PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert den 21. juni 2007, med følgende varefortegnelse: PC-er, computer hardware, computermonitorer, dataskjermer.

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Søknad nr Søker: Hewlett-Packard Development Company LP, State Highway 249, TX77070 Houston, Texas, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 23. februar 2010, hvorved ordmerket TOUCHSMART ble nektet registrert. Avgjørelsen ble sendt søkers norske fullmektig samme dag. Søknaden ble innlevert den 21. juni 2007, med følgende varefortegnelse: Klasse 9: PC-er, computer hardware, computermonitorer, dataskjermer. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets Første avdeling ble anført at merket TOUCHSMART er uregistrerbart som varekjennetegn i medhold av bestemmelsene i varemerkelovens 13 første ledd første og annet punktum (ny varemerkelov 14 annet ledd bokstav a og 14 første ledd annet punktum), da merket både fremstår som beskrivende for egenskaper og kvalitet ved varene og fordi det mangler det nødvendige særpreg for å kunne skille de aktuelle produkter fra andre produsenters tilsvarende varer i den alminnelige omsetning. Med hensyn til søkers argumentasjon under behandlingen av søknaden i Første avdeling, vises til sakens dokumenter. En avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd.

2 Annen avd. sak nr Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 23. februar 2010 hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Det søkte merket består av ordsammenstillingen TOUCHSMART. Vurderingen i den foreliggende saken er hvorvidt søkeren skal få enerett til denne sammenstillingen for varene PC-er, computer hardware, computermonitorer og dataskjermer i klasse 9. Spørsmålet er derfor om det søkte merket skal nektes fordi det vil oppfattes som en angivelse av egenskaper eller kvalitet ved varene, og fordi det ikke er egnet til å skille søkerens varer fra andres og dermed mangler varemerkerettslig særpreg for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven 13 første ledd første og annet punktum. Patentstyret er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte TOUCHSMART som et særskilt kjennetegn for denne type varer og tjenester. Søkerens fullmektig har anført at merket ikke kan anses utelukkende beskrivende, at det er et ord søker har konstruert selv som det ikke kan være noe friholdelsesbehov for, og at merket er registrert i OHIM, USA, Australia, Singapore, Hong Kong, Israel og Japan. Patentstyret har følgende bemerkninger til merkets særpreg. Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle varene merket ønskes registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene vil oppfatte merket. Merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 9 vil kunne være både næringsdrivende detaljister og private forbrukere, og anses derfor ikke som en særlig spesialisert gruppe. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Det søkte merket består av sammenstillingen TOUCHSMART. EU-domstolen har flere ganger uttrykt at når et merke består av flere elementer, er det nyttig å se på disse hver for seg før helheten vurderes - se for eksempel C-329/02, Sat.1. Det engelske ordet touch vil på norsk i lys av hvilke varer merket ønskes registrert for, forstås som enten substantivet berøring, kontakt, trykk eller anslag (på en tast), eller i verbform som å berøre, røre, trykke (på), føle (på) eller taste (på). Merkedelen TOUCH anses videre å ville forstås som en angivelse av at produktene har touch-funksjoner eller touch-applikasjoner. Dette vil si at de vil oppfattes å inneholde såkalt touch screen teknologi eller bare touch teknologi, på norsk også kalt touchteknologi eller berøringsteknologi. Produkter med denne type teknologi er trykkfølsomme og fingerbaserte, og muliggjør direkte navigering på skjermen med fingrene eller en navigeringspenn. Denne teknologien anses å ha svært intuitive brukergrensesnitt for datamaskiner, brukes selvfølgelig av mange andre produsenter av samme eller lignende varer enn søkeren. Den refereres også ofte kun til som touch, ved at det reklameres med at produktet har touch-funksjoner eller touchapplikasjoner, eller at varen omtales som en touch-maskin eller touch-mobiltelefon. På norsk brukes også noen ganger ordet trykkskjerm, for å underforstått angi at produktet inneholder touch screen teknologi. Ordet SMART brukes regelmessig i markedsførings- og reklamesammenheng om en lang rekke varer, og oppfattes vanligvis som et positivt ladet uttrykk for blant annet kapasitet, fleksibilitet og eleganse. I tillegg kan ordet SMART også brukes for å karakterisere produkter med høyteknologisk utforming, og for å indikere at produktet har selvtenkende, lure og intelligente egenskaper, løsninger eller funksjoner. Fullmektigen viser selv til at ordet i Collins English Dictionary oversettes til (of systems) operation as if by human intelligence by using automatic computer control. Det er for øvrig uten betydning at SMART også kan ha betydninger som ikke

3 Annen avd. sak nr er beskrivende, da det er den ovenfor anførte betydningen som i lys av de aktuelle varene er den mest nærliggende. Vi minner dessuten om at EU-domstolen i C-191/01 P, Doublemint har slått fast at et merke anses som beskrivende så lenge én mulig betydning av ordet direkte og umiddelbart kan oppfattes slik. Selv om SMART ikke skulle angi spesifikke egenskaper ved varene, vil det også ofte fremstå som en kvalitetsangivelse og derfor likevel være beskrivende. Den foreliggende varefortegnelsen omfatter nettopp varer av høyteknologisk karakter, hvor denne angivelsen kun vil være egnet til å oppfattes som rent kvalitets- og/eller egenskapsangivende for de aktuelle varene, dvs. som et beskrivende merke. Av samme grunn er ordet heller ikke egnet til å bli oppfattet som et særmerke for innehaveren. EU-domstolen har videre slått fast at når et merke består av to (eller flere) beskrivende ord, så er også helheten beskrivende. Unntaket er når det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte elementene. Tydelig er forskjellen først når sammenstillingen enten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, eller når sammenstillingen er så innarbeidet i språket at den har fått en egen betydning, se sak C-363/99, Postkantoor. Dette innebærer likevel ikke at det stilles noe krav om originalitet, fantasifullhet eller lignende, se også til dette C-329/02, Sat.1. Merket TOUCHSMART anses ikke å utgjøre en så tydelig forskjell i sammensatt form at dette skiller seg nok fra ordenes betydning hver for seg, eller at det har et litt utydelig meningsinnhold. Patentstyret er tvert i mot av den oppfatning at sammensetningen TOUCHSMART er egnet til å oppfattes som trykk smart, noe heller ikke fullmektigen tar avstand fra, og derfor som en angivelse av at varene har høyteknologiske touchfunksjoner. Dette vil være relevant for sentrale egenskaper ved alle søkers varer i klasse 9. PC-er og dataskjermer kan for eksempel være innrettet slik at de kan styres med fingrene på en smart måte ved berøring eller tastetrykk, eller at de ved lett berøring har smarte funksjoner. Dette kan eksempelvis være at man raskt kan trykke seg frem til den funksjonen man vil ha, eller at skjermen har en berøringsfølsom, intelligent funksjon. Sammensetningen TOUCHSMART anses derfor kun å ville oppfattes som en informasjon om at varene inneholder høyteknologisk touch screen teknologi, og TOUCHSMART vil derfor være en direkte og utvetydig angivelse av kvalitet og egenskaper ved varene. Det søkte merket er således beskrivende for de varer søknaden gjelder, jf. varemerkeloven 13 første ledd annet punktum. Fullmektigen har anført at det søkte merket er et konstruert og unikt ord som søker ved egeninnsats har skapt, og som ikke kan anses utelukkende beskrivende for de varer som er omfattet av varefortegnelsen. Dette er likevel ikke avgjørende når sammenstillingen, som argumentert for ovenfor, direkte oversatt har et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene i den alminnelige omsetningen. Se til dette EU-domstolens avgjørelse i sak C- 191/01, Doublemint. Fullmektigen har anført at det ikke gjør seg gjeldende noe friholdelsesbehov for sammenstillingen TOUCHSMART. Et eventuelt fravær av friholdelsesbehov gjør imidlertid ikke i seg selv et merke registrerbart. Forekomsten av et friholdelsesbehov er riktignok et moment ved vurderingen av om registrerbarhetsvilkårene i varemerkelovens 13 første ledd er oppfylt, men det avgjørende er om merket er egnet til å angi varenes kommersielle opprinnelse, og om det er beskrivende for de varer det er søkt registrert for, eller ikke. Fordi TOUCHSMART anses som en direkte og utvetydig beskrivelse av kvalitet og egenskap ved varene, anses det å foreligge friholdelsesbehov for denne angivelsen slik at også andre næringsdrivende fritt kan bruke en slik beskrivelse for de samme egenskapene i markedsføringen av sine varer uten at dette skal anses som et varemerkeinngrep. Det søkte merket anses videre heller ikke egnet til å skille søkerens varer fra andres, da det på grunn av kun å ville oppfattes som en henvisning til at produktene inneholder en smart type

4 Annen avd. sak nr teknologi med berøringsfunksjoner, mangler det varemerkerettlige særpreg som er nødvendig for å kunne registreres som et særskilt kjennetegn for én næringsdrivende. Se varemerkeloven 13 første ledd første punktum. Det er fra fullmektigens side anført at merket er registrert i EU, USA, Australia, Hong Kong, Israel, Singapore og Japan. Det fremheves for det første at merket er vurdert som tilstrekkelig distinktivt i engelsktalende land som USA og Australia, og for andre skandinaviske land innen EU. Etter fullmektigens syn er det ingen grunn til at merket skulle fungere bedre som varemerke i disse landene enn i Norge. Det at et engelsk ordmerke er registrert i et engelsktalende land innebærer imidlertid ikke at det automatisk anses som distinktivt også i Norge. Patentstyret må foreta en konkret, skjønnsmessig vurdering av merket i forhold til den norske gjennomsnittsforbrukeren. Vi har redegjort for hvorfor merket anses uregistrerbart i Norge, jf. drøftelsen over. Vi kan imidlertid ikke gi noen forklaring på hvorfor merket er vurdert annerledes i de anførte landene. Hvis merket er blitt registrert uten forutgående uttalelse vil det normalt ikke foreligge noen begrunnelse for vurderingen. Hvis det skulle foreligge uttalelser om merkets registrerbarhet, så har ikke fullmektigen fremlagt dokumentasjon for dette. Det faktum at merket er registrert gir lite informasjon om bakgrunnen for beslutningen. Patentstyret har derfor ikke grunnlag for å gi en forklaring på hvorfor merket er blitt vurdert forskjellig. Fullmektigen har videre vist til at særlig registreringene av merket i EU, USA og Australia bør tillegges betydelig vekt i lys av lovgivers uttrykte ønske om internasjonal rettsenhet på varemerkerettens område. Det gis derfor uttrykk for at det bør tilstrebes materiell rettsenhet og harmonisering med land også utenfor EU. Fullmektigen har ikke vist til hvor lovgiver har uttrykt dette ønsket, og denne anførselen kan derfor ikke føre frem. På det internasjonale planet har vi siden 1. juli 1885 imidlertid vært forpliktet til å følge Pariskonvensjonen av 20. mars 1883 om beskyttelse av den industrielle eiendomsrett. Ved ratifikasjonen av WTO-avtalen 7. desember 1994, ble Norge videre forpliktet til å oppfylle TRIPS-avtalen, som stiller visse minimumskrav til medlemsstatenes vern av immaterielle rettigheter, og som i artikkel 2 inkorporerer de fleste bestemmelsene fra Pariskonvensjonen. EØS-avtalen medførte at Norge 29. mars 1996 også tiltrådte Madridprotokollen, en avtale bygget på et system etablert ved Overenskomsten 14. april 1891 om internasjonal registrering av varemerker. Ingen av disse avtaleverkene inneholder imidlertid krav om den type harmonisering fullmektigen sikter til. Norsk tiltredelse til Singaporetraktaten (The Singapore Treaty on the Law of Trademarks) av 27. mars 2006, kan dessuten bli mulig når ny varemerkelov har trådt i kraft. Singaporetraktaten er en revisjon av varemerkelovtraktaten (Trademark Law Treaty) av 27. oktober 1994, og har som siktemål å harmonisere formelle krav og saksbehandlingsregler i de tilsluttede landene. Det er imidlertid en målsetning at europeisk rettsenhet realiseres, så langt dette er mulig (jf. Ot. prp. nr. 72 (199192) s. 80). Det følger av varemerkedirektivets fortale at formålet særlig har vært å oppnå en tilnærming av medlemsstatenes lovgivning, og at vilkårene for å registrere varemerker i prinsippet må være de samme i alle medlemsstatene, og da også på det materielle området. Hensynet til rettsenhet tilsier at det ved praktiseringen av varemerkeloven tas hensyn til varemerkedirektivets ordlyd, og til EU-domstolens praksis i den utstrekning denne praksis gir veiledning til tolkning av direktivet, samt til de tilsvarende bestemmelsene i Rådsforordning 40/94/EF om EF-varemerker, jf. 2. avdelings kjennelse nr. 6922, No more tangles. Dette innebærer at det er de samme rettslige normer og den generelle distinktivitetsnormen som kan utledes av blant annet rettspraksis, som skal legges til grunn som retningsgivende for avgjørelsen, og ikke det konkrete skjønn som tidligere har vært utøvd i lignende saker. Det at Patentstyret i denne enkeltsaken er kommet til et annet resultat enn OHIM, kan ikke tolkes som et uttrykk for manglende rettsenhet. Patentstyret skal ved registrerbarhetsvurderingen utøve et lovbundet skjønn. Et merkes registrerbarhet skal derfor vurderes ut fra gjeldende regelverk og ikke ut fra hvilke merker som er registrert tidligere. Dette støttes av en uttalelse fra Førsteinstansretten i EU i de forente sakene T-324/01 og T-110/02, Axion SA og Belce, premiss 51. Selv om det rettslige og

5 Annen avd. sak nr faktiske grunnlaget for de tidligere avgjørelsene stort sett er likt her i landet, kan tidligere avgjørelser derfor ikke tillegges avgjørende betydning. Vi viser til EU-domstolens dom i sak C 218/01, Henkel, premiss 63. Vi viser også til EU-domstolens avgjørelse, C-363/99, Postkantoor, premiss 44, hvor det slås fast at det at et merke er registrert i ett medlemsland ikke skal være utslagsgivende for registrerbarheten i et annet. Uttalelsen må tolkes slik at heller ikke praksis fra land utenfor EU er avgjørende for registrerbarheten i Norge. Enkeltstående og ubegrunnede avgjørelser av utenlandske registreringsmyndigheter kan dessuten ikke tillegges avgjørende vekt, fordi de ikke sier noe om hvilke rettslige normer de bygger på, og en heller ikke kan vite om avgjørelsene bygger på normer som er representative for rettsoppfatningen i vedkommende land. For å nå målet om rettsenhet må en følgelig se hen til begrunnede avgjørelser, og først og fremst avgjørelser fra de høyeste nasjonale domstoler og fra klageinstansene innen EU. Påberopte registreringsavgjørelser i parallelle eller lignende saker vil sjelden gi et representativt uttrykk for registreringspraksis. Ulike resultater i enkeltsaker kan følgelig ikke ses som uttrykk for manglende rettsenhet, jf. Høyesterettsavgjørelsen om merket God Morgon, inntatt i Rt s Førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets 2. avdeling i sak 6922, No more tangles, om at det "ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker", og at det ikke er "noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle forskjellig ut i de forskjellige land". Dette er senere fulgt opp av Patentstyrets 2. avdeling, blant annet i sak 7526, EasyUp, nr. 7809, PlayNow, nr (tredimensjonalt merke), og nr. 7825, Pagerank. Fullmektigen har anført at internasjonal registrering nr , SMART-TOUCH, er besluttet gjeldende i Norge, og at dette merket ikke skiller seg fra det søkte merket med hensyn til særpreg. Til dette vil vi for det første bemerke at vurderingen i den saken ble gjort for 10 år siden, og at utbredelsen av og kunnskapen om touchteknologi på det tidspunktet var mindre enn det er i dag. Det samme gjelder forståelsen av bruksområdet og innholdet av ordet smart. Vi må som tidligere anført vurdere hvert merkes registrerbarhet ut fra de konkrete forhold og ut fra hvordan dagens gjennomsnittsforbrukere vil oppfatte merket. Det må videre regnes med en viss ustøhet i praksis. Dersom man legger vekt på tidligere registreringer, uten å ta hensyn til tidligere avslag, vil dette over tid gi et skjevt bilde av registreringspraksis som fører til en uholdbar fastlåsing av skjønnet. Vi viser til avgjørelsene nr. 6690, Voicewriter, og nr. 6715, Multi shower, der Patentstyrets 2. avdeling uttaler at det generelt skal utvises forsiktighet med å legge vekt på tidligere registreringer. Patentstyret har derfor etter en helhetsvurdering kommet til at vilkårene for registrering etter varemerkeloven 13 første ledd ikke er oppfylt, da det søkte merket TOUCHSMART mangler tilstrekkelig særpreg til å kunne registreres. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkers klage over Patentstyret Første avdelings avgjørelse innkom mandag den 19. april 2010, innen klagefristens utløp. I klagen uttaler søkers fullmektig:

6 Annen avd. sak nr "Vi viser til Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 23. februar 2010 i ovennevnte sak, hvorved ordmerket TOUCHSMART ble nektet registrert under henvisning til varemerkeloven 13 første ledd. Vi skal på vegne av søker med dette klage avgjørelsen inn for Patentstyrets 2. avdeling, og vi ber snarest oversendt faktura for klageavgift slik at klagen kan opptas til realitetsbehandling. Klagen retter seg mot Patentstyrets vurdering av det anmeldte merke som beskrivende for de designerte varer og dermed uregistrerbart i henhold til varemerkeloven 13 første ledd andre punktum, og vurderingen av merket som uregistrerbart i henhold til varemerkeloven 13 første ledd første punktum som følge av en påstand om generelt manglende særpreg. For 2. avdeling ønskes anført de samme argumenter som for 1. avdeling, og vi skal av prosessøkonomiske hensyn nøye oss med i hovedsak å henvise til våre skriv i saken datert 3. mars og 4. november Vi vil i tillegg knytte en kommentar til 1. avdelings uttalelser omkring den eldre internasjonale registrering nr for ordmerket SMART-TOUCH i avgjørelsens nest siste avsnitt, hvor våre argumenter om likebehandling av liknende merke ble imøtegått med at SMART-TOUCH ble registrert for lenge tid siden, og at både Patentstyrets praksis og publikums kunnskap om touchteknologi er endret siden den gang. Ved et enkelt søk i Patentstyrets databaser fremgår med all ønskelig tydelighet at det av Patentstyret skisserte bilde nok må nyanseres betraktelig, da samtlige av de nedenstående ordmerker omfattende SMART i tillegg til et annet, dog med "touch" sammenlignbart element er besluttet registrert eller gjeldende i Norge i løpet av de siste 36 måneder: Smart Heat SMARTFLAKS SMARTSTORE SMARTPOOL ECOSMART ERGOSMART SMARTJECT MEDIASMART SMARTGUIDE SMART DRIVE CHEMSMART SMART HANDS SMARTWEEK SMARTSTOCK SMARTWOOL SMART SONE SMARTLINE SMARTPLUSS SMARTPAK SMART LAMP smartspace SMARTON EARTHSMART smartdent SMART PEN SMARTBURN

7 Annen avd. sak nr PROSMART Smart Air SMARTPOINT SmartFix Smart Bench SMARTLAX Vi kan i lys av de ovennevnte, etter vår oppfatning parallelle og sammenlignbare varemerkeregistreringer ikke se at det er hold i anførselen om noen praksisendring som altså skal begrunne ulik behandling mellom det anmeldte merket og den eldre registrering for SMART- TOUCH, eller mellom TOUCHSMART og ovenfor refererte, klart sammenlignbare og relativt nylig registrerte SMART-merker i det norske varemerkeregisteret. En opprettholdelse av nektelsen av TOUCHSMART på det av Patentstyret anførte grunnlag vil i lys av gjeldende administrativ praksis fremstå som vilkårlig forskjellsbehandling og grunnleggende urettferdig. Patentstyrets 2. avdelig bes på grunnlag av ovenstående, og det fra vår side tidligere anførte, overprøve Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 23. februar 2010, hvoretter henvisningen til varemerkeloven 13 første ledd forutsettes frafalt og det anmeldte merket besluttet registrert for søker." Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets konto den 11. mai 2010; innen fakturafristen. Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling i Annen avdeling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan i det vesentlige også slutte seg til avdelingens begrunnelse. Etter varemerkelovens 14 annet ledd bokstav a ( 13 første ledd første punktum i varemerkeloven 1961) kan et varemerke bare registreres dersom det er egnet til å skille søkerens varer fra andres. Etter varemerkelovens 14 annet ledd bokstav a skal et varemerke nektes registrert hvis det er beskrivende for varer eller tjenester som omfattes av søknaden. Ved tolkningen av varemerkelovens 14 annet ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (direktiv 2008/95/EF) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (forordning (EF) nr. 207/2009 ), jf. Rt s. 391 GOD MORGON.

8 Annen avd. sak nr Det følger av den tiende betraktning i fortalen til varemerkedirektivet, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være egnet til å garantere de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (opprinnelsesgarantifunksjonen), slik at disse, uten fare for sammenblanding, kan skjelne mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C- 39/97 Canon, Sml s. I-5507 (premiss 28) og C-299/99 Philips, Sml s. I-5475 (premiss 30). Bestemmelsene i varemerkedirektivets art. 3(1)(b) og (c) har som formål å sørge for at det ikke blir registrert varemerker som ikke kan realisere de nevnte formål, og skal dessuten vareta den allmenne interesse i at tegn som er beskrivende, eller som det for øvrig generelt er behov for å bruke i næringsvirksomhet, ikke blir belagt med enerett for en enkelt næringsdrivende (friholdelsesbehovet), jf. EU-domstolens avgjørelse i forente saker C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml s. I-2779 (premiss 25), forente saker C-53/01 til C-55/01 Linde, Sml s. I-3161 (premissene 73 og 75), sak C-191/01 P, DOUBLEMINT, Sml s. I (premiss 31) og Høyesteretts dom i Rt s. 391 GOD MORGON. Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, Sml s. I-2883, og i betraktning av hvorledes gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml s. I Annen avdeling er enig med Første avdeling i at det omsøkte merket er beskrivende for de varer merket er søkt registrert for, og slutter seg i alt vesentlig til Første avdelings begrunnelse i så henseende. Søker anfører i klagen at Første avdelings uttalelser omkring den eldre internasjonale registrering nr for ordmerket SMART-TOUCH må nyanseres betraktelig. Første avdeling har vist til at SMART-TOUCH ble registrert for lang tid siden, og at både Patentstyrets praksis og publikums kunnskap om touchteknologi er endret siden den gang. Søker har gjennom søk i Patentstyrets databaser funnet frem til en lang rekke merker som er registrert i senere tid, hvor elementet SMART inngår. Annen avdeling kan ikke se at disse registreringene innebærer noen avgjørende innvending mot å nekte registrering av TOUCHSMART. Det er sammenstillingen av

9 Annen avd. sak nr elementene TOUCH og SMART for de varer som inngår i søkers varefortegnelse som Første avdeling har tatt stilling til, og kommet til at er beskrivende. Denne vurderingen kan Annen avdeling slutte seg til. At SMART sammen med andre elementer kan ha tilstrekkelig særpreg til å registreres, har derfor begrenset interesse for herværende sak. Søkeren har også anført at det må legges vekt på at merket er blitt registrert EU. Annen avdeling har tatt dette i betraktning, men har ikke funnet å kunne tillegge det avgjørende vekt. Patentstyret skal ved registrerbarhetsvurderingen utøve et lovbundet skjønn. Det er den generelle distinktivitetsnorm som kan utledes av bl.a. rettspraksis, som må legges til grunn som retningsgivende for avgjørelsen, og ikke det konkrete skjønn som tidligere har vært utøvd i lignende men ikke nødvendigvis like registreringssaker. Dette gjelder også for avgjørelser fattet av utenlandske registreringsmyndigheter. Selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene skulle være i det vesentlige likt det som foreligger her i landet, kan de ikke tillegges avgjørende betydning, jf. EU-domstolens dom i sak C-218/01 Henkel, Sml s. I Ulike resultater i enkeltsaker kan ikke ses som uttrykk for manglende rettsenhet, jf. Rt s. 391 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling, i sak 6922, NIR 2000 s. 293 NO MORE TANGLES, om at det ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker, og at det ikke er noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle forskjellig ut i de forskjellige land. Mot denne bakgrunn må varemerket som helhet anses som beskrivende for de tjenestene som søknaden gjelder, jf. varemerkelovens 14 annet ledd bokstav a. Av samme grunn må varemerket anses å savne det for registrering nødvendige særpreg, jf. varemerkelovens 14 første ledd annet punktum. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. John Asland (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)