AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Transkript

1 AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/00031 Klager: Welltec A/S Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Kari Anne Lang-Ree og Martin Berggreen Rove har kommet frem til følgende

2 Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken: 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 5. februar 2016, hvor ordmerket WELLTEC FLUID IMAGER, internasjonal registrering nr med søknadsnummer , ble nektet virkning for følgende varer og tjenester: Klasse 9: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling and checking (supervision) apparatus and instruments; electric regulating and monitoring apparatus, observation instruments, navigational instruments, measuring instruments, apparatus and instruments for measuring and supervision (monitoring) of intrusion, circulation and accumulation of fluid in geothermal wells, oil and gas drilling and oil and gas wells, pipes and pipe systems on land and at sea; electric control and measuring apparatus for measuring and supervision (monitoring) of intrusion, circulation and accumulation of fluid in geothermal wells, oil and gas drilling and oil and gas wells, pipes and pipe systems on land and at sea; parts, fittings and accessories for the aforementioned goods, not included in other classes. Klasse 37: Klasse 42: Repair, maintenance, installation and supervision (prior to or during repair and maintenance) services in connection with oil and gas drilling, oil and gas wells and geothermal wells, including interior repair and maintenance of, and supervision with wells, pipes, pipelines and pipe systems in oil and gas drilling, oil and gas wells and geothermal wells on land and at sea; rental of tool machines, machine tools and mechanical devices for construction work, including installation, maintenance and repair, in connection with oil and gas drilling, oil and gas wells and geothermal wells; supervision (prior to or during repair and maintenance) of oil and gas drilling, namely drilling of oil and gas wells and geothermal wells. Technical project studies, underwater exploration and geological surveys, geological prospecting, oil prospecting, analysis for oil-field exploitation, technical research, quality control; supervision (monitoring), testing and quality control of oil wells, gas wells and geothermal wells; rental of apparatus and equipment for collection and processing of data in connection with extraction and processing of oil and gas; measuring and supervision (monitoring) of intrusion, circulation and accumulation of fluid in geothermal wells and in oil and gas drilling, wells, pipes and pipe systems on land and at sea. 3 Varemerket ble nektet av Patentstyret som følge av at det ble ansett for å være beskrivende, jf. varemerkeloven 14 andre ledd bokstav a, samt at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven 14 første ledd, jf. 70 tredje ledd. Merket ble også nektet på bakgrunn av det ble ansett å være forvekselbart med eldre internasjonal varemerkeregistrering nr , ordmerket WELLTECH, jf. varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd bokstav b jf. 70 tredje ledd. 4 Det motholdte merket, internasjonal registrering nr , ordmerket WELLTECH, er registrert med følgende varefortegnelse: Klasse 7: Electric apparatus included in this class, especially vacuum cleaners; electric kitchen machines included in this class, especially fruit presses. 2

3 Klasse 8: Klasse 9: Klasse 11: Klasse 14: Electric apparatus included in this class; especially hair cutting sets; especially flat irons of all kind. Electric apparatus included in this class, namely flat irons of all kind; electric apparatus for recording, transmitting and reproduction of sound and images, especially receivers therefor; computers, their peripherals, parts and accessories included in this class, including monitors, modems for computer, keyboards, disk, hard disk or CD drivers, printers, interfaces (interface devices or programs for computers), scanners. Electric apparatus included in this class, especially hair dryers; electric kitchen machines included in this class, especially coffee machines, egg cookers, toasters, water boiling apparatus, mini baking ovens. Pulse clocks or watches (non-medical, battery operated apparatus for checking the pulse). 5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 1. april Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 18. april 2016, jf. varemerkeloven 51 annet ledd. 6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: Den internasjonale registreringen består av ordmerket WELLTEC FLUID IMAGER i alminnelig skrifttype. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene er først og fremst profesjonelle aktører i industrien. Det første ordet WELLTEC er sammensatt av WELL som på norsk betyr «brønn» og TEC som på norsk betyr «teknologi» eller «teknikk». Sammenstillingen vil direkte oversettes til «brønnteknologi» eller «brønnteknikk». FLUID er en betegnelse på «flytende væske» og IMAGER er en innretning som avbilder noe. FLUID IMAGER vil sammen oppfattes som en angivelse av en innretning som avbilder flytende væske. Varene i klasse 9 omfatter ulike apparater og instrumenter som er eller kan være til bruk i tilknytning til olje- og gassbrønner, blant annet for å detektere, regulere, overvåke og måle væskeinntrengning i brønnen. Varemerket WELLTEC FLUID IMAGER vil derfor direkte og umiddelbart oppfattes som en beskrivelse av egenskaper og formål ved slike varer. Når det gjelder tjenestene i klasse 37 og 42 vil merket kun gi anvisning på tjenestenes art og egenskaper, nemlig at de gjelder brønnteknikk/brønnteknologi og at tjenestene utføres ved hjelp av innretninger for avbildning av flytende væske. Når det gjelder utleie av verktøy og utstyr til bruk ved utføring av slike tjenester som nevnt i klasse 37 og 42, vil merket kun angi hva slags type utstyr som leies ut, nemlig brønntekniske innretninger for avbildning av flytende væske. Merkets betydningsinnhold er direkte relatert til de aktuelle varer og tjenester, og vil ikke oppfattes som suggestivt. Ordsammenstillingen gir heller ikke noe annet 3

4 helhetsinntrykk enn det ordene hver for seg gir. Merket er derfor beskrivende for de aktuelle varer og tjenester. Selv om en profesjonell omsetningskrets kan ha en høyere grad av oppmerksomhet, har ikke dette avgjørende vekt i vurderingen av om merket er beskrivende eller mangler særpreg. En særlig oppmerksom og spesialisert gjennomsnittforbruker, kan snarere tvert imot, knytte merkets betydning opp mot varene og tjenestene, når varene og tjenestene er relatert til teknologi som gjennomsnittsforbrukeren må forventes å kjenne særlig godt til. På grunn av merkets beskrivende meningsinnhold, har merket heller ikke tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg. Merket vil kun oppfattes som ren informasjon om varene og tjenestene, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen til et varemerke. Eldre internasjonal registrering nr og internasjonal registrering nr ble registrert på bakgrunn av innarbeidelse for nesten 10 år siden. Innarbeidelsesdokumentasjonen som ble brukt den gang er ikke tilstrekkelig for å registrere merket i nærværende sak på bakgrunn av innarbeidelse. Særpreg gjennom bruk er derfor ikke dokumentert i nærværende sak. Det legges ikke avgjørende vekt på de øvrige registreringene som innehaver har vist til. Hvert merke må vurderes separat ut fra de konkrete forhold og ut fra hvordan dagens gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket. Det bemerkes at tilsvarende merker som merket i nærværende sak tidligere har blitt nektet registrert. Idet merket angir sentrale egenskaper ved varene og tjenestene kan det ikke legges avgjørende vekt på vurderingen hos enkelte andre registreringsmyndigheter. Når det gjelder forvekslingsfare med den eldre internasjonale registreringen foreligger det vareslagslikhet i klasse 9. Det kan ikke legges vekt på at innehaverne av de to merkene i realiteten opererer i ulike markedssegmenter da det er varene slik de fremstår i registreringen som er avgjørende for vurderingen. Når det gjelder kjennetegnslikheten er det første ordelementet i begge merker, henholdsvis WELLTEC og WELLTECH, tilnærmet identisk. Dette skaper visuelle, fonetiske og betydningsmessige likheter da det er dette elementet som er det mest fremtredende og dominerende element i den eldre registreringen. Tillegget FLUID IMAGER er ikke tilstrekkelig til å skille merkene da dette kun fremstår som et beskrivende tillegg. Det foreligger fare for indirekte forveksling, og høyt oppmerksomhetsnivå hos gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne motvirke dette. Det kan ikke tillegges vekt at den eldre registreringen ble gitt virkning i Norge uten at søkers tidligere internasjonale registrering nr , ordmerket WELLTEC, ble ansett som et hinder. 4

5 7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: Omsetningskretsen består utelukkende av profesjonelle aktører innenfor bransjen, og følgelig må man anta at de har høyere grad av oppmerksomhet. Det presiseres også at det er få aktører, noe som gjør gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet enda høyere. Klager en er stor, verdensledende leverandør av robotløsninger for olje- og gassbrønner og må anses velkjent. WELLTEC FLUID IMAGER har en evne til å tiltrekke seg oppmerksomhet og feste seg i erindringen til gjennomsnittsforbrukeren. Merket er egnet til å skape en viss undring og det er ikke umiddelbart åpenbart hva merket skal beskrive. Sammensetningen av WELLTEC FLUID IMAGER vil ikke oppfattes som direkte beskrivende, men man må gå gjennom flere tankerekker for å komme frem til den beskrivende forståelsen. Merket kan derfor ikke nektes registrert. Klager viser til avgjørelsene i sakene 13/147 EASYSTRIPPER og 14/094 TANKJET som argument for at også merket i nærværende sak må godtas til registrering. Patentstyret har lagt for lite vekt på at merket er godkjent til registrering i Danmark, EU og Australia. Merket har iboende særpreg og må godtas til registrering. WELLTEC FLUID IMAGER er uansett innarbeidet som varemerke. Merket har vært klagers kjennetegn i over 20 år. Omsetningskretsen er godt kjent med at merket er varemerket til klagers varer og tjenester. Klager har tidligere fått registrert flere lignende varemerker i Norge, blant annet på grunn av innarbeidelse. Merket er ikke mindre innarbeidet i dag. Tidligere innarbeidelsesdokumentasjon vedlegges. I tillegg vedlegges nyere innarbeidelsesdokumentasjon fra 2010 og frem til Det foreligger ikke forvekslingsfare med internasjonal registrering nr , ordmerket WELLTECH, da både merkene og varene og tjenestene er ulike. Under enhver omstendighet opererer de to aktørene i ulike markeder og den aktuelle omsetningskrets har et høyt oppmerksomhetsnivå. Det taler også mot forvekslingsfare at klagers tidligere registrering ikke ble ansett som et hinder for registrering av ordmerket WELLTECH. Det foreligger ikke fare for at omsetningskretsen vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av merkene. 5

6 8 Klagenemnda skal uttale: 9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret. 10 Det aktuelle varemerket som skal vurderes består av den engelske ordsammenstillingen WELLTEC FLUID IMAGER. Nektelsesgrunnlaget etter varemerkeloven 16 bokstav a er bortfalt grunnet manglende fornyelse av den motholdte eldre internasjonale varemerkeregistrering nr , ordmerket WELLTECH. Klagenemnda vil i det følgende derfor kun vurdere hvorvidt merket kan nektes registrert etter varemerkeloven 14 første og andre ledd. 11 I vurderingen av om sammensetningen skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven 14 første ledd. 12 Høyesterett har uttalt i Rt GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven 14 første og annet ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). 13 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington. 14 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EUdomstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer og tjenester i klasse 9, 37 og 42 vil i all hovedsak være profesjonelle aktører i olje- og gassbransjen som man må kunne regne med har en skjerpet oppmerksomhet. Klagenemnda kan imidlertid ikke se at vare- og tjenestefortegnelsen er utformet på en slik måte at den profesjonelle omsetningskretsen har en enda høyere oppmerksomhet enn hva man ellers kan tillegge profesjonelle aktører grunnet få aktører i den spesifikke bransje, slik klager anfører. På grunn av den generelle og brede angivelse av varer i klasse 9, herunder for eksempel «photographic apparatus» and «weighing apparatus», vil omsetningskretsen for disse varene også omfatte alminnelige sluttbrukere idet vurderingen må skje ut fra de varer merket er søkt registrert for og ikke bare de varer merket faktisk brukes for. Omsetningskretsen kan derfor ikke anses å bestå utelukkende består av profesjonelle aktører. 6

7 Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 GUT SPRINGENHEIDE. 16 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 PAPERLAB avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 BIOMILD avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 SUPERSKIN avsnitt 25 og Det aktuelle merket som skal vurderes er WELLTEC FLUID IMAGER. Ordelementet WELLTEC er en sammenstilling av de engelske ordene WELL og TEC som på norsk betyr henholdsvis «brønn» og «teknologi» eller «teknikk». Det engelske ordet FLUID kan oversettes til «væske» og IMAGER er en innretning som avbilder noe. Klagenemnda mener at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en «brønnteknologisk innretning som avbilder væske». 18 Etter varemerkedirektivet skal et merke nektes registrert dersom det kan angi egenskaper ved de aktuelle varene, jf. artikkel 3. 1 bokstav C. Videre viser EUpraksis at det er tilstrekkelig at varemerket er egnet til å angi egenskaper ved varen eller dennes art, jf. for eksempel C-191/01 P Doublemint avsnitt Klagenemnda er av den oppfatning at merket for de aktuelle varene vil kunne oppfattes av gjennomsnittsforbrukeren som å beskrive at de ulike apparatene og instrumentene i klasse 9, avbilder væske og derfor kan brukes i forbindelse med blant annet veiing, måling og overvåkning av væske i olje- og gassbrønner. Når det gjelder tjenestene i klasse 37 og 42, mener Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som å kunne beskrive brønnteknologiske tjenester som avbilder væske og som dermed kan benyttes ved for eksempel reparasjon og vedlikehold av olje- og gassbrønner. For tjenestene som gjelder utleie av verktøy og utstyr, kan merket oppfattes som kun å beskrive hva slags utstyr og verktøy som leies ut, nemlig brønnteknologisk utstyr for avbildning av væske. 20 Klager har anført at det høye oppmerksomhetsnivået hos den profesjonelle gjennomsnittsforbrukeren må ha innvirkning på særpregsvurderingen. Selv om det kan legges til grunn et særlig oppmerksomhetsnivå hos den profesjonelle omsetningskretsen, vil ikke dette ha avgjørende betydning for særpregsvurderingen av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH avsnitt 48. Tvert imot er det sannsynlig at en særlig oppmerksom gjennomsnittsforbruker lettere vil kunne knytte merkets beskrivende betydning opp mot de aktuelle varer og tjenester, idet disse nettopp er knyttet opp mot et spesialisert område som gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha særlig kjennskap til. 21 Klager anfører at Patentstyret har lagt for lite vekt på at merket er registrert i Danmark, EU og Australia. 7

8 22 I nærværende sak, hvor merket er funnet rent beskrivende, kan Klagenemnda ikke legge avgjørende vekt på at merket er registrert i Danmark, EU og Australia. Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser til Rt s. 391 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EUdomstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning. 23 Klager har vist til Klagenemndas avgjørelser i sak 13/147 EASYSTRIPPER og sak 14/094 TANKJET. Klagenemnda er ikke enig i at ordsammenstillingen i nærværende sak skaper undring og at det ikke er umiddelbart åpenbart hva dette merket skal beskrive. Sakene anses derfor ikke å være parallelle. Under enhver omstendighet er det den generelle distinktivitetsnorm som kan utledes av blant annet rettspraksis, som må legges til grunn som retningsgivende for vurderingen, og ikke det konkrete skjønn som har vært utøvd i tidligere, men ikke nødvendigvis like saker. 24 Etter Klagenemndas vurdering foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket WELLTEC FLUID IMAGER og varene og tjenestene i nærværende sak. Ordsammenstillingen er ikke uvanlig eller overraskende og gir ingen annen betydning sammen enn betydningen av ordene hver for seg. Det er heller ikke nødvendig for gjennomsnittsforbrukeren å gå gjennom flere tankerekker for direkte og umiddelbart å oppfatte betydningen av sammenstillingen slik klager hevder. Den aktuelle omsetningskretsen vil kunne oppfatte merket som en angivelse av egenskaper og formål ved varene og tjenestene. Merket er derfor beskrivende og må nektes registrert etter varemerkeloven 14 andre ledd bokstav a. 25 I vurderingen av om et merke er særpreget etter varemerkeloven 14 første ledd annet punktum og annet ledd skal det tas hensyn til alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen, særlig til virkninger av bruk av varemerket før dette tidspunktet, jf. varemerkeloven 14 tredje ledd. Høyesterett har uttalt i Rt s GULE SIDER, at det skal «meget til for at et deskriptivt merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke til å kunne registreres». 26 Klager har anført at de er en verdensledende leverandør av robotløsninger for olje- og gassbrønner og at merket må anses å ha innarbeidet tilstrekkelig særpreg for de aktuelle varer og tjenester på søknadstidspunktet, jf. varemerkeloven 3 tredje ledd. Klager har i denne forbindelse vedlagt diverse dokumentasjon, herunder utskrifter fra hjemmeside, markedsføringsmateriell, presseuttalelser, nyhetsartikler, selskapspresentasjoner, etc. 27 Til tross for fremleggelse av en stor mengde dokumentasjon, viser dokumentasjonen ikke at merket er innarbeidet etter varemerkeloven 3 tredje ledd. Mye av dokumentasjonen er udatert og kan derfor ikke legges vekt på. Videre inneholder den i all hovedsak kun henvisninger til WELLTEC alene og 8

9 ikke til WELLTEC FLUID IMAGER som er merket som foreliggende søknad gjelder. Dokumentasjonen viser ikke varigheten, intensiteten eller omfanget av bruken av WELLTEC FLUID IMAGER på en tilstrekkelig måte, eller hvem og hvor mange som har vært eksponert for bruken av dette merket. Klagenemnda kan derfor ikke se at bruken har hatt den virkning at merket har innarbeidet seg tilstrekkelig særpreget, jf. varemerkeloven 14 første og annet ledd jf. tredje ledd. 28 Klager har anført at de tidligere har fått registrert flere lignede merker i Norge blant annet på grunn av innarbeidelse. Klagenemnda har imidlertid ikke hatt disse sakene til vurdering og kjenner ikke til grunnlaget for registreringene. Klagenemnda må uansett vurdere et merke ut fra dagens situasjon og den innarbeidelsesdokumentasjon som klager har innlevert i denne omgang. Klagenemnda kan ikke se at dokumentasjonen er tilstrekkelig for registrering av merket i nærværende sak, og det er derfor uten betydning at klager tidligere har fått registrert lignende merker basert på samme og/eller lignende dokumentasjon. 29 For de aktuelle varene og tjenestene vil varemerket på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold ikke være egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres da det mangler varemerkerettslig særpreg. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Merket må derfor også nektes registrert etter varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. 30 Merket WELLTEC FLUID IMAGER nektes derfor registrert, jf. varemerkeloven 14 første og annet ledd. Det avsies slik 9

10 Slutning 1. Klagen forkastes. 2. Internasjonal registrering nr , WELLTEC FLUID IMAGER, nektes virkning i Norge. Elisabeth Ohm Kari Anne Lang-Ree Martin Berggreen Rove (sign) (sign) (sign) 10