AVGJØRELSE 23. september 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Transkript

1 AVGJØRELSE 23. september 2016 Sak 16/00041 Klager: Beachbody, LLC Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Tore Lunde har kommet frem til følgende

2 Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken: 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 24. februar 2016, hvor internasjonal registrering nr , søknadsnummer , det følgende kombinerte merket, ble nektet virkning: Merket ble nektet virkning for følgende varer og tjenester: Klasse 9: Pre-recorded DVDs, and CDs, featuring exercise, fitness, and dietary information instruction; downloadable, interactive multimedia computer software featuring audio, audiovisual and video training information on the subject of physical exercise, physical exercise equipment, diet and nutrition, and pictures, images, text, and photos related thereto; downloadable electronic game software. Klasse 41: Providing a web site featuring on-line instruction in the field of physical exercise and nutrition and tracking progress of workouts; educational services and online educational services, namely, providing instruction in the fields of exercise equipment, physical exercise and nutrition, and instructional materials distributed in connection therewith; physical fitness training services, namely, tracking progress of workouts for others; entertainment services, namely, conducting contests; education and entertainment services, namely, providing a website featuring non-downloadable musical performances, musical videos, related audio, video and film clips, photographs, and other multimedia materials featuring information in the field of exercise and physical fitness; educational services, namely, providing web-based, classroom and other training in the field of exercise equipment, physical fitness, diet and nutritional programs for certification of and continuing education for instructors and distribution of training material in connection therewith; educational services, namely, conducting classes, seminars, conferences, workshops, and field trips in the field of exercise equipment, diet and nutritional programs, and sales techniques and distribution of training material in connection therewith; membership club services, namely, providing training to members in the field of exercise equipment, diet and nutritional programs, and sales techniques; educational services, namely, offering of assessments and surveys in the field of educator training and performance for the purpose of improving teaching procedures; physical fitness training services and consultancy; providing information in the field of exercise training. 3 Varemerket ble nektet som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven 14 første ledd, jf. 70 tredje ledd. 4 Klage innkom 25. april Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt Klagenemnda for videre behandling den 19. mai 2016, jf. varemerkeloven 51 annet ledd. 2

3 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: Det kombinerte merket består av teksten 21 DAY FIX som har betydningen «21 dagers løsning/kur» på norsk. Den figurative utformingen består av at de to første elementene, 21 DAY er skrevet i kursiv og er plassert over ordelementet FIX, som er skrevet med tykkere font. Sett i lys av de varer og tjenester merket er søkt virkning for, vil omsetningskretsen først og fremst bestå av privatpersoner. Omsetningskretsen kan også være profesjonelle aktører som jobber med å hjelpe andre i relasjon til trening og kosthold. Selv om tekstelementet ikke er en fullstendig setning, har den likevel et klart meningsinnhold for de aktuelle varene og tjenestene. Når gjennomsnittsforbrukeren ser teksten 21 DAY FIX vil han/hun umiddelbart forstå denne som en angivelse av at treningen eller kostholdsplanen vil gi effekt etter 21 dager. Teksten i merket vil bli forstått umiddelbart, og uten tolkning, som en angivelse av sentrale egenskaper ved varene og tjenestene. Det er teksten i merket som dominerer i merket. De figurative elementene er beskjedne. Det at 21 DAY er skrevet med kursiv og FIX er skrevet med fet font er verken spesielt eller særpreget. Heller ikke det at elementene er plassert over hverandre tilfører merket som helhet særpreg. En ordinær font og plassering av ordene oppå hverandre er ikke tilstrekkelig til å trekke oppmerksomheten bort fra den rent beskrivende teksten i merket. Gjennomsnittsforbrukeren vil kun legge merke til teksten i merket og forstå denne som direkte beskrivende. Når merket ikke inneholder elementer som alene eller satt sammen vil gjenkjennes som noens opphav, er ikke merket egnet til å skille innehaverens varer og tjenester fra andres. Til forskjell fra det kombinerte merket FRESH, som KFIR vurderte som distinktivt i sak VM 13/035, har ikke innehavers merke farger eller figurative elementer som gjennomsnittsforbrukeren vil kunne feste seg ved i en omsetningssituasjon. Det foreligger ikke et friholdelsesbehov for merket. Merket er like fullt beskrivende og mangler særpreg. Det at merket er registrert i en rekke jurisdiksjoner har vært et moment ved vurderingen, men kan ikke bli tillagt avgjørende vekt når merket som helhet oppfattes som direkte og umiddelbart beskrivende. Merket nektes virkning. 3

4 6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: Teksten i det kombinerte merket har betydningen «21-dagerfastsettelse/skaffet» på norsk, og er ikke beskrivende. Patentstyret har lagt for liten vekt på merkets figurative utforming. Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som et varemerke og garantifunksjonen er oppfylt. Omsetningskretsen består av både profesjonelle og alminnelige sluttbrukere. Enkelte tjenester henvender seg til en profesjonell krets, og Patentstyret har ikke hensyntatt at en profesjonell omsetningskrets har et høyere oppmerksomhetsnivå enn den alminnelige forbruker. Merket 21 day FIX er som helhet ikke beskrivende for varer som treningsvideoer i klasse 9, eller for tjenester som on-line instruksjoner innen fysisk trening og kosthold i klasse 41. Merket gir kun en suggestiv henvisning til at man vil kunne oppnå et resultat på 21 dager. Det foreligger ikke et friholdelsesbehov for betegnelsen 21 day FIX. Betegnelsen er ikke bygget opp grammatikalsk korrekt og er ikke en komplett setning. Tekstelementet 21 day FIX kan beskrive så mangt, ikke bare trening og ernæring. Omsetningskretsen vil ikke umiddelbart forstå at varene/tjenestene vil gi en effekt etter 21 dager. Ordelementet FIX og den unaturlige setningen, er særpreget også for varer og tjenester som angår trening og ernæring. Merket er utformet som en logo og det er brukt små og store bokstaver. Videre er ordelementene skrevet i både kursiv og i bold, og ordene er rammet inn i en grå firkant. Dette er elementer som gir merket særpreg. Det vises til KFIR sin avgjørelse i VM 13/035 FRESH. Patentstyrets vurdering er for streng sammenlignet med sammenlignbare jurisdiksjoner. Det vises til at merket er registrert i land som UK, USA, Tyskland, Danmark, Frankrike, Island og EU. Patentstyret skal ha som retningslinje at norsk registreringspraksis ikke skal være strengere enn det som er vanlig i EØSområdet. 7 Klagenemnda skal uttale: 8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret, men har delt seg i et flertall og et mindretall. 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av en sammenstilling av tallet 21 og de engelske ordene DAY og FIX, slik det er gjengitt i avsnitt 2 ovenfor. 10 Førstvoterende, Elisabeth Ohm, har følgende syn på saken: 4

5 11 I vurderingen av om sammenstillingen skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven 14 andre ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven 14 første ledd. 12 Høyesterett har uttalt i Rt GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkelovens 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). 13 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EUdomstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington. 14 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klassene 9 og 41 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. 16 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 PAPERLAB avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 BIOMILD avsnitt 37, og EUrettens avgjørelse T-486/08 SUPERSKIN avsnitt 25 og Førstvoterende er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte det kombinerte merket 21 DAY FIX som beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 41, jf. varemerkeloven 14 andre ledd bokstav a. 18 Når det gjelder tekstelementet i merket, består dette av tallet 21 og de to vanlige engelske ordene DAY, som på norsk betyr «dag», og FIX som på norsk betyr «ordne» eller «løsning». FIX brukes også i vanlig dagligtale som forkortelse for å «fikse» eller «løse» noe. 5

6 19 Den internasjonale registreringen omfatter varer som «Pre-recorded DVDs, and CDs, featuring exercise, fitness, and dietery information» og «computer software» som inneholder blant annet treningsinformasjon. Videre omfatter registreringen tjenester i klasse 41 som relaterer seg til drift av Internettsider med veiledning om trening og kosthold. 20 Sett i lys av at de aktuelle varene og tjenestene relaterer seg til kosthold og trening finner førstvoterende at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte tekstelementet som en angivelse av at bruk av disse varene eller tjenestene vil gi resultater i løpet av 21 dager, for eksempel ved at en blir fysisk sterkere, eller går ned i vekt. 21 Førstvoterende er ikke uenig med klager i at tekstelementet kan forstås på flere måter. Det fremgår imidlertid av praksis fra EU-domstolen at der et merke har et flertydig meningsinnhold er det tilstrekkelig at en av måtene å forstå merket er beskrivende, jf. blant annet C-191/01 DOUBLEMINT avsnitt Videre har klager særskilt anført at merket i alle tilfeller ikke vil være beskrivende for varen «downloadable electronic game software» i klasse 9. Etter førstvoterende sitt syn er denne angivelsen svært vid, og kan omfatte programvare for spill som knytter seg til kosthold og trening, for eksempel i form av spill som motiverer til trening eller kostholdsendringer. Merket vil derfor være beskrivende for denne type programvare. 23 Tekstelementet anses etter dette som direkte og umiddelbart beskrivende for samtlige varer og tjenester som omfattes av den internasjonale registreringen. Merket inneholder også et figurativt element, og spørsmålet blir hvorvidt det figurative elementet tilfører merket tilstrekkelig særpreg til at sammenstillingen er registrerbar som helhet, jf. blant annet C-37/03 BIOID, avsnitt 29 og T-552/14 EXTRA, avsnitt 15 og 20. De figurative elementene må i tilfelle være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet T-559/10 NATURAL BEAUTY, avsnitt Tekstelementets figurative utforming består i at tallet 21 og ordet DAY er skrevet i kursiv med små bokstaver, mens ordet FIX er skrevet med store bokstaver i fet font. Tekstelementets utforming anses som enkel, banal og uten særpreg. Merkets figurative utforming tilfører ikke merket det nødvendige særpreg, og sett under ett anses merket som egenskapsangivende for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven 14 andre ledd. 25 Klager har vist til eldre praksis fra Klagenemnda, herunder Klagenemndas avgjørelse i VM 13/035 vedrørende det kombinerte merket FRESH, og anført at merket i den saken var like enkelt utformet som merket i nærværende sak. Førstvoterende bemerker at det har skjedd en utvikling i EU-rettspraksis de senere årene vedrørende særpregsvurderingen for kombinerte merker med beskrivende tekstelement, jf. blant annet rettspraksis henvist til i avsnitt 23 ovenfor. Som en følge av denne innstrammingen anses Patentstyrets avgjørelse i foreliggende sak å være i tråd med dagens rettstilstand. 26 På grunn av merkets rent beskrivende meningsinnhold finner førstvoterende at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. Varemerkeloven 14 første ledd andre punktum. 6

7 27 Klager har videre vist til at merket er godkjent i UK, USA, Tyskland og EU. Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Mindretallet viser til Rt s. 391 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel, gjentatt i T-610/13 GREASECUTTER. Rettstilstanden anses for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringavgjørelsene i det alt vesentlig skulle være lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning. 28 På denne bakgrunn er førstvoterende kommet til at merket må nektes virkning for samtlige varer og tjenester i klasse 9 og 41, jf. varemerkeloven 14 andre ledd bokstav a og første ledd. 29 Flertallet bestående av Thomas Strand-Utne og Tore Lunde, har følgende syn på saken: 30 Det er enighet om de rettslige utgangspunktene og relevansen av den praksis som førstvoterende har vist til. Det er også enighet om at merkets figurative utforming ikke i seg selv er tilstrekkelig særpreget til at merket blir registrerbart. 31 Flertallet finner imidlertid at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte merket som beskrivende for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven 14 første annet ledd bokstav a. 32 Etter flertallets syn har ikke tekstelementet 21 DAY FIX noen konkret eller klar betydning i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene, og merket som helhet er egnet til å vekke en viss undring. 33 Tekstelementet 21 DAY FIX sett under ett henspiller på at varene eller tjenestene kan gi en slags effekt, eller at noe vil skje i løpet av 21 dager, og merket anses som suggestivt. Ordelementet «fix» har imidlertid et vagt meningsinnhold, og hvilken effekt, eller hvilket resultat som oppnås fremstår som uklart. Merket har følgelig ikke et tilstrekkelig presist meningsinnhold til at det vil oppfattes som direkte og umiddelbart beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene. 34 Videre har merket 21 DAY FIX evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og er av en slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket. Merket vil etter flertallets syn oppfattes som et varemerke for noens varer eller tjenester og oppfyller følgelig garantifunksjonen, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. 35 I vurderingen av om merket må anses registrerbart i Norge har flertallet også sett hen til, men ikke lagt avgjørende vekt på at merket er blitt akseptert i EU, og i land hvor gjennomsnittsforbrukeren må antas å være godt kjent med det engelske språk, herunder Danmark, Sverige og Island. 36 På denne bakgrunn er flertallet kommet til at merket må gis virkning i Norge for samtlige varer og tjenester. 7

8 Etter stemmegivning avsies slik: 8

9 Slutning 1. Klagen tas til følge. 2. Internasjonal registrering nr , 21 DAY FIX, gis virkning i Norge. Elisabeth Ohm Thomas Strand-Utne Tore Lunde (sign) (sign) (sign) 9