PROTOKOLL. Søknad nr

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Varemerkesøknad nr Søker: Louis Vuitton Malletier, Paris, Frankrike Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. november 2007 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 27. januar 2006, hvorved nedenstående figurmerke ble besluttet nektet registrert. Avgjørelsen ble sendt søkerens fullmektig samme dato. Søknad nr Nevnte varemerke er søkt registrert for: Kl. 18: Lær og lærimitasjoner; reisevesker, reisebestikk av lær, kofferter og vadsekker, garderobeposer for klær (for reiseformål), kosmetikkofferter, ryggsekker, skuldervesker, handvesker, dokumentkofferter, dokumentmapper, poser av lær for emballasje, lommeboker, punger, portemoneer, etuier for nokler (lærvarer), kortholdere, sjekkhefteomslag, etuier forlommekalendere og notisboker; paraplyer. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren.

2 2. avd. sak nr Under behandlingen i 1. avdeling ble det anført at merket mangler varemerkerettslig særpreg, og således er uregistrerbart i medhold av varemerkelovens 13 første ledd. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Det søkte merket består av bildet av et mønster som består av uregelmessige horisontale hvite linjer/tråder på grå bakgrunn. Spørsmålet er om det søkte merket skal nektes fordi det ikke er egnet til å skille søkerens varer fra andres og dermed mangler varemerkerettslig særpreg for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven 13 første ledd første punktum. Det søkte merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for blant annet "Lær og lærimitasjoner, kofferter, portemoneer, sjekkhefteomslag og paraplyer" i klasse 18 kan være både profesjonell og privat, og må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Patentstyret kan ikke legge vekt på at søker selger kostbare artikler i bestemte utsalgssteder. Distinktivitetsvurderingen må foretas i forhold til de varene merket søkes registrert for. Behandlende medlem er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte det søkte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Fullmektigen anfører at merket viser et unikt bølgemønster bestående av striper som er tredimensjonale og opphøyde. Merket er på denne måten særpreget i seg selv. Det hevdes videre at det er svært vanlig at kommersiell opprinnelse, for de aktuelle varene, identifiseres gjennom varens utseende, herunder mønster. Patentstyret er ikke enig i at denne anførselen kan føre frem. Som fullmektigen selv påpeker er det her snakk om et mønster eller varens utseende. Det søkte merket består av et mønster som gir inntrykk av å bestå av et linje/trådsystem med uregelmessige horisontale linjer/tråder. Merket fremstår som et ordinært mønster eller struktur uten å være iøynefallende eller på annen måte særpreget. Behandlende medlem kan ikke se at den tredimensjonale effekten, dette mønsteret/strukturen skulle skape, tilfører merket som helhet det nødvendige særpreg. Det er vanlig at for eksempel vesker, kofferter eller lommebøker har mønster/struktur med forskjellig utforming. Patentstyret er heller ikke enig i at det er vanlig at kommersiell opprinnelse identifiseres gjennom mønster/struktur for de aktuelle varene. Vesker, lommebøker og lignende identifiseres normalt gjennom varemerker knyttet til produktet, ikke produktets mønster/struktur. Kun i spesielle tilfeller der merkeinnehaverens særlige kjennetegn er inkorporert i selve mønsteret, mønsteret i seg selv er spesielt og iøynefallende, eller merket er innarbeidet, vil mønsteret kunne oppfylle lovens krav. Av denne grunn vil det søkte merket mangle særpreg, da det ikke er egnet til å skille en næringsdrivendes varer fra en annens. I stedet for å peke ut én kommersiell opprinnelse vil mønsteret eller strukturen bli oppfattet som et dekor eller som et utsnitt av de aktuelle varene. Selv om mønsteret eller strukturen for så vidt kan skape positive idéer eller assosiasjoner, er det ikke egnet til å fungere som en opprinnelsesgaranti, som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. EF domstolens avgjørelse C-49/02 Heidelberger Bauchemie, premiss 38. For at merket skal ha en slik funksjon må det etter Patentstyrets oppfatning vært innarbeidet for de aktuelle varene.

3 2. avd. sak nr Fullmektigen viser til at det søkte merket er registrert som EF-varemerke. Registreringen er tatt med i vurderingen, men ikke funnet å kunne tillegges avgjørende vekt i denne saken. Om et merke er registrerbart, skal vurderes i henhold til gjeldende regelverk og i forhold til den generelle distinktivitetsnorm som kan utledes av bl.a. rettspraksis, herunder EF-domstolen. Patentstyret skal ved denne vurderingen utøve et lovbundet skjønn. Behandlende medlem må på grunnlag av det ovenfor nevnte foreta en konkret vurdering av det søkte merket i forhold til den norske gjennomsnittsforbruker. Den konkrete skjønnsutøvelsen som er foretatt av varemerkemyndigheten OHIM, blir på denne bakgrunn et moment, men binder ikke vår skjønnsutøvelse i vurderingen av samme merke. Denne vurderingen støttes av EF-domstolens avgjørelser C-363/99, Postkantoor, premiss 44 og C-37/03, BioID, premiss 47. Fullmektigen har også vist til at merket er registrert i en rekke andre land, som for eksempel USA, Storbritannia, Frankrike og Sveits. Til dette skal bemerkes at enkeltstående avgjørelser fra utenlandske registreringsmyndigheter etter fast praksis ikke kan tillegges avgjørende vekt fordi vi ikke kjenner bakgrunnen for registreringene av de utenlandske merkene, som kan ha skjedd etter eksempelvis innarbeidelse av merket. Dette støttes av flere avgjørelser fra Annen avdeling, blant annet nr Power user, 6922 No more tangles og 6841 scantruck. Fullmektigen har til slutt vist til tidligere registreringer, som han mener er sammenlignbare med det søkte merket, jf. registrering nr (figur) og int. registrering nr (figur). Disse avgjørelsene er vurdert ved avgjørelsen av det søkte merket, men de er ikke tillagt avgjørende vekt. I forhold til int. registrering nr uttalte 2. avd. at merket manglet særpreg fordi slike mønstre/strukturer er meget vanlige for slike varer. Etter begrensning i varefortegnelsen ble merket likevel registrert da søker hadde dokumentert at han har vært en betydelig leverandør av slike halvfabrikata til det norske markedet, og merket ble derfor ansett å ha ervervet særpreg gjennom bruk. I forhold til registrering nr , fremstår ikke dette merket i samme grad som et mønster, merket fremstår som et avgrenset merke, det er utformet på en annen måte og registrert for andre varer. De anses ikke analoge med denne saken. Med hensyn til anførselen om at det søkte merket har vunnet særpreg gjennom bruk, kan behandlende medlem ikke se at det innsendte materialet tilstrekkelig dokumenterer at merket er innarbeidet eller brukt slik loven krever, jf. varemerkeloven 2 og 13 første ledd. Dokumentasjonen må vise at merket er alminnelig kjent blant den relevante omsetningskretsen her i riket for de aktuelle varer eller tjenester, og at det har vært brukt intensivt eller i en lengre periode før varemerkesøknaden ble innlevert. Den innsendte innarbeidelsesdokumentasjonen består av markedsføringstall, eksempler på omtale i magasiner, annonser og omsetningstall. Det meste av dokumentasjonen viser ikke bruk av merket slik det ønskes registrert. Dokumentasjonen viser bilder av vesker og lommebøkene der varemerke LV eller LOUIS VUITTON fremgår på de fleste produktene. I disse tilfellene vil oppmerksomheten i forhold til merkebruk være knyttet til merkene LV eller LOUIS VUITTON, ikke mønsteret/strukturen på produktene. Videre viser markeds- og omsetningstallene i hovedsak til bruk i utlandet, ikke Norge. Fullmektigen viser da også til at varene foreløpig ikke er solgt her i landet, jf. brev av Behandlende medlem er enig i at markedsføring i magasiner som også leses i Norge, kan bidra til innarbeidelse her i riket. Men i de tilfeller produktene ikke er solgt i Norge, og markedsføringen i hovedsak finner sted i utlandet eller i utenlandske tidsskrifter, har en slik innarbeidelse redusert betydning for innarbeidelsesspørsmålet i Norge. Behandlende medlem kan derfor ikke se at det er tilstrekkelig dokumentert eller sannsynliggjort at en tilstrekkelig andel av omsetningskretsen her i riket anser det søkte merket som en næringsdrivendes særlige kjennetegn.

4 2. avd. sak nr Behandlende medlem har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven 13 første ledd og må dermed nektes registrert. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkerens foreløpige klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 24. mars Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 2. mai 2006, innen fakturafristens utløp. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I den nærmere begrunnelsen av klagen, som innkom den 2. mai 2006, anfører søkerens fullmektig: "1. Innledning Vi viser til brev fra Patentstyret av 27. mars 2006 hvor det gis en frist til 2. mai 2006 for å inngi en nærmere begrunnelse. Klagen er basert på at det søkte merket har det nødvendige særpreg for at merket skal kunne registreres, og at merket uansett må anses for å være innarbeidet her i riket, jfr. varemerkeloven 2 og 13. Vi viser i denne forbindelse til våre tidligere anførte argumenter ovenfor Patentstyrets Første Avdeling, samt tidligere innsendt dokumentasjon. Vi har følgende supplerende kommentarer og dokumentasjon til vurderingen av særpreg og innarbeidelse: 2. Merkets særpreg I omsetningskretsen for de søkte varer har det i lang vært vanlig å markere kommersiell opprinnelse for varene ved produsentenes anvendelse av ensartede mønstre, preget inn i utseendet til produktene. Slike ensartede mønstre preget inn i ulike produkter som for eksempel kofferter, skuldervesker og paraplyer, er med hensikt brukt av produsentene for å markere produktenes kommersielle opprinnelse, og for å markere avstand til andre produsenters produkter. Blant de fremstående og velkjente eksempler på slik varemerkebruk er bla. Burberry og Louis Vuitton. Gjennomsnittsforbrukeren, i Norge så vel som i andre land, er kjent med de store produsentenes praksis, og er dermed vant til at ensartede mønstre brukes for å angi de aktuelle produkters kommersielle opprinnelse. Denne tradisjonen blant produsenter av de aktuelle varer og den tilhørende oppfatningen i omsetningskretsen må tas i betraktning både i vurderingen av særpreg etter vml. 13 første ledd, og i vurderingen av om merket er innarbeidet etter vml. 2. Når det gjelder Louis Vuitton og søkers bruk av mønstre for å markere kommersiell opprinnelse, viser vi til at Monogram Canvas ble skapt allerede i 1896 nettopp for å angi produsent gjennom produktenes mønster, jf. Bilag 1, utdrag fra brorsjyren Louis Vuitton. L`art de traverse le temps/travelling Through Time.

5 2. avd. sak nr Når det gjelder det søkte figurmerket CUIR EPI, er dette et særpreget mønster, som i seg selv har adskillende effekt. Det søkte merket er skapt allerede i 1985, (og ikke 1992 som tidligere opplyst) og var ved utformingen inspirert av en pregning/et mønster Louis Vuitton brukte i 1920 årene, jf. Bilag 2, utdrag fra brosjyren: A la rencontre de Louis Vuitton Bilag 3, utdrag fra brosjyren: Louis Vuitton. A traveller s story Selve det søkte varemerket CUIR EPI er imidlertid ikke et tradisjonelt mønster som vanligvis preges inn i de aktuelle varer i klasse 18, men er en avbildning av et spesielt bølgemønster, som særpreges av at det fremstår med lett buede og ikke parallelle striper, som er tredimensjonale og opphøyde, og som gjør at merket helhetlig sett fremstår som et unikt og spesielt. Til underbyggelse av merkets registrerbarhet, viser vi til vedlagte oversikt over registreringer av det søkte merket på verdensbasis. Bilag 4, Oversikt over varemerkeregistreringer og søknader for merket CUIR EPI. Som det fremgår er det søkte merket CUIR EPI registrert som varemerke i 69 land, derunder Benelux, Frankrike, Italia, Monaco, Polen, Portugal, Spania, Sveits og Storbritannia, jf. [sic] Tilsvarende merker som det søkte merket CUIR EPI er også registrert som EU varemerker i ulike farger, jf. vedlegg: Bilag 5, Utskrifter av CUIR EPI CTM. At de aktuelle merker er figurmerker og ikke ordmerker, gjør at det ikke er samme grunn til å vise tilbakeholdenhet med å legge vekt på utenlandsk registreringspraksis, men tvert i mot viser de nevnte registreringer at det vil være i samsvar med internasjonal og europeisk varemerkerett å akseptere det søkte merket til registrering også i Norge. Ovenstående utenlandske registreringer, sammenholdt med det søkte merkes utforming og med den nevnte tradisjon og etablerte oppfatning blant kundekretsen for bruk av mønstre som kjennetegn, viser at det søkte merket i seg selv har tilstrekkelig særpreg til å bli registrert som varemerke i Norge. 3. Merkets innarbeidelse Når det gjelder innarbeidelse er Louis Vuittons varemerker og produkter et av verdens, om ikke verdens, fremste og mest kjente luksusvaremerke, og Louis Vuitton er altså kjent for å brande sine produkter gjennom blant annet mønsteret på selve varene. Merkets og produktenes etablerte posisjon på verdensbasis strekker seg også inn i Norge. Omsetningskretsen orienterer seg blant annet via utenlandske tidsskrifter som tidligere dokumentert ovenfor Patentstyret, mot de mest prestisjetunge varemerker og varer. At varene påført merket CUIR EPI er luksusvarer innebærer at merkene har en meget sterk gjennomslagskraft i markedet, og at merkene blir kjent blant omsetningskretsen raskt. At de aktuelle produkter i klasse 18 etter sin natur også er grenseoverskridende ved å være produkter brukt i forbindelse med reising, underbygger ytterligere at CUIR EPIs velkjenthet på verdensbasis viser velkjenthet i Norge. Selv om Louis Vuitton per i dag ikke har eget utsalg i

6 2. avd. sak nr Norge, er produktene og kjennetegnene til Louis Vuitton derfor også godt kjent i omsetningskretsen i Norge. At CUIR EPIs posisjon på verdensbasis har overføringsverdi til Norge, illustreres av den omfattende handel med Louis Vuitton piratkopierte vesker og lærvarer som foregår i Norge, jf. vedlagte artikkel fra Aftenposten: Bilag 6: utskrift av artikkel fra Aftenposten.no fra november 2005: Selger piratkopier på QXL. Piratkopierte merkevarer inntar nettauksjonene. På qxl får du kjøpt falske Lpouis Vuitton-vesker, Dior smykker og Chanel klokker. Merkets velkjenthet i Norge illustreres også av medieomtalen knyttet til Louis Vuittons planer om å etablere et utsalg i Norge, jf. vedlagte artikkel fra VG fra april 2006 og DN fra Januar 2006: Bilag 7: kopi av artikkel fra Dagens Næringsliv: Louis Vuitton i Akersgata Bilag 8: utskrift av artikkel fra vg.no Luksus- vesker til Norge. Verdens fremste luksusvaremerke, veskegiganten Louis Vuitton, etablerer seg i Oslo kommende høst Det søkte merket er innarbeidet i Norge, og registrerbart etter varemerkeloven Ytterligere dokumentasjon Søker arbeider fortsatt med å innsamle ytterligere dokumentasjon på det søkte merkes velkjenthet. Da dette viser seg å være tidkrevende, vil vi sende inn slik dokumentasjon på et senere tidspunkt, så snart vi mottar dette fra søker." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling. I henhold til varemerkelovens 13 første ledd første punktum, må et varemerke som skal registreres være egnet til å skille søkerens varer fra andres. Merket må ikke utelukkende eller bare med uvesentlige endinger eller tillegg gi uttrykk for varens art eller beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet for tilvirkningen ( 13 første ledd annet punktum). Bestemmelsene i 13 skal av hensyn til Norges forpliktelser etter EØS-avtalen tolkes i samsvar med EFs varemerkedirektiv (Rdir. 89/104) art. 3 (1)(b) og (c) og EF-domstolens praksis i den utstrekning denne praksis gir veiledning til tolkning av direktivet. Bestemmelsene i varemerkedirektivets art. 3(1)(b) og (c) har som formål å sørge for at det ikke blir registrert varemerker som ikke kan realisere de nevnte formål, og skal dessuten vareta den allmenne interesse i at tegn som er beskrivende, eller som det for øvrig generelt er behov for å

7 2. avd. sak nr bruke i næringsvirksomhet, ikke blir belagt med enerett for en enkelt næringsdrivende (friholdelsesbehovet), jf. EF-domstolens avgjørelse i forente saker C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml s. I-2779 (premiss 25), forente saker C-53/01 til C-55/01 Linde, Sml s. I-3161, premissene 73 75), sak C-191/01 P, DOUBLEMINT, Sml s. I Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml s. I Annen avdeling er enig med 1. avdeling i at det søkte merket ikke tilfredsstiller kravet til særpreg etter varemerkelovens 13, og kan for en stor del slutte seg til 1. avdelings begrunnelse for dette. Annen avdeling er av den oppfatning at merket ikke har iboende særpreg. Merket fremstår som en fotografisk avbilding av et bølgemønstret tekstil, som etter 2. avdelings oppfatning i utgangspunktet er egnet til å bli oppfattet som dekor snarere enn som angivelse av varers kommersielle opprinnelse. Annen avdeling kan heller ikke se at det er grunnlag for å legge særlig vekt på utenlandske registreringer av figurmerker, sammenliknet med ordmerker, slik søkeren har fremholdt i klagen. Hvorvidt merket skal kunne registreres, beror i denne situasjonen på om det har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkelovens 13 første ledd tredje punktum. Søkeren har i sin klage lagt stor vekt på at Louis Vuittons varemerker og produkter er svært kjent på verdensbasis i luksussegmentet for flere av de vareslag merket er søkt registrert for. Annen avdeling er innforstått med dette forhold, som imidlertid ikke er ensbetydende med at det omsøkte merket på søknadstidspunktet hadde oppnådd særpreg i Norge gjennom bruk. Annen avdeling kan ikke se at søkeren har klart å dokumentere at så er tilfellet. De ved klagen fremlagte avisartiklene fra tidsrommet fra november 2005 til april 2006 om nettauksjoner av piratkopierte Louis Vuitton-varer, samt åpning av utsalg i Oslo, gir ingen indikasjoner om bruken av det omsøkte merket i Norge på søknadstidspunktet. I samme stilling står reklamematerialet av utenlandsk opprinnelse. Det er ikke fremlagt dokumentasjon som viser at det på søknadstidspunktet var satt i verk særlige markedsmessige tiltak for å fremheve det omsøkte mønsteret overfor en norsk kundekrets. I denne situasjonen har ikke 2. avdeling holdepunkter for å legge til grunn at

8 2. avd. sak nr det omsøkte merket på søknadstidspunktet hadde oppnådd det nødvendige særpreget gjennom bruk, jf. varemerkelovens 13 første ledd tredje punktum. Klagen kan derfor ikke føre frem. Søkeren har i begrunnelsen for klagen 2. mai 2006 bebudet supplerende dokumentasjon. Da slik dokumentasjon fortsatt ikke er innkommet, må 2. avdeling legge til grunn at søkeren ønsker saken avgjort på det foreliggende grunnlag. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ole-A. Rognstad (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Are Stenvik (sign.)