Annen avdeling PROTOKOLL

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Int. reg. nr Nasj. ref. nr Registreringshaver: Balev Eood, kv Vladislavovo, bl. 224, vh. 2, ap. 50, 9000 Varna, Bulgaria Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Innsiger: Julius Sämann Ltd, Zug, Sveits Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 3. desember 2008, hvorved tidligere beslutning om å føre det nedenfor gjengitte internasjonalt registrerte figurmerket inn i det norske varemerkeregisteret, og dermed gi merket virkning i Norge, ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenparter av avgjørelsen ble samme dag oversendt partenes respektive fullmektiger. Int. reg. nr ( )

2 Annen avd. sak nr Notifikasjonen fra det Internasjonale Byrå (WIPO) av 10. august 2006 om at Norge er blitt utpekt som land det internasjonalt registrerte varemerket ønskes vernet i, omfattet alle varer merket er internasjonalt registrert som kjennetegn for, nemlig: Klasse 3: Klasse 5: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; hair lotions; dentifrices, aromatics (essential oils); products for perfuming linen; scented water, scented wood; flavorings for beverages (essential oils); cake flavorings (essential oils); breath-freshening sprays; aromatics for air freshening; soaps, perfumery, essential oils; cosmetics; eaux de toilette; eau-de-cologne; perfumes, deodorants for personal use, decorative products for cosmetic use, plant extracts for use as aromatics in cosmetic products, potpourris, disposable towels impregnated with cosmetic lotions, oils for perfumes and scents, fabric softeners. Pharmaceutical and veterinary products; sanitary products for medical purposes; disinfectants, oxygen baths, salts for mineral water baths, therapeutic preparations for the bath, smelling salts of all types, disinfectants for sanitary use, disinfectants for chemical toilets, fumigating sticks, deodorants other than for personal use, air freshening products, air purifying products, antiseptics, antiparasitic products and preparations for animal hygiene, refreshing and deodorizing products for medical or sanitary use. Merket ble besluttet innført i varemerkeregisteret den 7. mars 2007, med ovennevnte varefortegnelse, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 11/2007, med publiseringsdato mandag den 12. mars Innsigelse mot at den internasjonale registreringen kan gis vern i Norge innkom til Patentstyret den 14. mai 2007, innen innsigelsesperiodens utløp, jf. varemerkelovens 21 første ledd. Informasjon om at det er innkommet innsigelse mot at merket gis virkning i Norge ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 22/2007, med publiseringsdato mandag den 29. mai Innsigelsen var begrunnet med at det internasjonalt registrerte figurmerket (gjengitt ovenfor), er egnet til å forveksles med innsigers nasjonalt registrerte figurmerke (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert den 28. mai 1998 for varene "luftforfriskningsmidler" i klasse 5, og at det internasjonalt registrerte figurmerket således er blitt innført i varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd, jf. 49 annet ledd og 50.

3 Annen avd. sak nr Reg. nr ( ) Med hensyn til partenes argumentasjon under behandlingen av innsigelsessaken i Første avdeling vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse av 1. desember 2008 var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EFdomstolens avgjørelse C-251/97, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt s. 641, Superlek og Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EF-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn- Mayer, premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at den internasjonale registreringen og de registrerte merkene,

4 Annen avd. sak nr sett i forhold til de aktuelle varene vil henvende seg til både profesjonelle aktører, for eksempel detaljister, og helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren". Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Innsigers merker omfatter spesifiserte varer i klasse 5, nemlig "luftforfriskningsmidler". Innehavers merke gjelder for varer i klasse 3 og klasse 5, og det anses å være vareidentitet mellom "aromatics for air freshening" i klasse 3 og "air freshening products, air purifying products" i klasse 5 og innsigers varer. Det anses videre å være varelikhet mellom innsigers varer og varene "products for perfuming linen; scented water; scented wood, potpourris, disposable towels impregnated with cosmetic lotions, oils for perfumes ans scents" i innehavers klasse 3 og "fumigating sticks, deodorants other than for personal use, refreshing and deodorizing products for medical or sanitary use" i klasse 5. For de øvrige varene innehavers merke omfatter i klasse 3 og 5 anses det ikke å foreligge varelikhet med innsigers varer. Det foreligger således henholdsvis vareoverlapping og varelikhet, jf. varemerkeloven 6 første ledd, og det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen blir derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. Vareidentitet og varelikhet tilsier at det må legges til grunn en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten, i den forstand at det må kreves klar avstand mellom merkene, jf. 2. avdelings avgjørelse nr. 7543, HOOP. v. Joop!. Patentstyret har følgende bemerkninger til kjennetegnslikheten. Denne saken dreier seg om to figurmerker. Innsigers merke er helt sort uten noen detaljer og kan betegnes som et stilisert tre med form som et klassisk juletre stående på et liten rektangel. Innehaverens merke fremstår ikke like klart som en avbildning av et bestemt objekt, men gir assosiasjoner til et fly sett ovenfra. "Vingene" på figuren er imidlertid noe korte og har bølgende kanter til at det kan konstateres at figuren er en naturalistisk avbildning av en flykropp. Den midterste, ovale delen er heller ikke en naturtro gjengivelse av en flykropp, men kan minne om et luftskip sett ovenfra. Merket er i sterkt blått og har hvite linjer som lager et omriss rundt "flyets" ovale mellomdel, samt rundt "halen" og den nederste delen av "vingene". Figuren har også en hvit prikk øverst på den ovale delen og en lang oval loddrett strek nederst. Vi finner ikke å kunne legge til grunn som utvilsomt at den hvite prikken er et hull til å henge opp merket i, som innsigers fullmektig hevder. Hvis merket oppfattes som et fly, vil denne prikken sannsynligvis oppfattes som vinduet i cockpit. Vi finner heller ikke å kunne spekulere i hvordan merkene vil brukes, da vi ved forvekselbarhetsvurderingen kun behandler hvordan merkene fremstår i vårt register. Uten disse omrissene og figurative detaljene kan figuren også ligne på et tre i trekantform med en bred fot nederst. Merket må imidlertid vurderes slik det er søkt, med inndelinger, linjer, figurative elementer og farger, og Patentstyret er i motsetning til innsigers fullmektig av den oppfatning at forbrukerne vil legge merke til disse detaljene og la helhetsinntrykket de sitter igjen med bli påvirket av dem. Vi finner derfor ikke at det foreligger tilstrekkelig visuell likhet mellom merkene, men at innehavers merke enten vil oppfattes som en fantasifigur, eller bringe tankene hen på et fly sett ovenfra for dem merket vekker assosiasjoner for. Det foreligger dermed ingen felles assosiasjon til et tre mellom merkene. Det anses derfor heller ikke å foreligge noen fonetisk likhet mellom merkene ved omtale av dem. Innsigers fullmektig har også anført at innsigers merke må anses innarbeidet på det norske markedet. Vi oppfatter fullmektigens anførsel om innarbeidelse som et argument for at merket har styrket særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven 13 første ledd tredje punktum. Vi finner imidlertid ikke å kunne anse den innsendte dokumentasjonen som viser salgstall og omsetning for årene , samt omtale av innsigers merke i tre artikler, som tilstrekkelig for at merket er innarbeidet, da det ikke foreligger forholdstall som viser markedsandel, jf. EFdomstolens C-25/05 Storck II, premiss 79. Tallene som dokumenteres må ses i sammenheng med totalmarkedet for de aktuelle varene eller tjenestene. To av artiklene det vises til inneholder

5 Annen avd. sak nr videre kun omtale av produktet, og viser ikke merket selv. Selv om merket skulle ha fått noe styrket særpreg etter bruk, så anses merkene i den foreliggende saken uansett så forskjellige at det ikke er forvekslingsfare. Patentstyret har følgelig etter er helhetsvurdering kommet til at det ikke foreligger fare for at en gjennomsnittsforbruker vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere, og at den internasjonale registreringen derfor ikke er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning med innsigers registrering nr , jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, jf. varemerkeloven 49 annet ledd. Innsigelsen blir dermed å forkaste, jf. varemerkeloven 52 første ledd jf. 21 a annet ledd. Beslutning: Den internasjonale registreringen opprettholdes besluttet gjeldende, jf. varemerkeloven 21a annet ledd." Innsigers klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse innkom den 3. februar Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 26. februar Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I klagen anfører innsigers fullmektig: "Ovennevnte internasjonale varemerkeregistrering ble besluttet gjeldende i Norge og kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 11 den 12. mars Innen innsigelsesperiodens utløp innkom det en innsigelse mot endelig registrering av IR , figurmerke fra Julius Sämann Ltd. på bakgrunn av registrering nr , figurmerke. Patentstyrets Første Avdeling har forkastet innsigelsen og på denne bakgrunn opprettholdes den internasjonale registreringen som besluttet gjeldende i Norge. På vegne av vår klient Julius Sämann klages herved Patentstyrets avgjørelse inn for Patentstyrets Annen Avdeling, jfr. vml. 22 annet ledd. Klagen er basert på at det søkte merket er egnet til å fremkalle forveksling med innsigerens norske varemerkeregistrering nr , slik at det søkte merket er uregistrerbart i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Patentstyrets Første Avdeling fastslår at det foreligger vareoverlapping og varelikhet, jfr. varemerkeloven 6 første ledd, og det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen blir derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. Det hevdes videre at vareidentitet og varelikhet tilsier at det må legges til grunn en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten, i den forstand at det må kreves klar avstand mellom merkene. Innsigeren sier seg enig i ovennevnte vurdering og vil i denne forbindelse hevde at en slik avstand ikke foreligger i dette tilfellet. Etter innsigers oppfatning argumenterer imidlertid Patentstyrets Første Avdeling i stor grad for det motsatte standpunkt, nemlig at det allikevel skal en del til for å fastslå kjennetegnslikhet i denne aktuelle saken.

6 Annen avd. sak nr Det hevdes blant annet at denne saken dreier seg om to figurmerker, hvorav innsigers merke er sort helt uten detaljer og kan betegnes som et stilisert tre med form som et klassisk juletre stående på et lite rektangel. Innehaverens merke fremstår ikke like klart som en avbildning av et bestemt objekt, men gir assosiasjoner til et fly sett ovenfra. Det hevdes videre at vingene på figuren er noe korte og har bølgende kanter til at det kan konstateres at figuren er en naturalistisk avbildning av en flykropp. Den midterste, ovale delen er heller ikke en naturtro gjengivelse av en flykropp, men kan minne om et luftskip sett ovenfra. Merket er i sterkt blått og har hvite linjer som lager et omriss rundt flyets ovale mellomdel, samt rundt halen og den nederste delen av vingene. Det påpekes videre at figuren også har en hvit prikk øverst på den ovale delen og en lang oval loddrett strek nederst. Patentstyret finner ikke å kunne legge til grunn som utvilsomt at den hvite prikken er et hull til å henge opp merket i, men de spekulerer villig i at hvis merket oppfattes som et fly, vil denne prikken sannsynligvis oppfattes som vinduet i cockpit. I den ovennevnte vurderingen av merket, legger Patentstyret en meget detaljert vurdering av merkene til grunn, og standpunktet om at en nokså streng helhetsvurdering av kjennetegnslikheten må legges til grunn, ser ut til å være glemt. Det virker for øvrig ut som om det legges til grunn at innsigers merke er sort, mens det søkte merket er blått, og at de av denne grunn skiller seg fra hverandre. Dette er i så fall ikke en riktig vurdering, da innsigers merke er registrert i sort/hvitt og derfor har en beskyttelse for alle farger, inkludert blått. Innsigers merke har i kraft av sin registrering oppnådd en beskyttelse av merket i enhver farge i kombinasjon med detaljer i andre farger. Når det gjelder Patentstyrets vurdering av at søkers merke ikke klart er en avbildning av et bestemt objekt, men spekulerer i at det er et fly, har de etter innsigers oppfating allerede her gode grunner for å konkludere med at det foreligger en viss fare for at omsetningskretsen vil oppfatte det søkte merket som et tre-lignende objekt, og dermed forveksle det med innsigers merke. Patentstyret sier selv at uten disse omrissene og figurative detaljene, kan den søkte figuren også ligne på et tre i trekantform med en bred fot nederst. All usikkerheten rundt detaljene i flykroppen tilsier dermed at man ikke kan legge til grunn at søkers figur klart vil bli oppfattet som et fly, og vi er ikke enig i at omsetningskretsen vil legge stor vekt på de hvite detaljene i merket. Det er helhetsinntrykket og omrisset av figurene som må legges til grunn for forvekselbarhetsvurderingen, og dette tatt i betraktning, foreligger ikke den nødvendige avstand mellom merkene for at omsetningskretsen skal kunne holde disse fra hverandre. De figurmessige forskjellene som motparten påpeker, er etter innsigers oppfatning detaljer som forbrukerne vil overse og ikke legge merke til, og disse detaljene vil ikke påvirke helhetsinntrykket. Det søkte merket består ikke av noen distinktive elementer som gjør at merket skiller seg ut og blir husket for dette. Det er kun fasongen på merket som er distinktivt, og hengende i en bil vil det søkte merket i aller høyeste grad være forvekselbart med innsigers merke nettopp på grunn av fasongen. Som helhet vil det søkte merket fremstå med samme inntrykk av å være en avbildning av et tre slik som innsigers merke er. Grunnformen er den samme og merkene knyttes til hverandre. I denne forbindelse vises det til den tidligere innsendte sammenligningen av de to merkene. Etter vår oppfatning er det dermed fasongen på merket som vil være avgjørende for forvekslingsfaren, og med utgangspunkt i at alle i Norge kjenner til innsigers tre (Wunder-Baum), mener vi det foreligger en stor fare for at omsetningskretsen vil komme til å forveksle disse merkene. I denne forbindelse vises det til den tidligere innsendte dokumentasjonen, som viser eksempler på bruk av Wunder-Baum som en kult- og harrystatuseffekt i reklame for andre produkter som bilbladet Autobørsen, såpen Asan og Statoil. I tillegg vises det til salgstall for Norge i perioden 2002 til 2006, for å vise at merket blir solgt i et stort omfang. Til slutt legges ved tre artikler fra henholdsvis Aftenposten i februar 2007, Vi Menn 2006 og VG 2005 med historiske tilbakeblikk. Her fremgår det blant annet at innsigers merke har fått både Harry-status og Kult-status i det

7 Annen avd. sak nr norske markedet, og det er nærmest som et Kitch-produkt å regne. Dette har medført at et trendy magasin om bilkultur har en Porsche, med en Wunder-Baum hengende i speilet, avbildet på forsiden av bladet. Historisk oppsummert startet Julius Sämann salget av Little Trees i USA under navnet Wunder-Baum og i 1965 fikk Yngve Niklasson lisens for skandinavisk import av duftgraner. I 1974 startet Niklasson AB sin egen produksjon av Wunder-Baum i fabrikken i Strømstad og i 2005 er produksjonen 3,2 millioner papptrær årlig. Merket har med andre ord vært lenge på markedet, er meget utbredt i ulike land rundt omkring i verden og selges i et stort kvantum. I tillegg til ovennevnte dokumentasjon fremlegges nå e-poster fra ulike distributører av innsigers merke i Norge, som bekrefter påstanden om at Wunder-Baum nærmest er enerådende på markedet når det gjelder luftfriskere som ser ut som trær. Markedet er derfor ikke innrettet slik at det eksisterer en mengde like produkter med få forskjeller, og flere av distributørene kjenner ikke til andre liknende produkter i det norske markedet. Dette er med på å øke faren for at forbrukerne vil forveksle de to aktuelle merkene i markedet. Det er med andre ord ikke mulig å legge frem noen forholdstall slik Patentstyret etterlyser, da innsiger er nærmest enerådende i det norske markedet. Den foreliggende dokumentasjonen burde derfor være tilstrekkelig til å vise at innsigers merke er innarbeidet i Norge, og at det på denne bakgrunn har styrket sitt særpreg gjennom bruk. For at innarbeidelse av et merke med styrket særpreg ikke skal få betydning, må de aktuelle merkene i utgangspunktet være meget forskjellige. Det er ikke tilfellet i den foreliggende saken. Det vises for øvrig til EU-avgjørelse C-488/06 P, som gjaldt innsigers merke i konflikt med et annet liknende produkt og merke. Her fremgår det at innsigers merke ble konstatert innarbeidet og velkjent i et marked på bakgrunn av salgstall og mengde reklame i kombinasjon med langvarig bruk av merket i det aktuelle markedet. Denne saken bør tillegges vekt, da det er det samme merket tilhørende innsiger som er involvert og motpartens merke ble funnet forvekselbart blant annet basert på innsigers innarbeidelse av sitt merke. Innsigers merke er meget sterkt innarbeidet i det norske markedet og den karakteristiske tresilhuetten vil være kjent for nesten enhver. I denne forbindelse må man legge til grunn at omsetningskretsen for de aktuelle produktene vil være tilnærmet hele Norges befolkning, da alle har hørt om eller sett dette produktet. Det holder ikke kun å se hen til den delen av befolkningen som faktisk kjøper disse produktene, men man må også inkludere enhver som vil kunne kjøpe et slikt produkt. Innarbeidelsen av merket medfører at det fremstår som et sterkt merke kontra et svakt merke, og vil på denne bakgrunn kunne holde konkurrerende merker på større avstand enn det et svakt merke vil kunne gjøre. Vi står ved de aktuelle produkter overfor varer som befinner seg i den nedre skala av prisspekteret. Omsetningskretsens oppmerksomhet vil derfor ikke være særlig skjerpet ved kjøp av disse varer, og i et tilfelle hvor merkenes helhetsinntrykk er så sammenfallende som her, vil forveksling lett skje i praksis når et slikt produkt kjøpes i forbifarten for eksempel på en bensinstasjon. Da produktenes virke- og bruksmåte er helt sammenfallende, vil den som eventuelt registrerer en liten forskjell i formen, bare tro at dette er en ny, kanskje litt modernisert, versjon av innsigers kjente produkt. Etter Patentstyrets oppfating vil en gjennomsnittlig sluttforbruker legge vekt på detaljene i merkene og ikke la seg forvirre av den helhetlige likeheten. Etter innsigers oppfating er det ikke nærliggende å tro at den brede omsetningskretsen vil være så oppmerksom på detaljene rundt disse merkene som Patentstyret hevder. Det er den vanlige mann i gata som kjøper disse produktene, og det foreligger en stor sannsynlighet for at de kun merker seg fasongen på produktene og ikke detaljene.

8 Annen avd. sak nr I forvekselbarhetsvurdering må man også se hen til hvilke varer merket er registrert for og dermed hvordan det vil bli brukt. Dette kan ikke ses på som spekulasjon fra innsigers side, slik Patentstyret hevder, all den tid merkene er søkt/registrert for de involverte varene. Man kan ikke foreta en forvekslebarhetsvurdering av to merker uten å se på hvilke produkter merkene er søkt registrert/registrert for, og dermed også hvordan de i praksis vil bli brukt. I denne foreliggende saken er det spesielt viktig å se hen til produktene som omfattes av merkene, da merkene er rene avbildninger av produktene. Motparten bekrefter for øvrig indirekte i sitt innlegg av 28. februar 2008 ovenfor Patentstyrets Første Avdeling at det søkte merket vil bli brukt blant annet hengende i biler som luftfriskere. Det ovennevnte tatt i betraktning vil det på innsigers vegne påstås at det søkte merket må nektes registrert i medhold av varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Det begjæres derfor at beslutningen om å anse merket som gjeldende registrert også i Norge oppheves og at merket nektes registrert." Ved svarfristens utløp den 15. april 2009 var ikke innkommet noen uttalelse fra registreringshavers fullmektig. Saken er deretter tatt opp til realitetsbehandling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan i alt vesentlig slutte seg til avdelingens begrunnelse. Selv om det må legges til grunn at innsigers varemerke er vernet i alle farger, og at merket er innarbeidet på det norske markedet, kan det ikke anses å foreligge risiko for forveksling, idet det internasjonalt registrerte merket både visuelt og begrepsmessig er helt ulikt innsigerens merke. Første avdelings avgjørelse blir dermed å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)