Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 1. april 2009

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg. nr Varemerkesøknad nr Søker / Innehaver: C-Store Holding AS, Oslo (tidl. Adriano Capoferro, Oslo) Fullmektig: Adv. firma Wiersholm, Mellbye & Beck AS, Oslo Innsiger: Dean & DeLuca Brands Inc, New York, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo (tidl. Zacco Norway AS, Oslo) Annen avdelings avgjørelse av 1. april 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 24. oktober 2006, hvorved registreringen av ordmerket DELI DE LUCA ble besluttet opprettholdt mot innsigelse. Avgjørelsen ble meddelt partene samme dato. Merket er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Klasse 3: Klasse 9: Klasse 16: Klasse 29: Klasse 30: Klasse 31: Klasse 32: Klasse 34: Klasse 35: Hygieniske preparater. Telefoner, telekort. Aviser, ukeblader, fagblader. Meieriprodukter; egg; ferske kjøttvarer; salater; kylling; snacks; supper. Bakerivarer; pizza; pasta; frosset yoghurt; kaffe; snacks; sauser; sjokolade, drops, pastiller, tyggegummi, konfekt. Frukt og grønnsaker. Mineralvann, juice, energidrikker. Sigaretter, tobakk, sigarer; lightere, fyrstikker. Salg av hygieniske preparater, telefoner, telefonkort, blader og aviser, næringsmidler, tobakk, sigaretter, sigarer, lightere og fyrstikker. Innsigelsen var begrunnet med at merket "DELI DE LUCA" er registrert i strid med bestemmelsen i varemerkelovens 14 første ledd nr. 7, jf. 4 og 6, da innehaver var kjent med at "DEAN & DELUCA" allerede var tatt i bruk som varekjennetegn av en annen ved søknadens innlevering. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger:

2 2. avd. sak nr "For at innsigers merke skal være registreringshindrende etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 7, må innsigers og søkers merker for det første være egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningskretsen, jf. varemerkeloven 4 og 6. Videre må innsigers merke ha vært tatt i bruk før søkeren tok i bruk sitt eget merke, samt at søkeren må ha kjent til innsigers bruk ved innleveringen av sin søknad. Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd og 1 tredje ledd. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EFdomstolens avgjørelse C-25/97, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt s. 641, Superlek og Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Det søkte merket ønskes registrert for blant annet "meieriprodukter; egg; ferske kjøttvarer; salater; kylling; snacks; supper" i klasse 29, "bakerivarer; pizza; pasta; frosset yoghurt; kaffe; snacks; sauser; sjokolade, drops, pastiller, tyggegummi, konfekt" i klasse 30, "mineralvann, juice, energidrikker" i klasse 32 og "salg av næringsmidler" i klasse 35. Innsigers merke antas brukt for "salg av lekre varer, restaurant og kafétjenester". Det kan i denne sammenheng ikke legges vekt på hva som er konseptet bak partenes virksomhet. Det avgjørende er hva innsigers merke antas brukt for og hvilke varer det søkte merket er registrert for, jf. varefortegnelsen. Det foreligger således varelikartethet, jf. varemerkeloven 6 første ledd. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte og det registrerte merket, sett i forhold til at de aktuelle varene er "dagligvarer", vil henvende seg til helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren". Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. Innsigers fullmektig anfører at merkene er visuelt og fonetisk forvekselbare ved at DEAN og DELI er 50% like, og at DE LUCA og DELUCA er identiske. Søker anfører at merkene er visuelt og fonetisk forskjellige og viser til merkene slik de er brukt med logo. Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til merkelikheten. Det søkte merket kan ikke vurderes slik det brukes med logo, men slik det er søkt registrert, som et ordmerke. Verken søker eller innsigers fullmektig har innlevert dokumentasjon som gir et godt grunnlag for å vurdere hvordan innsigers merke er brukt. Søker har innlevert en gjengivelse av innsiger merke, der ordelementet er det mest fremtredende i merket. Innsiger anfører at merket i mange sammenhenger er brukt som et rent ordmerke, uten at dette er dokumentert. Patentstyret legger til grunn at det er to ordmerker som skal vurderes, DELI DE LUCA og DEAN & DELUCA.

3 2. avd. sak nr Merkene ligner på hverandre ved at de avsluttende elementene i begge merkene består av de samme bokstavene, DE LUCA og DELUCA. Fonetisk vil denne delen av merkene være like. Det foreligger derimot en viss visuell forskjell på grunn av oppdelingen i søkers merke, som medfører at LUCA fremstår som et mer selvstendig merkeelement. Merkene skiller seg fra hverandre ved at det søkte merket har som første merkeelement, DELI, mens innsigers merke har DEAN som første merkeelement. Disse elementene fremstår som fonetisk og visuelt forskjellig, ved at det antas at de vil bli uttalt "deli" og "din". Den største forskjellen mellom disse merkeelementene består i at DELI vil bli oppfattet som "delikatesse" i kortform, mens DEAN vil bli oppfattet som et egennavn. Inntrykket av innsigers merke som to egennavn styrkes ved at det står "&" mellom navnene. Helhetsinntrykket av det søkte merket blir forskjellig fra innsigers merke, ved at det søkte merket vil bli oppfattet som "delikatesse fra Luca", mens innsigers merke vil bli oppfattet som to etternavn, "Dean og Deluca". Konklusjon: Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med innsigers merke DEAN & DELUCA. *** Patentstyret har i denne saken kommet til at et av vilkårene ikke er oppfylt og innsigers merke vil av denne grunn ikke være registreringshindrende etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 7. Av hensyn til god saksbehandling finner vi det likevel hensiktsmessig å vurdere de resterende vilkårene i bestemmelsen. Da det antas at innsigers merke var tatt i bruk før søknaden ble innlevert, blir spørsmålet om søker var vitende om denne bruken ved søknadens innlevering. Innsigers fullmektig baserer sin påstand om ond tro på en artikkel i Aftenposten av , der det opplyses om at "mennene og den ene damen bak butikknavnet som, ja, er inspirert av den amerikanske kjeden "Dean &Deluca"". Søker anfører at han ikke var i ond tro ved søknadens inngivelse. Deluca er et svært vanlig personnavn i søkers hjemland, Italia og hele merket betyr "delikat mat fra Luca". Personene som det ble henvist til i artikkelen var ikke ansatt i selskapet da søknaden ble innlevert, for så vidt var selskapet ikke etablert. Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til spørsmålet om ond tro. Rekkevidden av varemerkeloven 14 første ledd nr. 7 begrenses ganske kraftig ved at det kreves at søker var vitende om den annens tidligere bruk, jf. Lassen: Oversikt over norsk varemerkerett s I Patentstyrets 2. avdelings avgjørelse nr. 6711, ENVIRO-CLEAN 2000, ble det lagt til grunn at det kreves "sikkerhet for viten, sannsynlighet for viten er ikke nok". I denne saken har innsiger tatt merket i bruk i utlandet og da særlig i USA. Da DEAN & DELUCA ikke synes å ha vært tatt i bruk i Europa, reduserer dette sannsynligheten for at søker kjente til bruken av merket. DEAN & DELUCA antas heller ikke på dette tidspunktet å være så velkjent at aktører i Europa måtte ha kjent til merket. Patentstyret har under tvil kommet til at vi ikke kan legge avgjørende vekt på artikkelen fra Aftenposten. I artikkelen henvises det til personer som ikke selv innleverte søknaden og som først senere ble ansatt i selskapet. Søknaden ble innlevert av en privatperson før selskapet ble opprettet. Søker har på sin side redegjort for bakgrunnen for valget av merket, der ønsket var at ordet "deli" skulle gi assosiasjoner til delikatesse og Luca skulle gi assosiasjoner til søkers hjemland Italia. Videre anfører innsigers fullmektig at det er sannsynlig at gründerne viste om DEAN & DELUCA da de hadde gått igjennom 40 konsepter i fem land. Som svar på denne anførselen hevder søker at dette forarbeidet ble gjennomført etter at selskapet ble opprettet, og da etter

4 2. avd. sak nr søknadens inngivelse. Patentstyret kan ikke spekulere i hvor sannsynlig det er at søker valgte varemerke før arbeidet med valget av konsept kom i gang. Patentstyret kan ikke legge vekt på at innsiger har registrert merket i Europa, da dette ikke viser bruk av merket. Patentstyret har på denne bakgrunn, under tvil, kommet til at innsiger ikke i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at søker var vitende om bruken av innsigers merke. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er sannsynliggjort at søker på søknadstidspunktet ikke var i ond tro, og at det søkte merket dermed ikke kan nektes registrert, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 7. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21a annet ledd." Innsigers klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 15. desember Klageavgiften ble innbetalt den 5. januar 2007, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen anfører innsigeren: "Klagen begrunnes med at Patentstyrets første avdeling har tatt feil når det har kommet til at det ikke foreligger er forvekselbar likhet mellom søkers og innsigers merker samt når det har kommet til at det ikke foreligger tilstrekkelig bevis for ond tro fra søkers side. Det skal fra søkers side hevdes at merke- og varelikheten er så vidt stor at merkene for det første er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning samt at det må anses tilstrekkelig sannsynliggjort at søkeren kjente til bruken av merket DEAN & DELUCA i utlandet før tidspunktet for søknad om innlevering til registrering for merket DELI DE LUCA, jfr. varemerkelovens 14, 1. ledd nr. 7, jfr. 6. Historikk Helt siden Dean & DeLuca ble etablert i New York City in 1970 årene, har Dean & DeLuca etter hvert oppnådd en internasjonal berømmelse for å være et av verdens beste markeder for fersk og bearbeidet mat. Det er et hyppig turistmål for internasjonale besøkende og dets gode rykte har spredd seg verden over ved at de besøkende tar med seg til sitt hjemland minner og historier og deler disse med famielie og venner. New York City er en av de mest besøkte steder for turister i USA fra EU og Norden og Dean & DeLuca har lokaliteter i Manhattan området av NYC, så vel som utsalg i det øvre høyprismarkedet av Georgetown området av Washington D.C, US capitol, og 3 andre US byer. Den lange levetid for Dean & DeLuca s aktiviteter (over 30 år) og det renommé som er knyttet til firmaets produkter og tjenester har som følge at matelskere verden over har hørt om Dean & DeLuca og assosierer dette med et marked for raffinert og god mat. Dean & DeLuca s web side er tilgjengelig over hele verden. Firmaet gjør ikke noe spesielt for å markedsføre sine produkter i Europa. Likevel selges det mye til Europa. Vi vedlegger til illustrasjon kopier over salg til EU land, se vedlegg 1. Vi nevner også i denne forbindelse at alle som kjøper produkter fra Dean & DeLuca får tilsendt firmaets katalog. Vi vedlegger for ordens skyld også kopier fra innsigerens hjemmeside for å illustrere hvordan salget foregår, se vedlegg 2. Kravet til likhet i varer og tjenester 6

5 2. avd. sak nr Så vel innsiger som søker driver salg av produkter særlig innenfor området for næringsmidler. Foran nevnte dokumentasjon fra innsigers hjemmeside samt vedlagte kopi av innsigers EU registrering og Madridprotokollsøknad viser at søkers og innsigers produkter og tjenester er overlappende, se vedlegg 3.. Kravet i 6 er således oppfyllt. Likhet i merker Innsigeren er helt uenig med Patentstyrets første avdeling i at de to merkene DELI DE LUCA og DEAN & DELUCA ikke er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning. Det skal hevdes at de to merker har så mange likhetspunkter så vel innledningsvis i merkene som avslutningsvis, at det ikke kan foreligge tvil om at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen kan komme til å tro at merkene har en felles kommersiell opprinnelse eller en kommersielt relatert opprinnelse. DELI er ikke et oppslagsord i det norske spåk og DEAN er for mange et fornavn (som i for eksempel Dean Martin), men er også faktisk et ord med en bestemt betydning på engelsk = domprost. Selv om DELI for noen kan gi assosasjoner til DELIKATESSE, er DELI et ord med en bestemt betydning, nemlig matvareforretning. Hvis man legger betydningen til grunn kan det ikke være tvil om at dette elementet i merket er særdeles svakt. De betydninger som er nevnt hører imidlertid ikke til de som er mest kjent hos den gjennomsnittlige norske omsetningskretsen og man må anta at en ikke uvesentlig del av denne rett og slett vil oppfatte ordene som fremmedord uten betydning eller uten å gi assosiasjoner. Uansett er likheten mellom DEAN og DELI er så vidt stor både visuelt og fonetisk at de forskjeller som finnes i merkeelementenes siste del ikke er tilstrekkelig til å gjøre helhetsinntrykket av merkene forskjellige. Her vil det ha stor betydning at hovedvekten av merkene DE LUCA og DELUCA er så og så identiske. Vi ser at Patentstyret har tillagt oppdelingen i dette merkeelementet vekt. Etter vår oppfatning vil oppdelingen ha liten vekt både visuelt og fonetisk. Det kan se ut som om Patentstyret har lagt til grunn at Luca i søkers merke vil oppfattes som navn (Vi regner med at Patentstyrets første avdeling ikke har siktet til et geografisk navn (i såfall vil vi nevne at stedsnavnet er Lucca og ikke Luca)). Patentstyret anfører at DE LUCA (familienavn) i søkers merke vil oppfattes som FRA LUCA, mens DELUCA i innsigerens merke vil oppfattes som etternavn. Det er riktig at DE LUCA eksisterer som familienavn i Italia, men det er vanskelig å få tak i hvilken forskjell Patentstyret mener det er mellom DE LUCA og DELUCA rent bortsett fra oppdelingen. Elementet DE betyr på italiensk av, slik at både DE LUCA og DELUCA vil ha betydningen av Luca på italiensk. Vi vil også nevne at selv om DE LUCA eksisterer som familienavn i Italia er det neppe et velkjent familienavn i Norge. Det skal således fra innsigers side hevdes at DELI DE LUCA og DEAN & DELUCA av den norske omsetningskretsen vil oppfattes som kjennetegn for salg av varer, mer enn noe annet. I den grad DELI vil oppfattes som beskrivende for matvarer, vil dette kun fremheve DE LUCA som merkedominanten og denne er så å si identisk med DELUCA i innsigerens merke. Poenget er at det er merkenes helhetsbilde som er bestemmende for om merkene vil bli forvekslet i den alminnelige omsetning og DELI DE LUCA og DEAN & DELUCA har så mange likhetspunkter at det er overveiende sannsynlig at en ikke uvesentlig del av den norske omsetningskretsen lett vil kunne komme til å forveksle dem, spesielt om man er henvist til å gjenkalle merkene i erindringen. De små visuelle forskjeller i merkene vil lette forsvinne når man er henvist til å stole på sin hukommelse av merkene. Merkene har samme rytme, de består begge av fem stavelser. Hovedvekten av stavelsene (tre) er identiske. Merkene begynner likt (DE) og disse nevnte likhetstrekk har stor betydning for hvordan merkene vil huskes. Det er på denne bakgrunn at innsigeren ikke kan være enig i at merkene fremstår som forskjellige, når begge benyttes for produkter og salg av produkter av samme og lignende slag.

6 2. avd. sak nr Spørsmålet om ond tro Som nevnt har innsigeren tatt sitt merke i bruk lenge før søkeren. Det ble tatt i bruk i 1970 årene. Vi vedlegger for ordens skyld kopier lastet ned fra Internet som viser dette, se vedlegg 4. Spørsmålet er således om det er tilstrekkelig sannsynliggjort at søkeren kjente til denne bruk før søknad om DELI DE LUCA ble innlevert den 12. desember Søkers firma ble ifølge Brønnøysundregistrene etablert den 1. januar Så vidt vites og som også beskrevet i artikkelen i aftenposten 27. august 2003, se vedlegg 5, skal det være 5 gründere bak konseptet og navnet Deli De Luca. Disse har alle en fortid hos konkurrenten 7- ELEVEN. En av gründerne Adriano Capoferro er daglig leder, mens en annen av gründerne Terje Bergh er produkt- og konseptansvarlig. Begge er i pressen blitt fremstilt som gründere av Deli de Luca, se eks. vedlagte kopi etter søk på Google, vedlegg 6. Terje Bergh har vært intervjuet så vidt vi kan se fra Internet flere ganger og flere ganger blitt fremstilt som gründer av Deli De Luca. Det ville ha vært naturlig av ham å ikke fremstille seg selv som gründer hvis så ikke var tilfelle. Terje Bergh er også en av gründerne som ble intervjuet i forbindelse med den artikkel i Aftenposten som er referert til ovenfor og der der fremgår som følger: Mennene og den ene damen bak butikknavnet som, ja, er inspirert av den amerikanske kjeden Dean & DeLuca har alle en fortid hos konkurrenten 7-Eleven. Etter tre tusen bilder av førti konsepter i fem land sto de igjen med et rødfarget døgn-konsept som de selv mener er unikt selv i en døgnåpen by som London. Her hjemme har noen kalt dem butant. En blanding av butikk og restaurant. Selv kaller de Deli de Luca et ultraurbant konsept. Det er anført fra Daglig Leder Adriano Capoferro at personene det er vist til i artikkelen ikke var ansatt i selskapet da søknaden for registrering av varemerket ble innlevert, for så vidt var selskapet heller ikke etablert. Søknad ble innlevert den 12. desember 2002 og selskapet etablert den 1. januar Søknaden ble opprinnelig innlevert av Adriano Capoferro, men så vel Adriano Capoferro som Terje Bergh fremstiller seg selv som gründere av Deli De Luca. Det mest sansynlige er vel at gründere kjenner til bakgrunnen for navnevalget på den bedrift de er gründere for. Tidsperspektivet fra søknad om varemerke ble innlevert til firma ble etablert, er 19 dager. Det er vel usannsynlig at kun en av gründerne bak firmaet foretok navnevalget alene 19 dager før firmaet ble stiftet av gründerne. Det skal anføres at den andre personen som er omtalt i artikkelen i Aftenposten som en av gründerne, Thor Johansen, har styreplass i Deli De Luca Norge AS sammen med Adriano Capoferro. Det kan ligge andre grunner bak det forhold at det var Adriano Capoferro som startet ballet, enn at han var alene om å starte det. Det siste er som nevnt tidligere lite sannsynlig ettersom for eksempel Terje Bergh i flere artikler både i Aftenposten og Dagens Næringsliv er fremstilt som gründer av Deli De Luca og det later ikke til at han har vært opptatt av å rette på dette inntrykket. Det faktum at en av gründerne startet ballet kan ha sin enkle årsak i det felles ansettelsesforholdet for gründerne i 7-Eleven. Adriano Capoferro nevner selv at 12. desember 2002 var Terje Bergh fortsatt ansatt i 7-Eleven. Patentstyret har lagt til grunn at rekkevidden av varemerkelovens 14, 1. ledd nr. 7 begrenses kraftig ved at det kreves at søker var vitende om den tidligere bruk og det vises til Lassen Oversikt over Norsk varemerkerett s. 141 samt til en annen avdelings avgjørelse nr ENVIRO-CLEAN, der 2. avdeling legger til grunn at det kreves sikkerhet for viten, sannsynlighet for viten er ikke nok. Vi vil vise til hva Lassen også nevner på side 141:

7 2. avd. sak nr Lovens krav om at søkeren var vitende innebærer ikke i seg selv noe krav om kvalifisert sannsynlighetsovervekt. Etter alminnelige sivilprosessuelle prinsipper skulle det dermed være nok at det er mer enn 50 % sannsynlig at søkeren hadde kunnskap om bruken. Derimot er det ikke nok at han burde hatt slik kunnskap. Vi har ikke hevdet at søkeren burde hatt kjennskap til Dean & DeLuca. Vi har hevdet at det er mer enn 50 % sannsynlig at søker av varemerket DELI DE LUCA hadde kunnskap om varemerket Dean & Deluca da søknad om registrering av varemerket DELI DE LUCA ble innlevert til Patentstyret i desember Aftenpostens artikkel fremstiller et intervju med 2 av medgründerne av Deli De Luca, den ene av dem konsept- og produktansvarlig i Deli De Luca, Terje Bergh. Det at den ene av dem Terje Bergh er gründer av Deli De Luca fremkommer også av andre presseartikler. Aftenpostens artikkel nevner at gründerne har vært inspirert av Dean & DeLuca, at de har gått igjennom 40 konsepter før de falt ned på Deli De Luca konseptet. Man må spørre seg hvorfor skulle en journalist dikte opp dette? Det er for øvrig høyst normalt at den som blir intervjuet sørger for å få se intervjuet før det kommer på trykk, nettopp for å ha muligheten for å luke ut feilfremstillinger. Det er etter innsigers oppfatning mer enn 50 % sannsynlig at Terje Bergh og opprinnelig søker av varemerket DELI DE LUCA, Adriano Capoferro, som sammen var medgründere av Deli De Luca, den 12. desember 2002, 19 dager før fimaet Deli De Luca Norge AS ble stiftet i januar 2003, hadde valgt navnet på det firmaet de skulle grunnlegge sammen samt også valgt varemerket de skulle bruke for sitt firma sammen (Firmaet er registrert med formålet Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted ). Det er mer en 50 % sannsynlig at det forholder seg slik som fremstilt i Aftenpostens artikkel, nemlig at man var inspirert av den amerikanske kjeden Dean & DeLuca da man valgte navne DELI DE LUCA. Likheten mellom merkene og mellom konseptene er så stor at det ikke står til troende at gründerne ikke har kjent til det merket som var tatt i bruk tidligst. At man også har ønsket å finne en europeisk motvekt til en amerikansk konkurrent slik det påstås i søkers brev av 8. mai 2006, kan selvfølgelig også være helt korrekt. Vårt poeng er at det fremstår som mer enn 50 % sannsynlig at Terje Bergh, en av de personer det henvises til i Aftenpostens artikkel er en like sentral gründer i etableringen av Deli De Luca og valget av varemerket Deli de Luca som Adriano Capoferro. Terje Berg er en av gründerne som skal ha uttalt at man har vært inspirert av Dean & DeLuca i valget av Deli De Luca. Det skal således hevdes at kravet om viten slik det fremgår av varemerkeloven er tilfredsstillt. Patentstyret har lagt vekt på at innsiger har tatt merket i bruk i utlandet, særlig i USA, men ikke i Europa. Det er et faktum at Dean & DeLuca har brukt sitt merke i Europa i hvert fall siden 1999 og gjør det fremdeles, det foregår salg til for eksempel Sverige, Danmark og Finland og også salg til norske forbrukere, selv om det siste ikke dreier seg om masse salg. Dean & DeLuca har levert produkter til veldig mange land innenfor EU. Det kan se ut som om Patentstyret har lagt vekt på en antagelse om at innsigers merke ikke har vært benyttet i Europa i spørsmålet om ond tro. Vi kan ikke helt se hvilken betydning dette skulle ha all den grunn at merket vitterlig har vært i bruk i en årrekke i USA som nevnt under avsnittet Historikk. Vi vedlegger kopier fra Internett som viser hvor innsigeren har sine butikker og restauranter som vedlegg 7. Hvis det har betydning at søker har benyttet sitt merke i Europa, vil innsigeren ta det forbehold at man senere vil fremlegge bevis for bruk i Europa før søknad ble innlevert fra søkers side. Innsiger har hatt et utstrakt salg via sin hjemmeside. Det er på denne bakgrunn vi vil konkludere med at merkene er egnet til å forveksles med hverandre i den alminnelige omsetning samt at det er mer enn 50 % sannsynlig at søkeren var i ond tro da søknaden om registrering av DELI DE LUCA ble innlevert.

8 2. avd. sak nr Vi anmoder således Patentstyrets annen avdeling om å ta klagen til følge og om å oppheve registreringen av DELI DE LUCA, jfr. varemerkelovens 14, 1. ledd nr. 7." Registreringshavers brev 30. mars 2007 inntas I nytt brev datert 7. mai 2007 uttaler innsigers fullmektig (Zacco Norway AS): "Det gjøres med dette oppmerksom på at vi som følge av at vi er blitt oppmerksom på at vi har en interessekonflikt i saken, har overlatt den videre behandling av klagen på vegne av innsigeren til Oslo Patentkontor AS, Per Andreas Martinsen." I brev av 4. juni 2007 uttaler innsigers nye fullmektig, Oslo Patentkontor AS: "Jeg viser til Annen Avdelings brev av 3. april 2007 med oversendelse av tilsvar fra søkerens fullmektig, Adv. firma Wiersholm, Mellbye & Beck AS, Oslo, datert 30. mars 2007, til den klage som var blitt inngitt 15. desember 2006 fra innsigerens daværende fullmektig, Zacco Norge AS, Oslo, over Første Avdelings avgjørelse av 24. oktober I Annen Avdelings brev er søkeren blitt gitt en frist frem til i dag, 4. juni 2007, for å innkomme med bemerkninger til dette tilsvar og eventuelle andre anførsler i saken til underbyggelse av klagen. Innsigerens opprinnelige fullmektig, Zacco Norge AS, Oslo, har pga. en interessekonflikt måtte fratre i saken, og innsigerens har anmodet vårt kontor, Oslo Patentkontor AS, Oslo, om å tre inn som ny fullmektig. På innsigerens vegne skal jeg få bemerke følgende til tilsvaret av 30. mars 2007 fra søkerens fullmektig: INNLEDNING: Ett av hovedpunktene i denne sak er innsigerens påstand om at søkeren har inngitt denne foreliggende søknad i ond tro, jfr. varemerkelovens 14 første ledd nr. 7. Gjennom sin argumentasjon i denne sak og de øvrige momenter som foreligger, er det efter innsigerens oppfatning blitt klargjort at søkeren har en meget god oversikt over andre relevante restauranter osv. spesielt i USA, hvilke varemerker disse benytter og hvilke konsepter virksomhetene er basert på, bygget opp rundt og drives efter. Dette støtter alt opp under innsigerens påstand om at søkeren kjente innsigeren, dens virksomhet og varemerket DEAN & DELUCA, da det egne varemerket DELI DE LUCA ble valgt. Innsigeren har også merket seg at søkersiden i det tilsvar av 3. mars 2007 som nu foreligger ikke lenger opprettholder påstanden om at søkeren ikke kjente innsigeren, hans virksomhet og varemerke da DELI DE LUCA ble valgt og søkt registrert som varemerke. Innsigeren opprettholder påstanden om at det foreligger en forvekslingsfare, at søknaden om varemerkeregistrering ble inngitt i ond tro, dvs. med kjennskap til innsigerens allerede

9 2. avd. sak nr eksisterende varemerke DEAN & DELUCA og at søknaden om registrering av og ibruktakelsen av kjennetegnet DELI DE LUCA representerer en handling som er i strid med god forretningsskikk, slik at den aktuelle bestemmelse (varemerkelovens 14 første ledd nr. 7) kommer til anvendelse. VARE-/BRANSJELIKHET Det synes ikke å foreligge noen uenighet mellom partene om det i dette tilfellet eksisterer en tilnærmet fullstendig vare- og bransjeidentitet. På innsigerens vegne skal vil det derfor her bare kort påpekes at vi står overfor to salgs- og serveringsbedrifter som begge tilbyr det samme i et bredt spekter av varer, herunder særskilt tilberedte matretter, kaker, andre delikatesseprodukter, kaffe, søtsaker, osv. Jeg viser her også til det som ble uttalt og dokumentert i klagen av 15. desember Det forhold at det foreligger enkelte detaljforskjeller mellom virksomhetenes totalgjennomføring av sine serverings- og salgstilbud, kan ikke tillegges noen vekt i denne sammenheng. Det er søkerens vare- og tjenestefortegnelse, slik den foreligger i søknaden, som skal danne grunnlaget for vurderingen. Første Avdelings avgjørelse er derfor korrekt på dette punkt da dette ble lagt til grunn der. KJENNETEGNSLIKHETEN En av grunnleggerne for søkerens virksomhet, og den opprinnelige søker i denne sak, bærer navnet Adriano Capoferro, og han har ingen påvist relasjon til det italienske navnet De Luca, eventuelt skrevet: Deluca. Det valgte navnet/kjenntegnet/varemerket DELI DE LUCA er derfor ikke bygget på et utspring i hans egen navn. Innsigeren mener det derfor er berettiget å reise spørsmålet om hvorfor grunnleggerne av virksomheten valgte nettopp DELI DE LUCA? Å velge LUCA eller DE LUCA skaper for den alminnelige, gjennomsnittlige norske omsetningskrets som søkerens virksomhet vender seg mot, ikke noe særlig sterk tilknytning til noe italiensk eller knyttet til Italia, slik som det synes å være hevdet fra søkersiden. Den eventuelle italienske tilknytning ville vært like sterk om grunnleggerne hadde byget varemerket på den opprinnelige søkers eget navn. Hvorfor ikke velge DELI DE ADRIANO? Navnevalget slik det ble DELI DE LUCA synes derfor efter innsigerens oppfatning å signalisere at det forelå et ønske om å utnytte en allerede etablert goodwill som ville være en god starthjelp. Som påpekt ovenfor, henvender søkeren seg til en norsk gjennomsnittskrets av kunder, dvs. kunder i alle aldre, med enhver bakgrunn og med sprogkunnskaper som sterkt varierer. Kunnskapene i italiensk vil generelt sett ikke være særlig gode hos denne krets; også fordi italienskkunnskaper ikke er sørlig godt utbredt i den norske befolkning. Selv om noen slike italienskkunnskaper skulle foreligge hos enkelte, og selv om engelskkunnskaper også vil foreligge i noe større grad hos denne omsetningskrets, vil dette ikke være omsetningskretsens førstesprog. Det sproget er norsk. Mindre fonetiske og semantiske forskjeller mellom to merker på et annet sprog vil da få klart mindre betydning i helhetsbildet ved merker på italiensk og/eller engelsk enn hvis merkene som vurderes har vært to norske merker. Dette vil eksempelvis medføre at forskjellen mellom DEAN og DELI ikke vil være så merkbar for

10 2. avd. sak nr den norske omsetningskrets som den eksempelvis ville vært for en engelsk/amerikansk omsetningskrets. Dette må tas i betraktning ved forvekselbarhetsvurderingen. Videre vil det fra innsigerens side understrekes at DE LUCA og DELUCA vil fremstå fonetisk helt identiske. Ingen vil ta noen pause DE og LUCA ved uttalen av et merke som inneholder DE LUCA uansett om dette førstesprog er norsk, engelsk eller italiensk. Og særlig fordi italienskkunnskapene vil være dårlige hos den aktuelle omsetningskrets, vil denne forskjell bli oversett og uansett straks glemt. Den distinksjon mellom et todelt og et enhetlig ord som søkersiden har forsøkt å fremstille, er derfor ikke eksisterende og blir et meningsløst element i forvekselbarhetsvurderingen. Søkerens varemerke er søkt registrert som et rent ordmerke og det er slik de skal bli vurdert i denne sak. Innsigerens varemerke må også i saken vurderes på samme måte som et rent ordmerke. Også på dette punkt er Første Avdelings avgjørelse av 24. oktober 2006 korrekt. Det faktum at søkeren også bruker en logoutforming av sitt merke, kan derfor ikke gis noen betydning i denne sak. Logoene som sådan er ikke distinktive, og i tillegg bruker søkeren forskjellige logoutforminger. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor ikke legge noen vekt på logobruken, og saken må derfor i sin helhet konsentreres rundt ordene som sådan, dvs. hvordan de vil fremtre, oppfattes og erindres fonetisk og visuelt. Begge merker starter med samme to bokstavene DE. I henhold til praksis fra europeiske rettsinstanser, vil publikum/omsetningskretsen som hovedregel legge vekt på og erindre hvordan merkene innledes. Det kan her vises til de to avgjørelser av Førsteinstansretten T-88/05 MARS v NARS og T-353/05 EURON v CURON, begge avgjørelser av februar Det er dette hovedtrekk ved merkene som vil sitte igjen hos den aktuelle omsetningskrets og bære dominerende i erindringsbildet. Slik jeg vil komme tilbake til nedenfor må det også legges vesentlig vekt på at medlemmene i omsetningskretsen som regel aldri vi møte merkene samtidig. Erindringsbildet av merket vil derfor være det avgjørende. DELI er videre et beskrivende element som sådan for disse varer og tjenester, og dermed vil det være et svakt merkeelement i denne sammenheng. Omsetningskretsen vil ikke legge vekt på elementets betydningsinnhold, og de enkelte medlemmer i denne vil derfor ikke erindre at det er forskjellig fra DEAN. Det som erindres er at det aktuelle ord starter med bokstavene DE. Som nevnt vil begge merkene i praksis aldri foreligge samtidig for dette medlem av omsetningskretsen, og det vil ikke være noe anledning til å sammenligne dem og å vurdere eventuelle faktiske forskjeller på mindre punkter. Det i praksis identiske elementet DELUCA vil derfor være dominerende. Da italienskkunnskapene hos den aktuelle omsetningskrets vil være meget svake eller helt manglende, vil den grammatiske betydning av DE når det står alene, ikke være kjent. I erindringen vil de faktisk forekommende elementer i de to merker gli helt over i hverandre. Det forhold at innsigerens merke faktisk inneholder elementet &, vil knapt bli oppfattet, og det vil efter innsigerens oppfatning umiddelbart være glemt. Et slikt sammenbindende element vil ikke bli tillagt noen selvstendig betydning.

11 2. avd. sak nr Ved forvekselbarhetsvurderingen er det merkene som helhet, dvs. slik de fremtrer som en helhet i erindringen fonetisk, visuelt og eventuelt betydningsmessig, som skal være det avgjørende. Små detaljforskjeller vil da ikke få noen avgjørende betydning. Jeg viser her til Birger Stuevold Lassen/Are Stenvik OVERSIKT OVER NORSK VAREMERKERETT (Annen utgave Revidert versjon) (2003) side 352 øverst som fremhever generelt om den forvekselbarhetsvurdering som skal foretas: Det er en sikker setning i norsk og europeisk varemerkerett, at det som skal sammenlignes, er det helhetsinntrykket merket gir eller rettere: det helhetsinntrykket man kan regne med at de vil etterlate seg i erindringen, jfr. foran under I, samt EFdomstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma, Sml s-i-6191, premiss 23 og C-342/97 Lloyd, Sml s. I-3819, premiss 25. Her vil alle sider ved merkene telle med, men enkelte forhold vil kunne ha avgjørende betydning. Og særlig vil syns- og lydbildet være avgjørende. Jeg viser igjen til Stuevold Lassen/Stenvik, ibid. side 352 tredje avsnitt som uttaler: Visuell eller fonetisk likhet vil ofte alene kunne medføre at man må konstatere at kjennetegnene er for like. [ ] Forstillingsbildet spiller ofte bare rollen som en «ledsagende omstendighet», som etter forholdende kan virke forsterkende eller avsvekkende på de likhetsforestillingene som dannes gjennom syns- eller hørselsbildet. Jeg understreker i denne sammenheng at Stuevold Lassen og Stenvik likestiller den fonetiske og visuelle likhet, og fremholder at det er nok for å konstatere forvekselbarhet at én av disse likhetssituasjoner foreligger. Sml. formuleringen Visuell eller fonetisk likhet vil ofte alene (Uthevet her.) I dette tilfellet er særlig den fonetiske likhet stor. De små forskjeller som vil kunne konstateres i skriftbildet, vil forsvinne i helheten. Jeg vil her på innsigerens vegne trekke en parallell til de to merker MICRA SOFT og MICRO SOFT. Sett skrevet vil forskjellene kunne observeres, men uttalt vil de flyte helt over i hverandre. Følger man Stuevold Lassen og Stenviks anvisninger ovenfor, må det konstateres at merkene er forvekselbare i praksis. De forestillingsbilder, dvs. de betydningsinnhold, som merkene efterlater, vil bare i den grad de foreligger, kunne virke enten forsterkende eller avsvekkende på denne allerede konstaterte likhet enten visuelt eller fonetisk. I nærværende sak vil søkeren hevde at det ikke vil være noen særskilte forestillingsbilder knyttet til de to merker. Det således hevdes at Første Avdelings avgjørelse ikke er korrekt når det ved vurderingen er blitt lagt en avgjørende vekt på at merkene vil ha forskjellige forestillingsbilder knyttet til seg. Slik som fremhevet ovenfor, vil det dominerende element i begge merker være DELUCA, og det vil være til dette elementet som de eventuelle oppdukkende forestilingsbilder vil knytte seg. DELI vil i den grad det mulige betydningsinnhold observeres fremstå som rent beskrivende, og omsetningskretsen vil dermed ikke feste seg særskilt ved et slikt betydningsinnhold. For gjennomsnittsforbrukeren som vi ved disse merker står overfor, vil elementet DEAN ikke fremst med et særskilt betydningsinnhold. Engelskkunnskapene til denne gjennomsnittsforbruker vil være begrensede, og bruken av ordet som et (for)navn vil for en slik norsk forbruker ikke være særlig kjent.

12 2. avd. sak nr I den grad det bærende og dominerende element DELUCA skulle gi opphav til noen forestillingsbilder, vil dette bare knytte merkene sterkere til hverandre pga. av den identitet som foreligger. De avgjørelser fra EF-domstolen som søkerens fullmektig har trukket frem i tilsvaret (PICASSO/PICARO og STENINGE KERAMIKK/STENINGE SLOTT ), er derfor ikke relevante for vurderingen i denne foreliggende sak. Det er ingen slik betydningsmessig forskjell mellom merkene her. Det syn på forvekselbarhetsspørsmålet som det her er gitt uttrykk for, støttes efter innsigerens oppfatning av flere avgjørelser av EF-domstolen og Førsteinstansretten. På innsigerens vegne vil det her vises til to avgjørelser fra Førsteinstansretten hvor avgjørelsene er bygget på og hvor det er gjort en rekke henvisninger til avgjørelser av EF-domstolen. De to avgjørelser er T-169/02 CerveceriaModelo, SA de CV v. Modelo Continente Hipermer-cados, SA av 15. februar 2005 og T-185/3 Vincenzo Fusco v. Antonio Fusco International SA Lussemburgo av 1. mars I den sistnevnte saken vedrørende den mulige forvekselbarhet mellom merkene ENZO FUSCO og ANTONIO FUSCO tar Førsteinstansretten utgangspunkt i at det skal skje en vurdering basert på merkenes helhetsinntrykk. Se premiss 46 som har en bred henvisning til tidligere avgjørelser av EF-domstolen.. Videre finner Førsteinstansretten at de to merker er forvekselbare som følge av det felles element FUSCO som i merket fremtrer som et etternavn, på tross av at de to foregående elementer i merkene (ENZO/ANTONIO) ikke oppviser noen likhetstrekk. Dette felles, avsluttende element vil bli tillagt størst vekt av omsetningskretsen. Se premiss 55 og 67. I denne sak trekker retten det forhold at hvis omsetningskretsen for de aktuelle varer vil være utpreget merkebevisst, vil dette kunne medføre at faren for forvekselbarhet minskes. Se premiss 58 med henvisning til en tidligere avgjørelse av EF-domstolen, dog uten at dette fikk avgjørende betydning for den sak Førsteinstansretten behandlet. I sak T-169/02 baserer Førsteinstansretten seg på de samme vurderinger og legger avgjørende vekt på det forhold at det felles element (MODELO) er det sterke element i de to merker. Se premissene På tross av de forskjeller som forelå mellom merkene, ville identiteten med hensyn til det felles element dominere helhetsinntrykket, og merkene måtte derfor anses forvekselbare. Se premiss 39 og 40. Det blir også lagt vesentlig vekt på at saken dreier seg om identiske varer. Se premiss 41 og 43. Retten fremhever også at det forhold at medlemmene av omsetningskretsen som regel ikke har anledning til å sammenligne merke, får betydning, idet disse medlemmer må stole og basere seg på et imperfect picture av merkene. Se premiss 45 med henvisning tidligere praksis fra EF-domstolen. Uttalelsene i disse to avgjørelser og den tidligere praksis fra EF-domstolen som de støtter seg på, underbygger efter innsigerens syn hans påstand om forvekselbarhet i denne sak. Vi står overfor identiske varer og tjenester. Vi står i den foreliggende sak til dels overfor varer hvor merkebevisstheten ikke er særlig skjerpet, idet det dreier seg om vanlige konsumvarer. Det dominerende element vil være det felles DELUCA som også vil kunne fremstå som et efternavn, og i en situasjon hvor omsetingskretsen ikke har anledning til sammenligne merkene, vil den forestilling oppstå at varemerkene are from the same undertaking or, at least, from economically-linked undertakings. Se premiss 44 i avgjørelsen i T-169/02.

13 2. avd. sak nr Jeg viser for øvrig når det gjelder spørsmålet om forvekslingsfaren, til det som er blitt fremhold i klagen av 15. desember 2006 av innsigerens daværende norske fullmektig. Det fastholdes således fra innsigerens side at de to merker må anses å være forvekselbare i den alminnelige omsetning, og dette vilkår for å kunne kreve registreringen av søkers merke opphevet, er derfor tilstede. KJENNSKAP TIL MERKET/ OND TRO Fra innsigerens side har det tidligere vært fremholdt og søkt dokumentert at grunnleggerne av den virksomhet som søkeren driver under det søkte merket, kjente til innsigeren, hans virksomhet og hans varemerke da varemerket ble valgt. Av den tidligere fremlagte artikkel fra Aftenposten fremgår det også et klart utsagn om at grunnleggerne var inspirert av innsigerens virksomhet i USA. Jeg viser her til det som er sagt i klagen av 15. desember De intervjuede avgir en uforbeholden uttalelse om denne inspirasjon og innholdet og formuleringene i intervjuet har ikke senere blitt stanset eller til slutt forsøkt dementert. De tre som uttaler seg i artikkelen var grunnleggere av virksomheten sammen med den opprinnelige søker, og det har ingen betydning for saken at disse ikke hadde sluttet i den tidligere arbeidsplass 7-ELEVEN (hvor også den opprinnelige søker hadde vært ansatt sammen med dem) på tidspunktet for den foreliggende søknads inngivelse. Beslutningen om grunnleggelsen av selskapet og det aktuelle navn/varemerke var valgt mellom dem på søknadstidspunktet. Et selskap blir ikke grunnlagt og et varemerke blir ikke valgt helt ut av det blå ; det ligger som regel lange om omfattende overveielser og planer før selskapsdannelsen og varemerket besluttes. Tidligere har denne saksfremstilling og bakgrunnen for denne blitt bestridt fra søkerens side. Innsigeren merker seg nu at dette ikke lenger er tilfellet. Det er intet i tilsvaret som innebærer en bestridelse av at grunnleggerne var kjent med og var inspirert av innsigerens virksomhet og varemerke. I denne sammenheng blir det derfor uten særlig relevans om innsigerens virksomhet var kjent som sådan i de norske markedet. Bestemmelsen i varemerkelovens 14 første ledd nr. 7 er en ren subjektiv bestemmelse, idet den bare spør om søkerens kunnskaper på søknadstidspunktet. Kjente denne søker til tredjemanns allerede eksisterende merkebruk, er dette i utgangspunktet tilstrekkelig til at bestemmelsen kommer til anvendelse og at nektelse av registrering kan skje. Søkerens norske fullmektig har i tilsvaret vist til avgjørelsen i Høyesterett av 23. november 2006 ( VESTA ) hvor Høyesterett i lys av praksis fra OHIM la til grunn at bestemmelsens anvendelse forutsetter at registreringen med slik kunnskap om tredjemanns tidligere bruk hos søkeren vil representere et brudd på den alminnelige standard for god forretningsskikk. Det er gjennom klagen vist at innsigeren har en omfattende virksomhet utenfor USA, og det vises her bare generelt til dette, dog slik at det på ny understrekes at det skjer salg til norske forbrukere og til våre naboland. Innsigeren søkte sitt varemerke DEAN & DELUCA registrert som EU-varemerke allerede i 1996, og registrering av merket fant sted i 1999 som CTM Jeg viser til vedlegg 3 til klagen av 15. desember Og endelig har innsigeren søkt sitt varemerke DEAN & DELUCA registrert som internasjonalt varemerke hvor Norge også er utpekt.

14 2. avd. sak nr Alt dette underbygger at innsigeren har reelle markedsinteresser i Norge og Europa, og at han dermed har en legitim interesse av å beskytte sitt varemerke her. Dette gjelder også mot at andre får registrert et forvekselbart varemerke i Norge når søkeren erkjenner å ha kjent innsigerens virksomhet og er inspirert denne. Det kan ikke være avgjørende for saken at innsigeren ikke har åpnet egne særskilte utsalg i Europa eller i Norge. I dagens omsetningsmarked hvor avtaler om salg inngås gjennom elektroniske medier, er ikke lokale avdelinger avgjørende for hva som skal anses som markedsområder eller interesse- og ekspansjonsområder. Innsigeren må anses å ha etablert goodwillbærende rettighet her i Norge på søknadstidspunktet gjennom sin virksomhet, og det må anses å representere et brudd på den alminnelig foreliggende standard for god forretningsskikk å søke å snylte på denne. Det er selvsagt tillatt å orientere seg i et marked og la seg generelt inspirere av andre næringsdrivendes virksomhet, men grensen for det tillatte er overtrådt når man bevisst ønsker å etterligne en annen næringsdrivendes særskilte forretningsdrift eller som her bevisst ønsker å etterligne den andre næringsdrivendes kjennetegn. Det forhold at innsigeren og innsigerens kjennetegn er nevnt særskilt i den tidligere omtalte artikkel i Aftenposten, viser en bevisst vilje til å etterligne én særskilt næringsdrivendes virksomhet og kjennetegn. Grunnleggere av søkerens selskap bekrefter her at man bevisst har søkt en efterlignelseshandling med åpne øyne med sikte på å dra nytte av de goodwill som innsigeren har opparbeidet seg. Det forhold at Aftenpostens journalist særlig trekker frem denne inspirasjon hos grunnleggerne viser også at tilknytningen til innsigeren ansås som et viktig poeng, fordi innsigerens virksomhet allerede var kjent i Norge og for Aftenpostens lesere. Ingen journalist ville tatt med en henvisning til en amerikansk kjede som var helt ukjent for det norske publikum i en så kortfattet artikkel som dette. OPPSUMMERING Det foreligger således efter innsigerens oppfatning en forvekslingsfare mellom de to involverte kjennetegn, og søknaden er under de omstendigheter som er blitt klarlagt, inngitt med en viten om innsigerens virksomhet og varemerke, samt under omstendigheter som må sies å representere et brudd på den alminnelige standard for god forretningsskikk. Søkeren ha bevisst søkt å efterligne søkerens kjennetegn for å dra nytte av den goodwill som var knyttet til dette kjennetegn også i Norge. Registrering av det søkte merket må derfor nektes i medhold av varemerkelovens 14 første ledd nr. 7. På innsigerens vegne fastholdes derfor påstanden om at Første Avdelings avgjørelse av 24. oktober 2006 må oppheves og registrering må nektes i medhold av den nevnte 14 første ledd nr. 7." I innlegg av 20. august 2007 uttaler innehavers fullmektig:

15 2. avd. sak nr "1. Innledning Det vises til innsigers brev av 4. juni 2007 til Patentstyret 2. avdeling. C-Store Holding AS ( C- Store ) er i henhold til Patentstyrets brev av 8. august 2007 gitt frist til den 20. august 2007 for å inngi uttalelse/tilsvar. Nærværende tilsvar ansees derfor rettidig. Etter vårt syn tilfører innsigers omfattende supplering av argumenter og rettspraksis i brev av 4. juni 2007 lite nytt i forhold til den opprinnelige klagen. C-Store fastholder derfor anførslene i tilsvar av 30. mars 2007, og opprettholder at Patentstyrets første avdelings avgjørelse er korrekt. Det bes derfor om at registreringen av varemerket DELI DE LUCA, reg. nr , blir stående. 2. Historikk På grunnlag av innsigers dels forvirrende og uriktige fremstilling av sakes faktum, finner vi det hensiktsmessig å innlede med en oppsummering av historikken rundt DELI DE LUCA og bakgrunnen for navnevalget. DELI DE LUCA-konseptet er en krysning mellom butikk og delikatesseforretning med fokus på god mat og måltidsløsninger. DELI DE LUCA-butikkene dekker publikums behov for direkte konsum og take away. De aller fleste butikkene holder åpent 24 timer i døgnet. Kjeden har nå 23 butikker i Oslo, og 1 i Bergen. I løpet av høsten skal det åpnes ytterligere 2 butikker i Bergen, og 1 i Oslo. Adriano Capoferro startet å utvikle ideen og navnet til konseptet i oktober Som Capoferro allerede har redegjort for i brev av 4. mai 2005 til Første avdeling ønsket han i utgangspunktet en motvekt til etablerte kjeder som 7 Eleven, Burger King, Mc Donalds, Pizza Hut og Subway. Alle disse kjedende har amerikansk opprinnelse, og Capoferro ønsket å etablere et konsept med inspirasjon fra land som Italia, Spania og Frankrike. Adriano Capoferro har bakgrunn fra kiosk kjeden 7- Eleven, men sluttet der i oktober Valget av elementet DELI ble valgt for å gi assosiasjoner til mat eller delikatesser. Da Capoferros far er italiensk, og bor i Roma, har Capoferro sterk tilknytning til Italia. Han har i alle år feriert der, og er derfor godt kjent med italienske utrykk, navn, og kultur. Valget hans falt derfor naturlig nok på et italiensk klingende navn. Capoferro ønsket imidlertid ikke å benytte deler av sitt eget navn som kjennetegn eller foretaksnavn. Dette fordi han ikke med visshet kunne forutse om han senere ville ønske å drive andre type virksomhet. Han anså det derfor uheldig å benytte sitt eget navn på virksomheten, fordi han da risikerte å bli assosiert med en virksomhet han senere kanskje ikke hadde noen forbindelse med eller til. Videre så han muligheten for å etter hvert selge virksomheten. I et slikt tilfelle ville Capoferro ikke lenger ha kontroll med bruken av navnet. Også på dette grunnlag anså han det uheldig å bruke sitt eget navn på virksomheten. Derfor falt valget på navnet LUCA, som er et vanlig personnavn, stedsnavn og vei og gatenavn i Italia. Vi viser i den forbindelse til Bilag 1, i vårt tilsvar av 30. mars Etter Capoferros vurdering klang videre navnet godt sammen med forstavelsen DELI.

16 2. avd. sak nr Navnet LUCA ble så bundet sammen med DELI av den italienske artikkelen DE, for å signalisere at det er Luca sin deli eller en deli på Luca sin måte, jf. Capoferros redegjørelse i brev av 20. august 2005 til Første avdeling. Varemerkesøknaden ble som tidligere redegjort for innlevert av Capoferro personlig 12. desember I forkant og etterkant av varemerkesøknaden hadde Capoferro å løpende kontakt med mulige investorer. Terje Bergh og Thor Johansen, som i Aftenspostens artikkel av 27. august 2003 noe uriktig angis som gründere av virksomheten, var på dette tidspunktet ikke involvert i planleggingen av virksomheten, herunder navnevalget, jf. Capoferros brev av 4. mai Capoferro tok kontakt med Bergh og Johansen vedrørende virksomheten i november 2002, da han ønsket å ansette Bergh og Johansen som henholdsvis markedssjef og driftssjef på et senere tidspunkt. Disse to jobbet imidlertid da i 7-Eleven. De deltok derfor ikke i arbeidet med å etablere virksomheten, skaffe investorer, eller bestemme navnet. For å knytte Bergh og Johansen til seg ble de tilbudt aksjeandeler i virksomheten, og både Bergh og Johansen er av den grunn sammen med blant annet Capoferro angitt som stifterne av selskapet C-Store 20. januar Som bevis fremlegges: Vedlegg 1: Stiftelsesprotokoll for C-Store Holding AS av 20. januar 2003 Johansen og Berg tegnet pr. dette tidspunkt også henholdsvis og aksjer, mens Capoferro hadde av totalt aksjer i selskapet. Etter stiftelsen av C-Store og ansettelsen av Berg og Johansen og frem til den første butikken ble åpnet i april 2003 ble det gjennomført felles studieturer til diverse europeiske land for å hente inspirasjon til konseptet, jf. Capoferros brev av 4. mai Dette skjedde imidlertid etter navnevalget, og etter at varemerkesøknaden var inngitt. Og USA var ikke et av de landene som ble besøkt i den forbindelse, fordi man ikke ønsket innflytelse fra amerikanske konsepter. Varemerkesøknaden ble for øvrig først overført til C-Store høsten 2004, og som kjent registrert pr. den 18. mars Forvekslingsfare C-Store opprettholder at det ikke foreligger noen fare for at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen vil kunne forveksle kjennetegnet DELI DE LUCA med DEAN & DELUCA. Som et utgangspunkt vil omsetningskretsen både for DELI DE LUCA og DEAN & DELUCA antas å være en alminnelig opplyst gjennomsnittsforbruker. Det må imidlertid i tillegg tas hensyn til at både DELI DE LUCA og DEAN & DELUCA også vil henvende seg til en mer profesjonell omsetningskrets, i form av leverandører, utleiere og andre profesjonelle aktører. Disse vil ha en svært høy grad av merkebevissthet. 3.1 Varelikhet I forhold til innsigers anførsler om varelikhet, opprettholdes det for så vidt at det som et utgangspunkt foreligger en viss overlapp mellom registreringens varefortegnelse, og de varer som DEAN & DELUCA etter det opplyste brukes for.

17 2. avd. sak nr Imidlertid er overlappet ikke fullstendig. Blant annet har innsiger ikke sannsynliggjort at DEAN & DELUCA brukes for hygieniske preparater, telefoner, telefonkort, aviser, ukeblader, fagblader, sigaretter, tobakk, sigarer, lightere og fyrstikker, herunder salg av slike varer, jf. klasse 3, 9 16, 34 og 35 som registreringen av DELI DE LUCA blant annet gjelder. I forhold til disse varer og tjenester bestrides det derfor at det foreligger varelikhet. I tillegg må det som anført i vårt tilsvar av 30. mars for de varer hvor det foreligger et visst overlapp - legges vekt på at konseptene er vesensforskjellige. DEAN & DELUCA synes å markedsføre eksklusive varer som anti pasti, hors d oeuvres, fersk kaviar og dyre oster, jf. vedlegg 2 til innsigers klage av 15. desember 2006, mens det i DELI DE LUCA s utsalg selges alminnelige dagligvarer og rimelig take away. C-Store har videre avstemt sitt vareutvalg med det som markedsføres på innsigers hjemmeside, og funnet et overlapp på like eller lignende varer på kun noen få prosent av hele C-Stores vareutvalg. 3.2 Kjennetegnslikhet Når det gjelder innsigers omfattende anførsler om kjennetegnslikhet, opprettholdes det at det er store forskjeller mellom DELI DE LUCA og DEAN & DELUCA, både fonetisk, visuelt og betydningsmessig. Vi opprettholder derfor det som er anført i vårt tilsvar av 30. mars 2007 på dette punkt. På en enkelte punkter ser vi det imidlertid nødvendig å imøtegå innsigers anførsler, og utdype enkelte av våre tidligere anførsler. Både DELI DE LUCA og DEAN & DELUCA er kjennetegn som benyttes i omsetning av varer og tjenester i visuelle omsetningskanaler, som utsalg, butikker eller via internett, og ikke produkter eller tjenester som omsettes muntlig. Det må derfor legges større vekt på hvordan merkene oppfattes visuelt, enn fonetisk, ved vurderingen av forvekslbarhet. Dette er lagt til grunn av Førsteinstansdomstolen, blant annet i T-88/05, MARS NARS, som innsiger selv påberoper, premiss 68 og 69, og T-194/03 BAINBRIGDE - BRIGDE, premiss 116. Og visuelt er kjennetegnene meget forskjellige. Vi viser her til hva som er anført i vårt tilsvar av 30. mars, som opprettholdes Blant annet er DELI DE LUCA tredelt, mens DEAN & DELUCA er sammensatt av to ord gjennom bruk av & som konjunksjon. Dessuten fremstår endelsene DE LUCA og DELUCA som forskjellige. C-Store er ellers enig med innsiger i at omsetningskretsen vil legge særlig vekt på hvordan merkene innledes. Dette kan illustreres ved at DELI DE LUCA-kjeden på folkemunne gjerne omtales som DELI. DELI benyttes av samme grunn også av kjeden i sin markedsføring, blant annet på emballasje som kaffebeger, poser mv. Vedlegg 2: Bilde av emballasje Deli tanke nr. 17, 20, 22, 25 og 26 Til forskjell fra de to Førsteinstansavgjørelsene innsiger viser til, T-88/05 MARS v NARS og T- 353/05 EURON - CURON, er imidlertid DELI og DEAN så forskjellig både visuelt, fonetisk og betydningsmessig - at det ikke kunne legges avgjørende vekt på forstavelsen DE ved vurdering av forvekslingsfaren. Fonetisk har elementene DEAN og DELI en meget forskjellig uttale, henholdsvis [di:n] og [deli]. Kun DELI utales likt med forstavelsen. Visuelt har de for så vidt den samme innledning, og det samme antall bokstaver, men endelsen henholdsvis AN og LI er meget forskjelling.

18 2. avd. sak nr Det kan heller ikke være tvilsomt at den betydningsmessige forskjellen mellom DELI og DEAN vil oppfattes av den norske omsetningskrets. I motsetning til hva innsiger anfører besitter de fleste nordmenn gode engelskkunnskaper, blant annet gjennom engelskundervisning fra barneskolen av, samt engelskspråklige TV-serier, filmer og fjernsynskanaler. Videre vil den alminnelige opplyste nordmann være kjent med amerikanske navn som James Dean og Dean Martin. Omsetningskretsen vil derfor oppfatte DEAN som et personnavn, enten som et fornavn eller etternavn, med engelsk eller amerikansk opprinnelse. DELI derimot vil helt klart ikke bli oppfattet som et personnavn. Som tidligere redegjort for vil DELI heller gi assosiasjoner til mat eller delikatesse. Det er imidlertid ikke en utberedt oppfatning blant den aktuelle omsetningskrets i Norge at DELI faktisk betyr delikatesseforretning, slik innsiger synes å anføre. Det bestrides derfor at DELI er beskrivende. At elementet, uten å være beskrivende, setter omsetningskretsen på spor av en assosiasjon gjør i stedet DELI nettopp til et godt og distinktivt kjennetegn i Norge. At betydningen av merkene skal vektlegges er også lagt til grunn i Førsteinstansdomstolens avgjørelse i sak T-88/05, MARS NARS, jf. innsigers referanse, samt i sak C-361/04 PICASSO PICARO og T499/04 STENINGE KERAMIKK STENINGE SLOTT. DEAN & DELUCA innholder som innsiger korrekt påpeker elementet &. Tegnet & utalt [ænd] - er uvanlig og lite brukt i Norge. Det er derfor et distinktivt element i merket DEAN & DELUCA, og ikke ubetydelig, slik innsiger hevder. Både det visuelle, fonetiske og betydningsmessige inntrykk dette uvanlige elementet vil etterlate i omsetningskretsen, bidrar derfor også i betydelig grad til å skille merkene fra hverandre, og i samme grad redusere faren for en eventuell forveksling. I tillegg til at innledningen i merkene må anses som det dominerende i et merke, anfører imidlertid innsiger overraskende nok også at avslutningen i kjennetegnene må være dominerende. Søker finner dette både motstridende og uriktig. Den praksis fra Førsteinstansdomstolens som innsiger synes å påberope seg i den forbindelse, er heller ikke direkte relevant for vår sak. T-185/3, ENZO FUSCO ANTONIO FUSCO, gjaldt to aktuelle merker hvor det ikke var bestridt av partene at begge måtte oppfattes som personnavn, hvorav det første elementet som et fornavn og det andre et etternavn. Videre la Førsteinstansdomstolen til grunn, da saken skulle begrenses til i Italia, at for omsetningskretsen i Italia ville et etternavn i et varemerke fremstå som det mest dominante og distinktive. Avgjørelsen gir imidlertid ikke en støtte for at dette er et generelt prinsipp, slik innsiger anfører, verken for varemerker som oppfattes som et personnavn eller andre merker. Hertil kommer at DELI DE LUCA som tidigere redegjort for ikke vil bli oppfattet som et personnavn. I T-169/02 forutsatte Førsteinstansdomstolen at MODELO var det distinktive element i merket NEGRA MODELA, siden NEGRA vil være en beskrivende komponent og oppfattet av den alminnelige forbruker i Portugal som en beskrivelse for den brunt øl. Det var på dette grunnlag, og ikke fordi elementet kom sist i kjennetegnet, slik innsiger synes å anføre, at retten la til grunn at MODELO var det distinktive element. Uansett er DELI nettopp ikke et slikt beskrivende, ikke-distinktivt element. I tillegg er både DELUCA og LUCA er helt alminnelig italiensk navn som også inngår i en rekke kjennetegn, herunder kjennetegn i Norge og i Europa, hvilket er ikke bestrid av innsiger.

19 2. avd. sak nr Vi viser blant annet til vedlegg 4 til tilsvar av 30. mars 2007, hvor det fremgår det blant annet at merket DELUCA & TUCKER, reg. nr , er registrert i Norge og i flere av de samme klassene som DELI DE LUCA, uten at dette er en registreringshindring. Det samme gjelder merket DELUCA & TUCKER S YUMMIE THE HUNGERFIGHTER, reg. nr , LUCA VENTURI, reg. nr , CASA DI LUCA, reg. nr , ZETA FERNANDO DI LUCA, reg. nr , LUCA D ALTERI, reg. nr , DA LUCA, reg. nr , og LUCA RODA, reg. nr I Bilag 3 til tilsvaret av 30. mars 2007 er det fremlagt en rekke eksempler på hyppig bruk av DELUCA og LUCA som del av firmanavn og varekjennetegn. Vi viser blant annet til Bilag 3, på side 1 De LUCA S MARKET, side 2 LIBRERIA DE LUCA Inc., side 3 DeLuca Liquor & Wine Ltd., side 5 Restaurant Deluca, side 7 Caffe DeLuca, side 8 De Luca s, side 9 Deluca s Restaurant og DeLucaspizza.com, side 10 DeLuca s (Pittsburg), side 11 DELUCA (jeans), side 12 Fred DeLuca, side 13 DeLuca MUSIC, side 14 DE LUCA MANAGEMENT, side 15 orri De Luca, side 16 DeLuca (Toyota), side 17 de luca, og side 18 LUCA. I tillegg til ovennevnte fremlegges ytterligere dokumentasjon på utstrakt bruk av DELUCA og LUCA som kjennetegn; Vedlegg 3: Utskrift fra nettsider Vedlegg 4: Liste over domene navn med DELUCA eller LUCA Vedlegg 5: Bilder av skilter og fasader med DELUCA eller LUCA Søker opprettholder derfor at DELUCA og LUCA ikke har særlig særpreg, og derfor ikke vil bli oppfattet som det distinktive element i DEAN & DELUCA. Når det gjelder innsigers innvendinger mot Capoferros begrunnelse for valg av navn, viser vi til redegjørelsen i pkt. 2 ovenfor. Valget av elementet LUCA var som det fremgår her, og som det tidligere er redegjort for, begrunnet i et ønske om å gi assosiasjoner til Italia, og ikke et ønske om å utnytte en påstått etablert goodwill fra DEAN & DELUCA som drahjelp, slik innsiger hevder. Det er et faktum, som ikke er motbevist av innsiger, at DEAN & DELUCA ikke er kjent og heller ikke nyter noen form for goodwill i Norge. Innsigernes anførsler på dette punkt faller derfor på sin egen urimelighet. Ønsket om assosiasjoner til Italia understøttes også av det faktum at interiøret i butikkene er levert av italienske produsenter, samtidig som DELI DE LUCA-butikkene selger flere produkter med italiensk opprinnelse, blant annet Calzone (innbakt pizza), panini (sandwich), tiramisu (dessert) og Gelato (italiensk iskrem). C-Store har videre opplevd at flere kunder spør om kjeden er italiensk. Det bestrides også at valget av LUCA i kombinasjon med DE ikke vil gi omsetningskretsen assosiasjoner til noe italiensk eller Italia. Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil i relativt stor utstrekning ha kjennskap til Italia, herunder italienske begreper og ord. Blant annet er de italienske ordene pizza, pasta, og parmesan innarbeidet i det norske språk. Videre er Italia et yndet reisemål for mange nordmenn, og ca nordmenn reiste i 2005 til Italia med til sammen over 1 million overnattingsdøgn 1 [ 1 Fotnote: Jf. tall fra Det Italienske Turistkontor i Stockholm]. Hvert år settes det videre opp flere italienske filmer i Norge, og en rekke nordmenn vil også være kjent med operaer av de italienske komponistene Puccini og Verdi. Videre er hele 1506 av Vinmonopolets rødvinsutvalg på totalt 4348 rødviner, italiensk viner. Gjennom reiser,

20 2. avd. sak nr mat, vin og kultur er nordmenn derfor kjent med Italia og det italienske språk og begreper. Det må derfor kunne legges til grunn at omsetningskretsen vil assosiere merket DELI DE LUCA og da særlig DE LUCA med Italia, slik Capoferros formål var. Avslutningsvis opprettholdes det at det er helhetsinntrykket av kjennetegnene DELI DE LUCA og DEAN & DELUCA som er avgjørende jf. Lassen/Stenvik, side 352. Det samme er lagt til grunn i T-88/05, MARS - NARS, som innsiger har påberopt, særlig premiss 66, 67 og 68. Enkelte likhetstrekk ved merkene er med andre ord ikke tilstrekkelig til å fastslå forvekslingsfare. Samtidig må det legges avgjørende vekt på forestillingsbildet merkene gir. Vi viser i den forbindelse til første avdelings avgjørelse, på side 3, hvor det korrekt ble lagt til grunn at (h)elhetinnstrykket av det søkte merket blir forskjellig fra innsigers merke, ved at det søkte merke blir oppfattet som delikatesse fra Luca, mens innsigers merke vil bli oppfattet som to etternavn Dean & Deluca. Det opprettholdes derfor at det ikke foreligger forveklingsfare, og at første avdelings avgjørelse er korrekt. 4. Kjennskap til merket Når det gjelder hvorvidt søker var vitende om bruken av DEAN & DELUCA ved søknadstidspunktet, vises det til Adriano Capoferros tidligere redegjørelse på dette punkt, jf. pkt. 2 ovenfor, som selvsagt opprettholdes for Annen avdeling. Vi viser i den forbindelse særlig til det forhold at de to som uttalte seg til Aftenposten, Bergh og Johannsen ikke deltok i valg av navn eller innlevering av varemerkesøknaden. Og forarbeidet med gjennomgang av ulike konseptene ble gjort i etterkant av varemerkesøknaden, samtidig som USA ikke var et av de landende som ble besøkt. Aftenpostens artikkel innholder som redegjort for tidligere flere faktiske feil. Blant annet er den tredje personen som omtales i artikkelen en nattevakt ansatt i den aktuelle butikken, og absolutt ingen gründer. Innsiger anfører i brev av 4. juni at det er klargjort at søker har meget god oversikt over andre restauranter, særlig i USA, og synes med det å henvise til utskriftene fra nettet og referanser til restauranter og andre virksomheter som benytter navnet DELUCA eller DE LUCA. Disse utskriftene er imidlertid innhentet etter innsigers klage, og vi stiller oss derfor uforstående til innsigers argumentasjon på dette punkt. Det opprettholdes for øvrig at virksomheten til DEAN & DELUCA ikke er kjent i Norge. Det er ikke påvist noe kjøp av norske forbrukere, og kun begrenset omfang innenfor Europa, og da via nettesteder og ikke utsalg slik C-Store driver sin virksomhet. Innsiger har heller ikke sannsynliggjort annen bruk eller markedsføring av merket, verken i Norge eller resten av Europa, og for så vidt heller ikke i USA. Hertil kommer at navnene på kundene i Europa i hovedsak har engelske/amerikanske navn, jf. Vedlegg 1 i klagen. Kundene i Europa synes derfor å være amerikanere bosatt i Europa. På grunnlag av ovennevnte opprettholdes det at søker hadde kjennskap til bruken av merket DEAN & DELUCA ved søknadstidspunktet, noe innsiger heller ikke har sannsynliggjort.