PROTOKOLL. Int. reg. nr ( ) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr Int. reg. nr Nasj. ref. nr Innehaver: August Storck KG, Berlin, Tyskland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 2. februar 2007 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 29. august 2002, hvorved det ble besluttet at det internasjonalt registrerte tredimensjonale varemerket, reg. nr , representert ved tre fargefotografier av et sukkertøy / en karamell tatt fra forskjellige vinkler, ikke skal ha virkning i Norge. Avgjørelsen ble meddelt innehaverens norske fullmektig den 17. september Int. reg. nr ( ) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Kl. 30: Confectionery. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringsinnehaveren. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for internasjonale varemerkeregistreringer, se varemerkelovens 58.

2 2. avd. sak nr Under behandlingen i 1. avdeling ble anført at varemerket mangler varemerkerettslig særpreg, og således ikke kan gis virkning i Norge, jf. varemerkelovens 13 første ledd og 49 annet ledd. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Det internasjonalt registrerte tredimensjonale merket fremstår som en pastill med en relativt banal form idet den avviker lite fra kjente formgivinger for pastiller og sukkertøy. Innenfor de produktkategorier det her gjelder er det vanlig å utforme varer i mange ulike former og farger, uten at dette skjer med tanke på at form og farge skal ha kjennetegnsfunksjon, og uten at det er tanken at kundekretsen skal oppfatte vareutseendet som et signal om en bestemt kommersiell opprinnelse. På denne bakgrunn skal det meget til for at et slikt utseende skal være egnet til å oppfattes som noens særlige kjennetegn. Det foreligger et friholdelsesbehov for denne og lignende utforminger i forhold til andre næringsdrivende som kan tenkes å ville sette i verk produksjon av tilsvarende utformede pastiller og søtsaker. Varemerkeloven 13 første ledd er således til hinder for at det internasjonalt registrerte merket besluttes gjeldende i Norge. Innehaver hevder at merket må anses innarbeidet i Norge, og har inngitt dokumentasjon til støtte for sitt syn. Dokumentasjonen er vurdert, men ikke funnet tilstrekkelig til at merket kan anses innarbeidet for den aktuelle omsetningskrets i Norge. Behandlende medlem anser at det skal en høy grad av innarbeidelse til for et merke som i utgangspunktet er såpass lite distinktivt, og i så liten grad skiller seg fra det som er vanlig på markedet. Innehaver viser videre til internasjonal registrering nummer , TOFFIFEE, som er vurdert som tilstrekkelig særpreget til å oppfylle lovens krav og derfor besluttet gjeldende i Norge. Han anser denne for å være analog, og hevder Patentstyret dermed er for strenge i forhold til praksis ved å nekte foreliggende sak besluttet gjeldende. Til dette er å bemerke at TOFFIFEE har en mer uvanlig formgiving enn innehavers merke ved at det er ovalt på undersiden og i tillegg inneholder andre element som til sammen gjør det særpreget. Int. reg. nr ( )

3 2. avd. sak nr Behandlende medlem finner i dette konkrete tilfellet ikke å kunne tillegge de av innehaver anførte registreringene av det tredimensjonale merket i andre land avgjørende vekt. De eventuelle vurderinger og avveininger som ligger til grunn for de respektive landenes registrerings-myndigheters beslutning om enten å registrere merket eller beslutte den internasjonale registreringen gjeldende for landet, er ikke gjort kjent for Patentstyret gjennom fremleggelse av skriftlig dokumentasjon. Det søkte merket er etter dette uregistrerbart i henhold til varemerkeloven 13 første ledd. Innehaverens klage, med klageavgift, innkom mandag den 18. november I klagebegrunnelsen anfører innehaverens fullmektig: Den norske delen av denne internasjonale registreringen har blitt nektet besluttet gjeldende i Norge, under henvisning til Varemerkelovens 13, 1, da det omsøkte vareutstyr ikke er ansett for å ha det nødvendige særpreg til å kunne la seg registrere. Under behandlingen av søknaden har det også blitt anført at søkerens merke har blitt benyttet på det norske markedet i en slik utstrekning at vareutstyret må anses for å være innarbeidet i henhold til Varemerkelovens 2. Også dette har blitt avvist av Patentstyrets juridiske avdeling, da man har konkludert med at den innsendte innarbeidelsesdokumentasjonen ikke er tilstrekkelig. Etter vår oppfatning har Patentstyret her lagt en for streng norm til grunn ved bedømmelsen av det angjeldende varemerkets distinktivitet. Subsidiært anføres det at vareutstyret må være å anse som innarbeidet i henhold til lang tids bruk i Norge. Søkerens vareutstyr består av en ovalt formet karamelldrops, med en knappformet ornamentering i senteret. Selv om utsmykningen i og for seg er beskjeden, bidrar allikevel den spesielle ornamenteringen på søkerens vareutstyr til å gi det et lett gjenkjennelig og særpreget utseende. Etter vår oppfatning er dropset helt klart egnet til å kunne fylle en kjennetegnsfunksjon. Under behandlingen av saken har det tidligere blitt inngitt kopier av markedsføringsmateriell i form av en videokassett, trykt brosjyremateriell samt opplysninger om markedsføringstiltak og volum med hensyn til salg av angjeldende produkt i Norge. [ Nevnte videokassett og dokumentasjon for bruk/innarbeidelse er innsendt til Patentstyret i forbindelse med den nasjonale behandling av innehavers parallelle utpekning av Norge under den internasjonal varemerkeregistrering nr , gitt det nasjonale referansenummer Nevnte internasjonale varemerkeregistrering er, i henhold til offisiell notifikasjon mottatt fra Det internasjonale byrå i Genève den 7. august 2003, på innehavers begjæring blitt slettet (kansellert) fra det internasjonale register med virkning fra og med den 9. juli ]

4 2. avd. sak nr Int. reg. nr ( ) slettet Vedlagt følger en ytterligere statistikk med hensyn til salg av Werther s karameller i Norge våren 1999, hvor det angis totalt salg samt markedsandeler i henhold til totalsalg av karameller (vedlegg 1). Vedlagt følger også fakturakopier vedrørende salg i Norge i perioden 1994 til 1998 (vedlegg 2). På ovennevnte bakgrunn ber vi 2. Avdeling om å ta stilling til hvorvidt den innsendte innarbeidelsesdokumentasjonen er tilstrekkelig til at søkerens vareutstyr kan være å anse som innarbeidet i henhold til Varemerkelovens 2. I den forbindelse skal det anføres at vareutstyret på tilsvarende grunnlag ble ansett som innarbeidet i Danmark, og følgelig også godtatt registrert. På ovennevnte grunnlag ber vi 2. Avdeling om å ta saken opp til fornyet vurdering, slik at 1. Avdelings tidligere nektelse omgjøres og den norske delen av nærværende internasjonale registrering besluttes gjeldende. Den 19. september 2005 sendte 2. avdeling følgende brev til innehavers fullmektig: "Saken har vært drøftet av 2. avdelings utvalg, som er kommet til at det ikke helt kan utelukkes at vareutstyret her kan anses å ha ervervet det fornødne særpreg gjennom bruk / innarbeidelse i Norge, jf. 13 første ledd tredje punktum. Dokumentasjonen som er inngitt i ovennevnte sak, samt i tilknytning til innehavers parallelle utpekning av Norge under det internasjonale registreringsnummeret (3D-merke / karamell innslått i gullpapir), finnes dog for dårlig underbygget. Det eneste som forteller noe om salget forut for prioritetsdagen i oktober 1997, er enkelte fakturaer til grossisten, samt opplysninger om omsetningen i tonn for årene (hhv. 47, 34 og 68 tonn). Dette materialet sier ikke stort om innarbeidelse eller potensialet for innarbeidelse i Norge. Det bes derfor i tillegg inngitt informasjon som belyser hvor mange pakker som er solgt, i hva slags emballasje dropsene er omsatt, gjennom hvilke salgskanaler dropsene har vært solgt, etc.

5 2. avd. sak nr Dessuten bes det inngitt nærmere opplysninger om omfanget og arten av søkerens øvrige markedsføringsaktivitet i Norge forut for nevnte tidspunkt. Med hensyn til den inngitte videokassett med reklamefilmen "Bestefar/Barnebarn", tidligere vist på reklamefinansiert fjernsyn og i tilknytning til kinofremvisning i Norge, bes det eksempelvis inngitt nærmere oversikt over sendetider / visningstider (år, dato, klokkeslett), på hvilke kinoer og hvilke TV-kanaler, i tilknytning til hvilke filmer og/eller til hvilke typer TV-programmer er reklamefilmen vist, hvilke seergrupper har vært målgruppen for de aktuelle filmer og TVprogrammer, hvilke seertall har de aktuelle fjernsynsfilmer-/programmer reklamen er knyttet opp mot hatt, etc. Til å inngi slik ytterligere dokumentasjon som nevnt innrømmes De en frist av 2 måneder." I svarbrev av 21. november 2005, som vedlagt ytterligere dokumentasjon relatert til bruken av merket og eksempler på produktreklame, uttaler innehavers fullmektig følgende: "Vi viser til 2. avdelings uttalelse av 19. september Det har ikke vært problemløst å innehente ytterligere dokumentasjon ettersom søknadsdato ligger så vidt lang tilbake i tid. Til dokumentasjonen som er vedlagt har søker følgende kommentarer: I årene 1996 og 1997 ble det solgt forskjellige pakkestørrelser av "Werthers Original" i Norge. For årene 1994 og 1995 lot det seg ikke gjøre å rekonstruere i hvilken forpakning dropsene ble solgt, men man antar derfor at de var identiske til de som ble solgt i 1996/97. Vi viser i den forbindelse til vedlagte Bilag 1: Tabell. Når det gjelder markedsføringsaktivitet i Norge før oktober 1997 vedlegges fargekopier av salgsbrosjyrer fra 1996 som viser varene og utsalgsstedsdemonstrasjoner i tillegg til informasjon til TV-kampanjen i 1996, se vedlagte Bilag 2: Fargekopier salgsbrosjyrer og utsalgssteddemonstrasjoner. Det lar seg dessverre ikke gjøre å tilveiebringe en mediestrategi, men vi vedlegger enkelte fakturaer fra vår klients tyske markedsføringsselskap "Pahnke & Partner" og "Media Marketing" til vår klients datterselskap i Danmark, Storck Danmark AS, som gjelder TV-reklame på norsk TV og en markedsføringskampanje, se vedlagte Bilag 3: Faktura nr fra vår klients tyske markedsføringsselskap Pahnke & Partner Markenmacherei av 14. august 1996 for trykket materiale for kampanje i Bilag 4: Faktura nr fra Media Marketing KS, Oslo, av 24. september 1996 for TVreklame på kanalene TV-Norge og TV2.

6 2. avd. sak nr Bilag 5: Faktura nr fra Media Marketing KS, Oslo, av 30. september 1997 for TVreklame på kanalene TV-Norge, TV2 og TV3. Bilag 6: Faktura nr fra Pahnke & Partner Markenmacherei, Hamburg, av 17. juni 1998 for lisensavgift for "Opa Hansen" (bestefar Hansen) i Norge, Sverige og Finland. Fakturaene er adressert til vår klients datterselskap i Danmark da disse stod ansvarlige for markedsføringsaktivitetene også i Norge. På ovennevnte grunnlag imøteses en registrering av søkers varemerke." Den 20. desember 2005 sendte 2. avdeling følgende brev til innehavers fullmektig: "Annen avdeling er kjent med at sak gjeldende krav om tilsidesettelse av OHIM's registreringsavslag i fellesskapsvaremerkesøknad nr identiske varemerke, identisk varefortegnelse, samme søker / innehaver (August Storck KG, Berlin) per dato verserer for EFdomstolen under saksnummeret C-24/05 P. Se tidligere avgjørelse fra Fourth Board of Appeal of the Office for Harmonisation in the Internal Market, sak nr. R 187/2001-4, og avgjørelse fra Court of First Instance of the European Communities, sak nr. T-396/02. Annen avdeling er av den oppfatning at avgjørelsen av nærværende klagesak nr er best tjent med at man avventer EF-domstolens avgjørelse i ovennevnte sak, og De gjøres med dette oppmerksom på at nærværende klagesak er blitt stilt i bero i påvente av en endelig avgjørelse fra EF-domstolen." Dom i sak C-24/05 P ble avsagt av EF-domstolen den 22. juni Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling. I henhold til varemerkelovens 49 annet ledd, jf. 13 første ledd første punktum, må et internasjonalt varemerke som skal gis virkning i Norge være egnet til å skille søkerens varer fra andres. Merket må ikke utelukkende eller bare med uvesentlige endinger eller tillegg gi uttrykk for varens art eller beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet for tilvirkningen, jf. 13 første ledd annet punktum. Bestemmelsene i 13 skal av hensyn til Norges forpliktelser etter EØSavtalen tolkes i samsvar med EFs varemerkedirektiv (Rdir. 89/104) art. 3(1)(b) og (c) og EFdomstolens praksis i den utstrekning denne praksis gir veiledning til tolkning av direktivet.

7 2. avd. sak nr Bestemmelsene i varemerkedirektivets art. 3(1)(b) og (c) har som formål å sørge for at det ikke blir registrert varemerker som ikke kan realisere de nevnte formål, og skal dessuten vareta den allmenne interesse i at tegn som er beskrivende, eller som det for øvrig generelt er behov for å bruke i næringsvirksomhet, ikke blir belagt med enerett for en enkelt næringsdrivende (friholdelsesbehovet), jf. EF-domstolens avgjørelse i forente saker C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml s. I-2779 (premiss 25), forente saker C-53/01 til C-55/01 Linde, Sml s. I-3161, premissene 73 75), sak C-191/01 P, DOUBLEMINT (Sml s. I-12447) og Høyesteretts dom i Rt s. 391 (GOD MORGON). I dom av 22. juni 2006, sak C-24/05 P (ennå ikke i Sml), forkastet EF-domstolen søkerens anke over Førsteinstansrettens avgjørelse om å opprettholde OHIMs nektelse av å registrere det omsøkte merket som EF-varemerke. I dommen legger EF-domstolen til grunn at selv om kriteriene for distinktivitetsvurderingen av tredimensjonale merker ikke skiller seg fra dem som gjelder for andre kategorier varemerker, vil den relevante omsetningskretsens oppfattelse av merket ikke nødvendigvis være den samme for tredimensjonale merker som for ord- eller figurmerker, fordi gjennomsnittsforbrukeren ikke er vant til å trekke slutninger om produkters opprinnelse på grunnlag av deres form eller emballasjens form (premissene 24 og 25). Under slike omstendigheter, fremholdt EF-domstolen, er det bare varemerker som skiller seg klart («significantly») fra normen eller bransjesedvanen som vil ha det særpreg som kreves for registrering (premiss 26). På denne bakgrunn kom EF-domstolen til at Førsteinstansretten ikke hadde gjort noen feil i rettsanvendelsen ved å fastslå at det omsøkte merket manglet distinktivitet av følgende grunner: Varemerket består av en kombinasjon av elementer som er typiske for de berørte varer, merket fremstår som en variasjon av visse grunnformer som normalt brukes innenfor sukkertøybransjen, varemerket skiller seg ikke tilstrekkelig fra andre former som normalt anvendes for sukkertøy og gjør det ikke mulig for den relevante kundekrets å skille søkerens sukkertøy fra sukkertøy med en annen kommersiell opprinnelse (premiss 29 og 30). Annen avdeling er enig med 1. avdeling i at det omsøkte merket ikke har det nødvendige særpreget for å kunne gis virkning i Norge, og legger til grunn at en slik vurdering er i samsvar med den distinktivitetsnormen som følger av sak C-24/05 P. I denne saken konstaterte EF-domstolen at Førsteinstansretten heller ikke hadde gjort noen feil i rettsanvendelsen ved å fastslå at det omsøkte merket ikke hadde oppnådd særpreg gjennom bruk. EF-domstolen understreket blant annet at et tredimensjonalt varemerke ikke sammenfaller med

8 2. avd. sak nr en todimensjonal gjengivelse, og at forbrukerne ikke kommer i befatning med selve varemerket ved en avbilding av merket på en todimensjonal emballasje. Samtidig utelukket man ikke at den todimensjonale gjengivelsen i visse tilfelle kunne gjøre det lettere for den relevante kundekretsen å gjenkjenne varemerket (premiss 60). For øvrig fremholdt EF-domstolen at uttrykket «bruk av merket som varemerke» skal forstås slik at det bare henviser til den bruk av varemerket som skjer med henblikk på at omsetningskretsen skal gjenkjenne varen eller tjenesten som en som stammer fra en bestemt virksomhet (premiss 61). Videre bemerkes at oppmerksomhetsnivået hos gjennomsnittsforbrukeren er høyest i selve kjøpssituasjonen, når han skal treffe sitt valg mellom forskjellige varer. Av den grunn har det særlig betydning for vurderingen av om et varemerke har oppnådd særpreg gjennom bruk, om gjennomsnittsforbrukeren kommer i befatning med selve varemerket på kjøpstidspunktet (premiss 72). Etter 2. avdelings oppfatning har søkeren ikke fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon for at særpreg er oppnådd gjennom bruk. Kopier av salgsbrosjyrer/reklamemateriale og fremlagte fakturaer kaster i liten grad lys over i hvilken grad gjennomsnittsforbrukeren på søknadstidspunktet eller i dag er i stand til å gjenkjenne det tredimensjonale merket som stammende fra søkeren. Ikke minst også på bakgrunn av de nevnte bemerkningene fra EFdomstolen om forskjellene mellom selve merket og gjengivelsen av det i todimensjonal form, og den særlige vekt som skal legges på om forbrukerne kommer i befatning med merket i selve kjøpssituasjonen, kan søkeren ikke ses å ha dokumentert særpreg gjennom bruk/innarbeidelse av merket. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Arne Dag Hestnes (sign.) Anita Roarsen (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.) Karin Otterbeck