Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Søknad. nr Søker: Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also trading as Square Enix Holding Co., Ltd.), Tokyo, Japan Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 20. november 2008, hvorved ordmerket DIRGE OF CERBERUS ble nektet registrert. Avgjørelsen ble sendt søkers fullmektig samme dag. Søknad om registrering av merket ble inngitt den 5. august 2004, med følgende varefortegnelse: Klasse 9: Klasse 16: Klasse 28: Klasse 41: Datamaskinspillprogramvare; videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker, magnetiske disker og bånd, halvledende ROM'er inneholdende musikk eller oppdiktede fortellinger; audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske disker og bånd, halvledende ROM'er inneholdende musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte kompaktplater inneholdende musikk; forhåndsinnspilte digitale videodisker inneholdende musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte videokassetter inneholdende musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; dekorative magneter; musematter; stropper for mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort; minnekortetuier; CD-etuier; datamaskintastaturer; styrespaker (joysticker); kontrollere til videospill; nedlastbare bakgrunnsbilder eller nedlastbare skjermsparere (bakgrunnsmønstre) til skjermer på datamaskindisplayer eller mobiltelefondisplayer; nedlastbar animasjon i form av dynamiske/aktive bakgrunnsbilder eller skjermsparere (bakgrunnsmønstre) til skjermer på datamaskindisplayer eller mobiltelefondisplayer; nedlastbare lydopptak av musikk; nedlastbare elektroniske publikasjoner innen området datamaskinspill, videospill og generell underholdning. Strategihåndbøker for datamaskinspill; strategihåndbøker for videospill; serier med bøker inneholdende oppdiktede fortellinger og/eller fortellinger i fantasygenren; sangbøker; notehefter; tegneserier; magasiner som hovedsaklig omhandler videospill; plakater; klistremerker; papirfaner; kalendere; postkort; penner; blyanter; blyanthetter; pennaler; byttekort; samlekort med videospill- eller tegneseriefigurer; fotografier. Dukker; leketøysfigurer; stoppede leketøy; oppblåsbare leketøy; leketøyskjøretøyer; leketøyvåpen; leketøysverd; spillkort; kortspill; brettspill; puslespill; håndholdte videospillenheter. Tilveiebringe datamaskinspill på direkte datalinje og/eller videospill på direkte datalinje;

2 Annen avd. sak nr tilveiebringe informasjon om datamaskinspillstrategier og videospillstrategier via datamaskinnettverk og/eller globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe informasjon om underholdning innen området datamaskinspill, videospill, kortspill, tegnefilmer, tegneserier, romaner og magasiner; tilveiebringe på direkte datalinje ikke-nedlastbare tegneserier, tidsskrifter og magasiner innen området datamaskinspill. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets første avdeling ble anført at ordmerket DIRGE OF CERBERUS er egnet til å forveksles med tidligere varemerkeregistrering nr ( ), ordmerket CERBERUS, registrert den 25. mai 1989 for nærmere angitte tjenester i klassene 35, 37, 41 og 42 (hele tjenestefortegnelsen gjengitt nedenfor), og at merket DIRGE OF CERBERUS således er uregistrerbart i medhold av bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd. Tjenestefortegnelsen til varemerkeregistrering nr ( ) lyder som følger: Klasse 35: Klasse 37: Klasse 41: Klasse 42: Annonse- og reklamevirksomhet; markedsanalyser; forretningskontroll, -direksjon, -inspeksjon, -tilsyn samt rådgivning om organisasjon og forretningsledelse; administrasjon av utenlandske forretningsinteresser på vegne av tredjemann. Installasjon, montering, reparasjon og vedlikehold av sikkerhets-, radio- og telekommunikasjonssystemer, av industrianlegg og av maskinanlegg; reparasjon og vedlikehold av elektro-mekaniske produkter. Opplæring og oppfølgningstrening av eksternt personale; utgivelse av bøker, magasiner og tidsskrifter. Ingeniørtjenester; planleggings- og konsulentbistand ved bygging, tegning og installasjon; utvikling av programmer for elektronisk databehandling; utvikling av aktiviteter for teknisk ekspertise, teknisk konsulentbistand og rådgivning; utleie av databehandlingsutstyr; utnyttelse av industrielle og immaterielle rettigheter for tredjemann. Under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling tilbød avdelingen søker registrering med en begrenset varefortegnelse, men forslaget ble ikke akseptert av søker. Med hensyn til søkers argumentasjon under behandlingen av søknaden i Første avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger:

3 Annen avd. sak nr "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. Vi viser til EF-domstolens avgjørelse C-25/97, Sabel v. Puma premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt s. 641, Superlek og avgjørelsene fra Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr Handi og nr Nostalgie Istanbul Orient Express. Ved vurderingen av om merkene er forvekselbare, skal det tas hensyn til graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må videre tas i betrakting at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Den konkrete vurderingen skal tas i lys av hvor særpreget det eldste merket er, jf. EF-domstolens avgjørelse C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18. Det søkte merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren av varer som "datamaskinspillprogramvare", og tjenester som "tilveiebringelse av datamaskinspill" vil kunne være både privatpersoner og næringsdrivende salgsledd. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Med hensyn til vareslagslikheten har Patentstyret kommet til at for eksempel "datamaskinspillprogramvare" og "videospillprogramvare" i klasse 9 i søknadens varefortegnelse, er likeartet med tjenesten "utvikling av programmer for elektronisk databehandling" i det registrerte merkets varefortegnelse, klasse 42. Videre vil "tilveiebringe informasjon om underholdning innen området ( ) tegneserier, romaner og magasiner", (klasse 41 i det søkte merkets varefortegnelse), og nedlastbare elektroniske publikasjoner innen området ( ) generell underholdning (klasse 9 i det søkte merkets varefortegnelse), være likeartet med "utgivelse av bøker, magasiner og tidsskrifter", som det motholdte merket er registrert for. Patentstyret har kommet til at foreligger vare- og tjenesteslagslikhet, og merkelikheten vil derfor være avgjørende for forvekselbarhetsvurderingen. Siden det dreier seg om overlappende varefortegnelser, må det kreves en klar avstand mellom kjennetegnene, jf. Patentstyrets 2. avdeling i sak nr. 6964, Action v. Actio. Merkene er begge rene ordmerker som består av teksten DIRGE OF CERBERUS og CERBERUS. Cerberus er en figur hentet fra gresk mytologi; en hund som vokter inngangen til underverdenen. Det engelske ordet DIRGE betyr sørgesang eller klagesang, og det søkte merket vil som helhet oppfattes som Cerberus klagesang. Fullmektigen har hevdet at CERBERUS ikke er et sterkt merke, da figuren er en vokter av dødsriket, og tjenestene har tilknytning til sikkerhetssystemer. Det hevdes at navnet Cerberus (eller Kerberos) er mye brukt og dermed må anses som svakt. Her vises det blant annet til søkeresultater på Internett (Google). Man kan etter Patentstyrets syn ikke legge til grunn at en gjennomsnittsforbruker kjenner til CERBERUS' rolle i gresk mytologi. Tilknytningen til tjenestene i det registrerte merkets varefortegnelse er uansett for indirekte til at man kan si at det registrerte merket taper seg i styrke. Det at et merke eller et navn er mye brukt er ikke i seg selv til hinder for at det anses som sterkt i

4 Annen avd. sak nr varemerkerettslig sammenheng. Siden CERBERUS er et særpreget navn fra gresk mytologi, har Patentstyret lagt til grunn at det registrerte merket, CERBERUS, har høy distinktivitetsgrad. Merket må derfor tillegges en stor beskyttelsessfære. Søkers fullmektig anfører at merkene fremstår som tilstrekkelig forskjellige, da merkeelementet DIRGE i det søkte merket skaper avstand mellom merkene. Fullmektigen hevder også at det er vanlig å legge mest merke til det første ordet i et flerordsmerke. I denne forbindelse har fullmektigen har vist til to saker fra Førsteinstansdomstolen i EU. T-183/03 Mundicolor og T-346/04 Arthur et Felicie. I sakene Mundicolor og Arthur et Felicie ble det foretatt konkrete vurderinger av hvilket merkeelement som var dominant. Vi deler ikke fullmektigens oppfatning om at domstolen etablerer noen fast norm som går ut på at ordets begynnelse alltid skal ha størst betydning. Det er derimot uttalt at merkets begynnelse ofte vil bli lagt mer merke til (Mundicolor, premiss 83). Vi vil bemerke at EF-domstolen og Førsteinstansdomstolen stadig gjentar at det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Patentstyret er enig med fullmektigen i at merkeelementene DIRGE OF også skal tas i betraktning, men vi deler ikke oppfatningen om at ordet DIRGE er tilstrekkelig til å skille merkene fra hverandre. Det antas at merkene er svært like begrepsmessig, siden CERBERUS er subjektet i det søkte merket. Patentstyret må foreta en konkret vurdering av hvilket helhetsinntrykk merket etterlater seg i bevisstheten hos en gjennomsnittsforbruker. CERBERUS er det lengste og mest spesielle ordet i merket, og det er således naturlig at gjennomsnittsforbrukeren fester seg ved dette. Det felles elementet CERBERUS vil etter Patentstyrets syn medføre både visuell, fonetisk og betydningsmessig likhet mellom merkene. Siden det registrerte merket er sterkt, vil en gjennomsnittsforbruker lett kunne tro at CERBERUS og DIRGE OF CERBERUS har samme kommersielle opprinnelse, eller at det foreligger et kommersielt fellesskap mellom innehaverne av merkene. Fullmektigen har videre hevdet at det registrerte merket er vernet for tjenester med en profesjonell kundekrets, mens varene i det søkte merkets varefortegnelse er myntet på vanlige sluttbrukere. Patentstyret kan ikke se at det går noe klart skille mellom de to kundegruppene. For eksempel vil utleie av databehandlingsutstyr og utgivelse av bøker i motholdets varefortegnelse også være beregnet på private forbrukere. Med hensyn til anførselen om at DIRGE OF CERBERUS har vunnet særpreg gjennom bruk, vil vi bemerke at innarbeidelse kan styrke et merkes særpreg i forhold til vurderingen i 13 første ledd. Det kan imidlertid ikke legges avgjørende vekt på innarbeidelse/bruk i forvekselbarhetsvurderingen det ville bære galt av sted dersom man kunne frata et eldre merke sitt vern ved å innarbeide et nyere merke. Fullmektigen har også vist til to saker hvor Patentstyrets 2. avdeling kommet til at merkene ikke var forvekselbare, nr ISOMAX / MAX og nr ZOK og ZOCOR. Vi kan ikke se at disse er analoge med den foreliggende sak. Det felles merkeelementet MAX må anses som et svakt merkeelement, i motsetning til det særpregede CERBERUS som er felles for merkene som her skal vurderes. I den andre saken uttalte 2. avdeling at Uansett hvordan ordet ZOCOR uttales fremstår det som kunstig å oppfatte ordet ZOCOR som sammensatt av elementene ZOCog OR. Så lenge ordet er rent fantasiord, kan det vanskelig sies å være sammensatt av slike elementer. Her var det således ikke naturlig å se ZOK/ZOC som et felles merkeelement. Denne saken kan etter Patentstyrets syn ikke være særlig veiledende i forhold til den konkrete vurdering vi står overfor i den foreliggende sak.

5 Annen avd. sak nr Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at det søkte merket er egnet til å forveksles med registrering nr , ordmerket CERBERUS. Merket er således ikke registrerbart i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." En begrunnet klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse innkom den 20. januar Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets konto den 9. februar Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler søkers fullmektig: "Vi vil herved påklage Patentstyrets avgjørelse av 20. november Klagen har vedlegg (bilag), men disse oversendes bare med post. Søkers hovedinteresse er å oppnå registrering for varene "datamaskinspillprogramvare" og "videospillprogramvare" i klasse 9. Den følgende argumentasjonen vedrørende varer og tjenester konsentrerer seg derfor om nevnte disse. Patentstyret skriver at man har kommet til at nevnte varer er likeartet med tjenestene "utvikling av programmer for elektronisk databehandling" hos motholdet. En slik likeartethet som den Styret anfører fremgår av Styrtets kryssgranskningsliste og har vært anført i flere tidligere saker. Likevel mener vi det i denne saken er grunn til å vurdere den anførte likheten nærmere. Vi viser først til 2. avdelings avgjørelse Der foreslo 2. avdeling at søker spesifiserte sin programvare til å gjelde på bioinformatikkområdet. Dette var tilstrekkelig til at søknaden kunne registreres for slik programvare. Søknaden gjaldt opprinnelig "programvarer" generelt. Med den nevnte presiseringen kunne merket registreres på tross av at motholdet var registrert for "Nodes.." i klasse 9, "providing of access to computer networks" i klasse 38 og "providing of access of databases through networks" i klasse viser at 2. avdeling har vurdert spesialisert programvare (og spesialiserte programvaretjenester) som å skille seg nok fra mer generelle varer og tjenester på det samme området til at registrering kan gis når det er en viss forskjell i kjennetegn. Vi viser til videre til at OHIM først registrerte vår klients søknad (identisk med herværende) som CTM og siden registrerte for en annen søker CERBERUS som ordmerke uten påvist innarbeidelse som CTM for spesialisert datautstyr i klasse 9 og tilhørende (spesialiserte) utviklingstjenester i klasse 42. Patentstyret anførte at motholdets programutviklingstjenester hindret registrering av søkers spillvarer. Til det vil vi anføre at "utvikling av programmer for elektronisk databehandling" i seg selv er en spesialisert tjeneste som krever en solid faglig bakgrunn.

6 Annen avd. sak nr Vedlagt følger som bilag 1 utskrift fra Wikipedias artikkel "Programvareutvikling" som viser under avsnittet "Sertifisering" at en typisk utdannelse i Norge for en programvareutvikler er tre års bachelor-utdannelse (tidligere høgskoleingeniør) eventuelt med to år ekstra opp til mastergrad. Videre vil vi anføre at "utvikling av programmer for elektronisk databehandling" etterspørres av en begrenset og spesialisert kundekrets. Selv om mange i befolkningen er kjent med og bruker programvare, er det de færreste som bestiller og kjøper tjenester med utvikling av slike programmer. Etter vår oppfatning vil det typisk være profesjonelle aktører av en viss størrelse eller med særlige behov på området som bestiller disse tjenestene. Vi vil også tro at slike kjøp helst skjer hvis kjøper selv har personell med en viss innsikt på fagområdet eller benytter tredjeparter med slik kunnskap. I alle fall kan det legges til grunn at til hjemmebruk kjøper de aller fleste programvare som er ferdig utviklet og slikt programvarekjøp skjer i tillegg ofte som en integrert del av kjøpet av PC. Søkers spill i klasse 9 er rangert som passende for brukere fra 12 år og blir beskrevet som et spill for tenåringer av Entertainment Software Rating Board, (bilag 10 under Ratings, øverst på bilagets s. 2.) Dette gir grunnlag for å anta at gjennomsnittskunden møter søkers varer på et tidlig tidspunkt i livet, typisk i den alderen som er angitt, mens det er først en god del senere i livet at man typisk vil inngå i kjøpergruppen for programvareutviklingstjenester. Det er dermed en viss aldersmessig forskjell på gjennomsnittskundene for søkers spillvarer og motholdets utviklingstjenester. I tillegg er det opplagte forskjeller ved at søkers varer er masseproduserte konsumvarer som selges via forhandlere. Disse forhandlerne kan være spesialforhandlere for spillvarer, men er også i stor og økende grad dagligvareforetninger, supermarkeder etc. I motsetning til dette vil de utviklingstjenestene motholdet tilbyr rette seg mot kunder som ikke kan benytte masseprodusert programvare til sine programvarebehov. Kjøp av motholdets utviklingstjeneste vil vi tro forutsetter en høy grad av dialog mellom kjøper og tilbyder, idet et vellykket resultat er avhengig av at kjøpers spesifikke behov på best mulig vis blir forstått og ivaretatt av programutvikleren. En slik tjeneste har få likhetspunkter med en massevare man plukker og betaler for i kassen og innebærer ofte en omfattende prosess med prøving og feiling, opplæring, instruksjon, etc. En viss overlapping i omsetningskretsene kan muligens forekomme, men grunnet de ovennevnte ulikhetene vil det være betydelig forskjell mellom gjennomsnittskundene til søkers varer og motholdets programutviklingstjenester. Videre vil motholdets gjennomsnittskunder kunne ha slikt kjennskap til programvare at det er usannsynlig at de skaper den nødvendige sammenheng mellom CERBERUS som navn på utviklingstjenester og som sistedel av tittelen på søkers spill. At CERBERUS i søkers merke kan bringe dem til å tenke på motholdet er ikke tilstrekkelig til å avslå registrering så lenge de ikke forveksler eller antar det er en forbindelse. På tilsvarende måte vil søkers gjennomsnittskunder ikke være kunder til motholdets tjenester.

7 Annen avd. sak nr Søker har selv drevet programvareutvikling for å skape sine spillvarer og teksten i søknaden er én av mange titler på søkers spillvarer og ikke forbundet med eller lignende søkers eget navn. Både motholdets kunder og søkers kunder kan være kjent med at tittelen på spillvarer (som andre verktitler) ikke er det samme som navnet på utviklerne og /eller opphavspersonene. Endelig vil vi vise til Førsteinstansrettens avgjørelse T-38/04, p. 34, som viser hvordan man i EUs varemerkesystem skiller mellom varene innad i klasse 9, noe som kan tyde på at 1. avdelings vurdering av likheten mellom varer i klasse 9 og tjenester i klasse 42 kan være i utakt med utviklingen i andre land. Vi vil videre vise til at søkers merke hadde oppnådd en viss innarbeidelse på søknadstidspunktet. Vi legger i den anledning ved dokumentasjon som også var vedlagt vår imøtegåelse av 16. mai 2006 til Patentstyret. Som bilag 2 følger bilaget med samme nummer fra nevnte imøtegåelse. Videre siterer vi fra imøtegåelsen (noen skrivefeil er rettet): "De første treffene finnes i bilag 2 og gjelder omtale av søkers merke som er navnet på et datamaskinspill. Utskriften fra Game Reactor viser at spillet først lanseres mot slutten av Likevel kommer det allerede omtale. Neste utskrift, fra FinalFantasy.no, viser at søker allerede kan ha presentert CERBERUS som en figur i tidligere spill. Etter dette følger en utskrift fra 16. september 2004 fra Dagbladet.no. Også dette er forhåndsomtale av DIRGE OF CERBERUS. Det samme er nok en utskrift fra Dagbladet.no som er datert 29. desember Dette viser at riksdekkende medier omtalte det søkte merket allerede for noen år siden. Dermed kunne søkers omsetningskrets gjøre seg kjent med det på forhånd og det har skjedd en viss grad av innarbeidelse." Med nevnte imøtegåelse til Patentstyret fulgte som bilag 3 eksempler på at ordet CERBERUS er brukt for tjenester og varer forbundet overvåkning og bevoktning. Bilag 3 følger også klagen og vi siterer videre fra nevnte imøtegåelse: "Bilag 3 inneholder eksempler på det jeg nevnte i mitt forrige innlegg, nemlig forbindelsen mellom CERBERUS og bevoktning. Først følger informasjon fra Stokkeland Elektro AS om at selskapet leverer og installerer brannalarmen Cerberus. Videre følger informasjon fra firmaet Cerberus AS som også installerer elektriske alarmer, adgangskontroll og tv-overvåkning. Så følger et treff fra nettkatalogen.no som gjelder selskapet Cerberus ISC Inc. Selskapet driver innen sikkerhet. Deretter en utskrift fra Universitetet i Bergen som har "Cerberus kort" som "nøkkel". Videre følger nok en utskrift fra nettkatalogen.no som viser at Cerberus forbindes med sikkerhet og datautstyr." Videre følger også bilag 4 fra samme imøtegåelse, med tilhørende sitat: "Bilag 4 er utskrifter fra nettsteder som gjelder dataspill. Også disse viser at navnet CERBERUS er kjent og i bruk." Vedlagt følger videre bilag 5 og bilag 6 fra vår tidligere imøtegåelse. Vi gjentar likeledes den teksten fra imøtegåelsen som omhandlet de to sistnevnte bilagene: "Bilag 5 er likeledes utskrifter, denne gang fra kulturområdet. Det viser at Cerberus er navnet på et bokforlag, er kjent fra Chaucers verdenskjente Canterbury tales, er tema i moderne teaterstykker, er med i tittelen på skrekkfilmer og i bandnavn for musikk som spilles på NRK.

8 Annen avd. sak nr Videre opptrer Cerberus som navn på datasystemer i en TV 2-serie og som navn på musikkgrupper (se bemerkningen "Nesten litt rart når så sykt mange har dette navnet."). Videre inneholder nettstedet petfood.no omtale av Cerberus' mytologiske opphav. Cerberus er også tema på artisten Morten Abels offisielle nettside. Bilag 6 viser at navnet Cerberus i tillegg omtales og brukes på andre vidt forskjellige samfunnsområder. Den første utskriften er fra et nettsted om planter, side 2 viser at Cerberus er navn på en del i en Mercedes Benz, side 3 at Operation Cerberus var navnet på en militær operasjon under 2. verdenskrig, side 4 viser Cerberus som navn på et bedriftsidrettslag i orientering, neste side omtale Cerberus som et amerikansk investeringsselskap i konkurranse med Norske Skog Canada. Det siste vedlegget gjelder fartøyet M/S Cerberus som ble bygget ved Kleven Verft AS nylig. Samlet viser dette at Cerberus (Kerberos) er et navn og begrep som er kjent fra svært ulike livsområder. Det går samtidig fram at begrepet er særlig kjent fra sikkerhets- og datavirksomhet." Vi vil anføre at dette viser at CERBERUS og den norske formen Kerberos er i bruk på de forskjelligste områder slik at de aktuelle kundene kan ha truffet det før i ulike sammenhenger, noe som igjen svekker sannsynligheten for at de vil forbinde ordet med bare ett foretak. Angående den påviste bruken av CERBERUS / Kerberos i datasammenheng og for overvåknings- og vakttjenester vil vi først vise til den nære sammenhengen det er mellom slike varer og tjenester, idet datateknikk kan brukes og blir brukt til overvåknings- og bevoktningsformål. Motholdet er registrert for ulike data- og tekniske tjenester i klasse 42, samt for tjenester vedrørende sikkerhetssystemer, etc. i klasse 37. Vi er enige med Patentstyret i at det ikke kan legges til grunn at relevante gjennomsnittsforbrukere kjenner CERBERUS' rolle i gresk mytologi og skikkelsens mytologiske opphav. Men, som vi tidligere har anført er den mytologiske vokterrollen ført videre i våre dager ved at navnet brukes om bevoktning, overvåking, etc. Dermed er det ikke nødvendig at gjennomsnittskundene kjenner den mytologiske bakgrunnen, de kan likevel bli oppmerksom på og vant med at CERBERUS brukes om varer og tjenester til overvåknings- og vaktformål. Videre kan vi ikke helt følge 1. avdeling når man anfører at gjennomsnittsforbrukerne på den ene siden ikke kjenner CERBERUS' mytologiske rolle, mens man samtidig anfører: "Siden CERBERUS er et særpreget navn fra gresk mytologi, har Patentstyret lagt til grunn at det registrerte merket CERBERUS, har høy distinktivitetsgrad. Merket må derfor tillegges en stor beskyttelsessfære." Navnets bakgrunn kan ikke spille en selvstendig rolle overfor gjennomsnittsforbrukerne hvis de ikke kjenner den og kan da heller ikke begrunne en særlig grad av særpreg overfor dem. Varemerker skal bedømmes ut fra oppfatningen hos gjennomsnittskunden. 1. avdeling anførte i tillegg: "Det antas at merkene er svært like begrepsmessig, siden CERBERUS er subjektet i det søkte merket". Vi kan imidlertid ikke se at det er grunn til å legge særlig vekt på begrepsmessig innhold hvis gjennomsnittsforbrukerne ikke kjenner CERBERUS som navn på en skikkelse. Det kan ikke legges til grunn at CERBERUS oppfattes som subjekt av disse kundene. Søkers merke er heller ikke en fullstendig setning som inneholder et subjekt.

9 Annen avd. sak nr Som for 1. avdeling vil vi vise til at det er lagt til grunn som vanlig forbrukeratferd at man fester seg mest ved innledningen av et varemerke. Innledningen i søkers merker er et særpreget ord som ikke finnes i motholdet og dette er tydelig både visuelt og fonetisk. Videre er det slik at kunder oppfatter varemerker som en helhet og ikke analyserer merkedelene. Samlet taler dette for at gjennomsnittskundene vil oppfatte forskjellen mellom søkers merke og motholdet. Vi viser i den anledning til 2. avdelings avgjørelser nr. 6867, 7368, 7068 og Videre viser vi til dommene fra EFs førsteinstansrett i sakene T-183/02, p. 83 og T-346/04, p. 46. Oversatt betyr søkers merkeelement DIRGE "klagesang". Etter vår erfaring er dette ordet lite brukt. Vi vil for eksempel peke på at det vanlige i forklaringer til sanger og noter er at man bruker begrep som "lament" for å antyde at stemningen er sorg. Samtidig vil vi peke på at DIRGE brukes og kan være til en viss grad innarbeidet for varer som ligner søkers og som retter seg mot den samme omsetningskretsen. Eksempler er bilag 7 som viser at DIRGE er brukt som navn på en karakter i robotserien Transformers. Samme vedlegg inneholder også en forklaring av hva Transformers er. Bilag 8 er en utskrift fra Wikipedia med overskrift Xombie. Av den første setningen fremgår det at: "Xombie is a series of Flash cartoons produced by James Farr." Nevnte verk har også en skikkelse kalt Dirge. Odet er uthevet og understreket i bilaget. Som det videre fremgår av utskriften fra Google i bilag 8 er Xombie også kjent i Norge, idet et søk etter Xombie i "Sider fra Norge" ga ca. 104 treff. Dermed kan det ikke ses bort fra at søkers omsetningskrets allerede kjenner begrepet DIRGE og vil feste seg ved det når de møter det i søkers merke. På den annen side er det ikke påvist noen grunn til at gjennomsnittskundene for motholdets programutviklingstjenester skulle ha spesielt kjennskap til begrepet DIRGE. For søkers kunder kan dermed DIRGE være kjent og vi viser til at rettspraksis fra førsteinstansretten og EF-domstolen legger til grunn at det har betydning for evnen til å atskille om et merke har mening og at det også legges til grunn at forbrukere vil feste seg ved merkeelementer som de gjenkjenner og/eller forstår. Vi viser i den anledning også til 2. avdelings avgjørelse nr I tillegg vil vi vise til en relativt ny avgjørelse fra EF-domstolen om merkefamilier. I C-234/06 P stadfestet domstolen førsteinstansrettens avgjørelse i T-194/03. Domstolen la således til grunn at bl.a. p.127 i T-194/03 var riktig. Retten hadde der anført at for at forvekslingsfare skal foreligge må det nye merket ikke bare ligne merkene i serien eller familien, men det må også ha trekk som kan sette det i forbindelse med serien. Dette vilkåret var muligens ikke oppfylt hvis fellestrekket hadde en annen plassering eller ulikt semantisk innhold i det nye merket. Vi vil vise til at både plasseringen av CERBERUS og den semantiske sammenhengen er forskjellig fra motholdet til søkers merke. Dessuten er motholdet bare en enkeltstående registrering og ikke del av en serie. I motsetning til dette viser bilag 9 at DIRGE OF CERBERUS inngår i en tittel som knytter merket til den serien det er en del av, nemlig søkers serie med navn Final Fantasy VII. Denne

10 Annen avd. sak nr utkom første gang i 1997 som det syvende spillet i søkers serie Final Fantasy. Vi legger ved en utskrift om Final Fantasy VII i samme bilag og gjør også oppmerksom på at Final Fantasy inngår i eller er eneste tekst i hele 11 av søkers norske varemerkeregistreringer. Det kan dermed videre legges til grunn at innarbeidelsen av søkers merke har fortsatt etter søknaden og stadig pågår. Vi viser til Lassen og Stenviks kommentarer i petitavsnittet på s. 385 øverst om at sterk innarbeidelse av et yngre merke reduserer sannsynligheten for forveksling. Selv om vi ikke hevder at søkers merke er innarbeidet i samme grad som Hydro, vil det være en glideskala som må anvendes der innarbeidelse inngår i helhetsvurderingen av forvekslingsfaren. Til slutt nevnes for ordens skyld at 1.avdeling tidligere anførte at ordet OF i søkers merke gjør det naturlig at kundene fester seg særlig ved det som følger etter dette ordet, nemlig ordet CERBERUS. Vi vil anføre, som overfor 1.avdeling, at et utrykk som for eksempel "The computer games of today" etter vår oppfatning kan føre til at kundene fester seg ved tvert imot det som står foran OF. Det er dermed ikke noen automatikk i at ordet OF leder til fokus på teksten som kommer etter det. På bakgrunn av alt det ovennevnte mener vi å ha vist at det er tilstrekkelig ulikhet mellom søkers og motholdets varer og tjenester, mellom deres gjennomsnittskunder (se bilag 10), i omsetningsformer etc., samt tilstrekkelig forskjell mellom merkene, til at søkers merke kan registreres. Som beskrevet i innledningen er søkers primært interessert i registrering for "videospillprogramvare" og "datamaskinspillprogramvare", begge i klasse 9. I utgangspunktet vil vi imidlertid anføre at søkers merke bør kunne registreres for samtlige av varene og tjenestene i søknaden. Vi ber vennligst om beskjed dersom 2. avdeling finner at merket bare kan tillates registrert for et mindre antall varer og tjenester eller at tilføyelser eller presisering av varefortegnelsen kan gi adgang til registrering." Den 10. mai 2010 sender Annen avdeling følgende brev til søkers fullmektig: "Under den forberedende behandlingen i Annen avdeling er utvalgslederen kommet til at det kan få betydning for sakens avgjørelse om varefortegnelsen blir begrenset. Det kan synes som avstanden mellom kjennetegnene vil være tilstrekkelig om det anmeldte varemerket brukes for "datamaskinspillprogramvare" og "videospillprogramvare" i klasse 9. Det kan riktignok være fellesskap i produksjon mellom slike varer og tjenesten "utvikling av programmer for elektronisk databehandling" i det motholdte merkets varefortegnelse (klasse 42). Varene "datamaskinspillprogramvare" og "videospillprogramvare" retter seg imidlertid mot vanlige sluttbrukere, mens "utvikling av programmer for elektronisk databehandling" er tjenester som alt vesentlig retter seg mot næringsdrivende som enten har behov for skreddersydde programvareløsninger eller som ønsker å få utviklet programvare for omsetning. Det synes videre ikke å være fellesskap i formål, bruk eller omsetning mellom de nevnte varene og tjenestene. Hertil kommer at tjenesten "utvikling av programmer for elektronisk databehandling"

11 Annen avd. sak nr normalt vil bli bestilt etter personlig kontakt, ofte også etter individuelle forhandlinger, hvilket vil bidra til å redusere risikoen for forveksling. Derimot må det anses å være overlapp mellom "tilveiebringe informasjon om underholdning innen området tegneserier, romaner og magasiner" (klasse 41 i det anmeldte merkets varefortegnelse) og nedlastbare elektroniske publikasjoner innen området generell underholdning (klasse 9 i det søkte merkets varefortegnelse) og "utgivelse av bøker, magasiner og tidsskrifter", som det motholdte merket er registrert for. For nevnte varer og tjenester synes likheten mellom kjennetegnene å være så stor at det vil oppstå risiko for forveksling. Til å kommentere ovenstående, og eventuelt inngi en revidert varefortegnelse, innrømmes frist til mandag den 14. juni De må være forberedt på at saken vil bli tatt opp til avgjørelse på det grunnlaget som foreligger ved fristens utløp." Den 25. mai 2010 innkom følgende nye varefortegnelse fra søkers fullmektig: "VAREFORTEGNELSE 09: Datamaskinspillprogramvare; videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker, magnetiske disker og bånd, halvledende ROM'er inneholdende musikk eller oppdiktede fortellinger; audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske disker og bånd, halvledende ROM'er inneholdende musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte kompaktplater inneholdende musikk; forhåndsinnspilte digitale videodisker inneholdende musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte videokassetter inneholdende musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; dekorative magneter; musematter; stropper for mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort; minnekortetuier; CD-etuier; datamaskintastaturer; styrespaker (joysticker); kontrollere til videospill; nedlastbare bakgrunnsbilder eller nedlastbare skjermsparere (bakgrunnsmønstre) til skjermer på datamaskindisplayer eller mobiltelefondisplayer; nedlastbar animasjon i form av dynamiske/ aktive bakgrunnsbilder eller skjermsparere (bakgrunnsmønstre) til skjermer på datamaskindisplayer eller mobiltelefondisplayer; nedlastbare lydopptak av musikk; nedlastbare elektroniske publikasjoner innen området datamaskinspill og videospill. 16: Strategihåndbøker for datamaskinspill; strategihåndbøker for videospill; serier med bøker inneholdende oppdiktede fortellinger og/eller fortellinger i fantasygenren; sangbøker; notehefter; tegneserier; magasiner som hovedsaklig omhandler videospill; plakater; klistremerker; papirfaner; kalendere; postkort; penner; blyanter; blyanthetter; pennaler; byttekort; samlekort med videospill- eller tegneseriefigurer; fotografier. 28: Dukker; leketøysfigurer; stoppede leketøy; oppblåsbare leketøy; leketøyskjøretøyer; leketøyvåpen; leketøysverd; spillkort; kortspill; brettspill; puslespill; håndholdte videospillenheter. 41: Tilveiebringe datamaskinspill på direkte datalinje og/eller videospill på direkte datalinje; tilveiebringe informasjon om datamaskinspillstrategier og videospillstrategier via datamaskinnettverk og/eller globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe informasjon om underholdning innen området datamaskinspill, videospill, kortspill og tegnefilmer; tilveiebringe på direkte datalinje ikke-nedlastbare tegneserier, tidsskrifter og magasiner innen området datamaskinspill."

12 Annen avd. sak nr I brevet som fulgte den nye varefortegnelsen uttaler søkers fullmektig: "Vi viser til Annen avdelings uttalelse datert 10. mai 2010 om at begrensning av varefortegnelsen kan få betydning for sakens avgjørelse, samt om hvilke varer og tjenester merket kan godtas for og hvilke ikke. Vedlagt følger en begrenset varefortegnelse uten de tjenestene i klasse 41 og varene i klasse 9 som Annen avdeling spesifikt nevner kan skape forvekslingsfare. Vi ber Annen avdeling vurdere søknaden på grunnlag av den begrensede varefortegnelsen. Videre ber vi igjen vennligst om beskjed dersom Annen avdeling finner at merket bare kan tillates registrert for et ytterligere begrenset antall varer og tjenester eller at tilføyelser eller presiseringer av varefortegnelsen kan gi adgang til registrering." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Etter Annen avdelings oppfatning foreligger ikke risiko for forveksling mellom det anmeldte varemerket, DIRGE OF CERBERUS, for «datamaskinspillprogramvare» og «videospillprogramvare» i klasse 9, og det motholdte varemerket, CERBERUS, for «utvikling av programmer for elektronisk databehandling» i klasse 42. Varene «datamaskinspillprogramvare» og «videospillprogramvare» retter seg mot vanlige sluttbrukere, mens «utvikling av programmer for elektronisk databehandling» er tjenester som alt vesentlig retter seg mot næringsdrivende som enten har behov for skreddersydde programvareløsninger eller som ønsker å få utviklet programvare for omsetning. Det synes videre ikke å være fellesskap i formål, bruk eller omsetning mellom de nevnte varene i klasse 9 og de nevnte tjenestene i klasse 42. Hertil kommer at tjenesten «utvikling av programmer for elektronisk databehandling» normalt vil bli bestilt etter personlig kontakt, ofte også etter individuelle forhandlinger, hvilket vil bidra til å redusere risikoen for forveksling. Under behandlingen for Annen avdeling har søkeren gitt avkall på kravet om vern for varene «nedlastbare elektroniske publikasjoner innen området generell underholdning» i klasse 9 og tjenestene «tilveiebringe informasjon om underholdning innen området tegneserier, romaner

13 Annen avd. sak nr og magasiner» i klasse 41. For de varer og tjenester som nå gjenstår, kan det ikke ses å foreligge risiko for forveksling med det motholdte varemerket. Etter dette blir Første avdelings avgjørelse å oppheve, og merket å registrere på grunnlag av varefortegnelsen inngitt 25. mai Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake til Første avdeling for registrering av varemerket med varefortegnelsen inngitt 25. mai Are Stenvik (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.)