PROTOKOLL. Annen avd. sak nr Reg. nr Varemerkesøknad nr Wearhouse AS, Sandnes (tidl. søker: Cubus AS, Billingstad)

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg. nr Varemerkesøknad nr Søker: Wearhouse AS, Sandnes (tidl. søker: Cubus AS, Billingstad) Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Fullmektig: Wearhouse A/S, Herning, Danmark Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes (tidl. advokatfirma Poul Müller, Århus, Danmark Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 13. november 2006, hvorved registreringen av ordmerket "WEARHOUSE" ble besluttet opphevet etter innsigelse. Avgjørelsen ble meddelt partene samme dag. Merket er registrert med følgende varefortegnelse: Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg. Innsigelsen var for det første begrunnet med at merket "WEARHOUSE" er egnet til å forveksles med innsigers innarbeidete varemerke "WEARHOUSE", primært innarbeidet for varen "klær", og at merket således er registrert i strid med bestemmelsen i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 2, 4 og 6. For det annet har innsiger anført at varemerket "WEARHOUSE" er egnet til å oppfattes som innsigers foretaksnavn "WEARHOUSE A/S" og innarbeidede sekundære foretningskjennetegn, "WEARHOUSE SCANDINAVIA" og "WEARHOUSE", og at merket således er registrert i strid med bestemmelsen i varemerkelovens 14 første ledd nr. 4. For det tredje hevder innsiger at (daværende) søker ved søknadens innlevering var kjent med at betegnelsen "WEARHOUSE" allerede var tatt i bruk som varekjennetegn av en annen, og at merket således også er registrert i strid med bestemmelsen i varemerkelovens 14 første ledd nr. 7, jf. 4 og 6. Endelig har innsiger anført at hans danske foretaksnavn "Wearhouse" nyter vern etter bestemmelsen i Pariskonvensjonens art. 8 mot å bli tatt i bruk som, eller innlemmet i, et registrert vare- og/eller forretningskjennetegn for en annen i Norge for de aktuelle varegrupper. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringsinnehaveren.

2 2. avd. sak nr Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Patentstyret ønsker først å bemerke følgende vedrørende disposisjon i denne avgjørelsen. Først må det avgjøres om innsiger har en innarbeidet rettighet, herunder varemerke eller sekundært foretningskjennetegn, eller tatt et foretaksnavn i bruk, jf. varemerkeloven 2 og foretaksnavneloven 1-1 annet og tredje ledd. Videre må det avgjøres om en eventuell rettighet er egnet til å oppfattes som, eller forveksles med, søkers merke, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 4 og nr. 6. Til slutt vil det bli foretatt en vurdering i forhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 7 og Pariskonvensjonen art. 8. Spørsmålet om innarbeidelse, jf. varemerkeloven 2 og foretaksnavneloven 1-1 tredje ledd: Et av vilkårene for at varemerkeloven 14 første ledd nr. 4 og nr. 6 skal kunne komme til anvendelse, er at det må foreligge en registreringshindrende rettighet, jf. også varemerkeloven 2, og foretaksnavneloven 1-1 annet ledd tredje punktum og tredje ledd annet punktum. Innsigers fullmektig har anført at innsiger har innarbeidet varemerket "Wearhouse" for primært "klær", og som foretaksnavn og sekundære foretningskjennetegn, Wearhouse Scandinavia og Wearhouse. Søkers fullmektig avviser at innsiger har innarbeidet rettigheter til merket "Wearhouse". Det anføres at skjæringspunktet for denne vurderingen må være det tidspunktet da søker tok det søkte merket i bruk, nemlig mars Dette synes å være begrunnet med at det ikke skal tas hensyn til innarbeidelse foretatt av innsiger etter søker tok sitt merke i bruk. Patentstyret har først følgende bemerkninger vedrørende skjæringspunktet for vurderingen av om det foreligger innarbeidelse/bruk. Vi kan ikke se grunnlaget for påstanden om at dette tidspunktet skal settes til mars En eventuell innarbeidelse/bruk kan forhindre at det søkte merket blir registrert, men må ikke blandes sammen med muligheten for parallell innarbeidelse. En parallell innarbeidelse avskjærer ikke den ene parts mulighet til å bruke sin innarbeidede rettighet som hindring for den annen parts søknad om registrering. Det skal følgelig tas hensyn til all innarbeidelse/bruk frem til søknadens inngivelse Innsigers fullmektig har innlevert dokumentasjon på innarbeidelse i form av blant annet flere fakturaer, fakturajournal, protokoll fra generalforsamlingen, en avtale med LENE V fra 1997, utskrifter fra nettsider datert 2004, en katalog, poster, registrering av domenenavnet 15 nov. 99, bruk på innsigers nettside 2004 og ordre fra Patentstyret kan ikke legge avgjørende vekt på dokumentasjon som er datert etter søknadens innlevering. Utskrifter og bruk på nettsider til Lene V og B-young er datert fem år etter søknadsdatoen og kan av denne grunn ikke tillegges vekt i denne vurderingen. De innsendte faktura og ordre samt fakturajournalen, viser omfanget av salget av innsigers produkter. Etter vårt syn viser ikke dette materialet bruk av et varemerke, men bruk av et foretaksnavn i forhold til forhandlerene. Materialet viser dog omfanget av omsatte produkter. Avtalen med Lene V viser at det er avtalt kjederabatt og betalingsbetingelser, ikke bruk i forhold til omsetningskretsen. Den innleverte katalogen viser derimot bruk av "wearhouse" på klær og merkelapper slik at det fremstår som bruk av et varemerke. Denne katalogen er ikke datert, men innsigers fullmektig opplyser om at den er trykket i 1998 og levert til kunder og forhandlere. Det opplyses at

3 2. avd. sak nr katalogen er delt ut til ca. 500 norske forhandlere i varierende antall. Dette er ca. 179 forhandlere mer enn det fullmektigen opplyser at innsiger hadde i Dette tyder på at katalogen enten ble delt ut til en rekke forhandlere som ikke førte innsigers produkter, eller at innsiger har hatt en sterk reduksjon i antall forhandlere fra 1998 til Uansett er det ikke oppgitt et konkret antall kataloger eller hvor mange slike kataloger som er delt ut til kundene. Det er videre vist til bilder av plakater og klær med merket WEARHOUSE. Ingen av disse bildene er datert, men fullmektigen daterer bildene fra 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003 og Av bildene som er datert før søknadens inngivelse er det kun to hengeetiketter fra 1996 og 1997 som er direkte datert. Selv om det tas hensyn til bildene av klær med merket WEARHOUSE fra 1996, 1997 og 1999, gir dette et begrenset grunnlag for å vurdere innarbeidelsen av det aktuelle merket. Innsigers fullmektig har vist til omsetningstall, gjennom en fakturajournal, på 20 millioner i perioden til Fakturajournalen består av i alt 77 sider, der de første 39 sidene viser fakturerte beløp før søknadens inngivelse. Innsigers fullmektig har ikke summert beløpene frem til denne datoen. Det er derfor vanskelig å fastslå hvor stor omsetning som foreligger før dette tidspunktet. Det er videre innlevert posteringsjournaler som viser salg til Norge for kr ,- i 1997 og kr ,- i For 1994 er det innlevert to faktura på til sammen ca. kr ,- og en fakturajournal fra 1993 på kr ,-. Frem til 1998 er det dokumentert omsatt for ca. kr ,-. Det er således vanskelig for Patentstyret å anslå eksakt hvor mye innsiger hadde omsatt for da søknaden ble innlevert Ut fra sakens dokumentasjon og utviklingen i innsigers salg til Norge antas det at innsiger har solgt for ca. 10 millioner kroner fordelt på hele perioden Søkers fullmektig har vist til en artikkel i Økonomisk Rapport der det fremgår at den totale omsetningen for klær i 2002 var på ca. kr. 22,2 milliarder eksklusiv merverdiavgift. Det fremgår av den samme artikkelen at dette representerte en økning på 2,8 prosent fra Det kan derfor anslås at den årlige totale omsetningen i perioden lå på ca. kr milliarder hvert år. Innsigers salg på til sammen ca. 10 millioner fra 1993 til 1999 må etter dette utgjøre en meget liten andel selv om det tas hensyn til at prisene ut fra butikkene ofte kan være 2 3 ganger så høye som prisene inn til butikkene. Det skal i denne sammenheng også bemerkes at forhandlerleddene kun utgjør en liten del av den totale omsetningskretsen for klær. En eventuell innarbeidelse må vurderes i forhold til den relevante gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene. I forhold til klær antas det at hele befolkningen er omsetningskretsen, herunder sluttforbrukeren. En eventuell innarbeidelse for en så liten del av omsetningskretsen som forhandlerleddene representerer, vil ikke være tilstrekkelig til å begrunne et innarbeidelsesvern mot en senere registrering. Dette får avgjørende betydning for vurderingen av faktura, fakturajournal og katalogen som det antas i hovedsak har vært rettet mot forhandlerene. Det må i denne sammenheng også legges vekt på at det aktuelle merket Wearhouse anses å være et meget svakt merke ved at det er en nær ubetydelig omskriving av WAREHOUSE som kan oversettes til varelager, pakkhus, varehus. Det er ingen tvil om at merket fonetisk sett vil bli oppfattet slik. "Wear" er videre det engelske ordet for "bruk, klær, tøy (i sammensetninger så som travel wear), slitasje, ha på seg" som sammensatt med HOUSE vil bli oppfattet som "kleshus", og må også av denne grunn anses som svakt. Det kreves således en relativt omfattende innarbeidelse for at Wearhouse skal kunne anses å være godt kjent som særlig kjennetegn for noens varer. En slik omfattende innarbeidelse synes ikke å foreligge i denne saken. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det innsendte materialet ikke i tilstrekkelig grad viser innarbeidelse av WEARHOUSE som varemerke eller sekundært forretningskjennetegn, verken lokalt eller i riket, jf. varemerkeloven 2 og foretaksnavneloven 1-1 tredje ledd annet punktum.

4 2. avd. sak nr *** Spørsmålet om innsigers foretak[snavn] er tatt i bruk, jf. foretaksnavneloven 1-1 annet ledd tredje punktum: Kravet i varemerkeloven 2 annet ledd om at et merket må være "godt kjent" som særlig kjennetegn for noens varer, er ikke gjentatt i foretaksnavneloven 1-1 annet ledd tredje punktum. Etter denne bestemmelsen oppnås det vern for foretaksnavnet ved at det "tas i bruk" her i rike som navn på foretaket. Den innleverte dokumentasjonen fra innsigers side viser at innsiger i perioden frem til utgangen av 1996 har tatt i bruk foretaksnavnet Wearhouse Corporation, og etter 1996 i hovedsak har tatt i bruk foretaksnavnet Wearhouse Scandinavia, for salg av klær, jf. innleverte faktura og fakturajournal. Bruken av Wearhouse Corporation opprettholdes ved at innsiger i flere av fakturaene setter Wearhouse Corp. som betalingsmottaker. Innsigers bruk av Wearhouse AS kommer først til utrykk i faktura datert Den ovenfor nevnte dokumentasjonen viser at foretaksnavnene er brukt i forbindelse med salg av varer for ca. 10 millioner kroner i en periode på seks år, og at kjennetegnet fremgikk på en del av produktene. Det antas at foretaksnavnet er tatt i bruk på en slik måte at offentligheten har kunnet bli kjent med det, jf. Lassen: Oversikt over norsk varemerkerett s. 233 flg. Patentstyret har videre vurdert ordmerket WEARHOUSE som registrerbart i forhold til varemerkeloven 13 første ledd. Dette medfører at innsigers foretaksnavn har vern mot lignende varemerker, jf. foretaksnavneloven 3-2. Det innsigelsesgrunnlaget denne bruken eventuelt skulle representere går ikke tapt ved at søker i mars 1996 tar i bruk, og 17. november 1999 får registrert, Wearhouse som foretaksnavn. Registreringen medfører at søker kan bruke Wearhouse som et foretaksnavn, men fratar ikke innsiger rett til å anføre sitt foretaksnavn som hinder for en senere registreing av et varemerke. Wearhouse AS eksisterer ved siden av hverandre som foretaksregistreringer i Brønnøysundregistrene, under organisasjonsnummer og Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det innsendte materialet i tilstrekkelig grad viser at innsiger har tatt i bruk WEARHOUSE som et foretaksnavn, jf. foretaksnavneloven 1-1 annet ledd tredje punktum. *** Spørsmålet om foretaksnavnet er egnet til å oppfattes som, eller forveksles med, søkers merke, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 4 og nr. 6: Problemstillingen blir så om det søkte merket er egnet til å oppfattes som en annens foretaksnavn, eller er egnet til å forveksles med innsigers foretaksnavn, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 4 og 6, 6 første ledd og 1 tredje ledd. Spørsmålet om hvorvidt to kjennetegn er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både tjeneste- og vareslagslikheten, og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd og 1 tredje ledd. Når det skal avgjøres om kjennetegnene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste kjennetegnet er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større

5 2. avd. sak nr beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EF-domstolens avgjørelser C- 39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea! og nr. 7092, Handi. Det søkte merket ønskes registrert for "klær, fottøy, hodeplagg" i klasse 25. Innsigers foretaksnavn er brukt for salg av klær og fremkommer i noen tilfeller på selve klærne. Det foreligger således vare- og tjenestelikartethet, jf. varemerkeloven 6 første ledd. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte og det registrerte merket, sett i forhold til at de aktuelle varene er "klær eller salg av klær", vil henvende seg til helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren". Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. Innsiger har tatt i bruk foretaksnavnene Wearhouse Corporation, Wearhouse Scandinavia og Wearhouse AS før søker innlevert søknad om registrering av ordmerket WEARHOUSE. Patentstyret kan ikke se at kjennetegnselementene "Corporation" og "Scandinavia", i en tilstrekkelig grad skaper avstand til det søkte merket slik at fare for forveksling ikke foreligger. "Corporation" er det engelske ordet for blant annet "selskap" og "Scandinavia" er det engelske ordet for områdeangivelsen "Skandinavia". Disse kjennetegnselementene fremstår som beskrivende tillegg og vil i dette tilfellet ikke ha særlig atskillende evne. Selv om Wearhouse er et svakt merkeelement, vil det i forhold til "Corporation" og "Scandinavia" være det distinktive merkeelementet i begge innsigers foretaksnavn. Innsiger har i tillegg brukt foretaksnavnet Wearhouse AS fra slutten av 1997, hvilket er nær identisk med det søkte merket. Da det distinktive elementet i innsigers foretaksnavn er identisk med det søkte merket, antas det at det foreligger en fare for at gjennomsnittsforbruker kan komme til å ta feil av kjennetegnene eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. Patentstyret ser ingen grunn til å foreta en selvstendig vurdering av varemerkeloven 14 første ledd nr. 4. Da Patentstyret har kommet til at Wearhouse er registrerbart i forhold til varemerkeloven 13, og kjennetegnene er forvekselbare, vil det søkte merket inneholde noe som er egnet til å oppfattes som en annens foretaksnavn. Konklusjon: Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at det søkte merket er egnet til å oppfattes som en annens foretaksnavn, og er egnet til å forveksles med innsigers foretaksnavn, merket er således ikke registrerbart i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 4 og 6, 6 første ledd og 1 tredje ledd. *** Spørsmålet om ond tro, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 7: For at innsigers merke skal være registreringshindrende etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 7, må innsigers og søkers merker for det første være egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningskretsen, jf. varemerkeloven 4 og 6. Videre må innsigers merke ha vært tatt i bruk før søkeren tok i bruk sitt eget merke, samt at søkeren må ha kjent til innsigers bruk ved innleveringen av sin søknad.

6 2. avd. sak nr I denne saken er det klart at innsiger tok merket Wearehouse i bruk før søker innleverte sitt merke, jf. dokumentasjonen som viser merket på kataloger og klesplaggene. Det er videre klart fra drøftelsen over at Patentstyret anser merkene som forvekselbare. Spørsmålet er om søker var vitende om denne bruken da søknaden ble innlevert. Innsigers fullmektig anfører at søker var klar over innsigers merkebruk da innsiger har solgt varer til butikker som tilhører søkers butikkjede. Videre hevdes det at ansatte hos søker betraktet innsigers stand under moteuken i Søkers fullmektig avviser påstanden og viser til en forundersøkelse som ble foretatt i forkant av søknadens innlevering. Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til spørsmålet om ond tro. Forundersøkelsen som det er henvist til i brev av viser kun en vurdering av registrerte varemerker som mulige registreringshindringer. Vi kan ikke se at det fremgår av dette brevet at det er foretatt noe søk i foretaksregisteret. Denne forundersøkelsen viser ikke om det foreligger rettigheter på annet grunnlag så som innarbeidelse eller i form av foretaksnavn. En bestilling av forundersøkelse kan indikere at søker er i god tro, men dette vil ikke være avgjørende i de tilfeller det foreligger andre momenter som taler i motsatt retning. Søker anfører videre at konsernledelsen ikke hadde oversikt over hvilke selskaper Varner Gruppens 650 butikker drev handel med. Et større antall fakturaer som er innlevert av innsigers fullmektig viser salg av klær til butikker knyttet til Cubus. Den første fakturaen har dato Innsigers fullmektig oppgir at det er foretatt 37 salg i 1998 og 31 salg i 1999 til forretninger i søkers kjede. Det har dermed vært handel mellom innsiger og flere av forretningene i søkers kjede. Dette er etter Patentstyrets oppfatning en ganske sterk indikasjon på at søker var klar over innsigers bruk av foretaksnavnet og varemerket. Søkers anførsel om at konsernledelsen ikke har oversikt over foretningsforbindelsene til kjedens butikker kan ikke føre frem. I et slikt tilfelle må konsernledelsen identifiseres med butikkene i kjeden. Det er også lagt en viss vekt på innsigers opplysninger om at navngitte personer som har hatt den daglige ledelsen av søkers Wearhouse, har blitt observert foran standen til innsiger i moteuken. Søkers fullmektig har avvist påstandene som udokumenterte antagelser. Innsigers fullmektig har senere levert inn dokumentasjon i form av en erklæring fra en tidligere ansatt i Cubus AS. Av denne erklæringen fremgår det at ledelsen i Cubus AS var klar over innsiger bruk av Wearhouse AS før juni Søkers fullmektig har ikke imøtegått denne erklæringen. Ses dokumentasjonen under ett, fremstår det for Patentstyret som sannsynliggjort at søker var vitende om innsigers bruk av merket Wearehouse da søknaden ble innlevert. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det er sannsynliggjort at søker på søknadstidspunktet ikke var i god tro, og at det søkte merket dermed må nektes registrert, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 7. *** Spørsmålet om det foreligger vern etter Pariskonvensjonen art. 8: Det søkte merket er til slutt begjært nektet registrert med hjemmel i Pariskonvensjonen art. 8. Pariskonvensjonen art. 8 medfører at et foretaksnavn kan ha vern i Norge selv om det ikke er tatt i bruk som navn på en virksomhet i Norge, jf. foretaksnavneloven 1-1 annet ledd og 3-1. Det

7 2. avd. sak nr forutsettes å ligge et minimumskrav om forvekselbarhet til grunn for denne bestemmelsen, et krav som i denne sak antas oppfylt, jf. drøftelsen over. Innsigers fullmektig anfører at innsiger har krav på vern for foretaksnavnet Wearhouse AS, da en registrering av det søkte merket vil innebære at innsiger vil være forhindret i å bruke sitt foretaksnavn i sin virksomhet i Norge. Søkers fullmektig har anført at Pariskonvensjonen art. 8 ikke er et selvstendig nektelsesgrunnlag da bestemmelsen må anses implementert i norsk lovgivning. Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til Pariskonvensjonen art. 8. Vi kan ikke se grunnlaget for påstanden om at Pariskonvensjonen art. 8 ikke er et selvstendig nektelsesgrunnlag. Det fremstår som rimelig klart at denne bestemmelsen har en selvstendig betydning i forhold til norsk rett, jf. Lassen: Oversikt over norsk varemerkerett s. 458 flg. Pariskonvensjonen art. 8 medfører at et foretaksnavn kan ha vern i Norge selv om det ikke er tatt i bruk som navn på en virksomhet i Norge, jf. foretaksnavneloven 1-1 annet ledd og 3-1. Det har vært antatt at det foreligger et vilkår om at den som krever beskyttelse har en rimelig aktuell interesse i vernet for sitt foretaksnavn, jf. Lassen "Oversikt over norsk varemerkerett" s I dette vilkåret ligger det et krav om at Norge må være et "naturlig ekspansjonsområde" for innsigers virksomhet, jf. Annen avdelings avgjørelse nr NAM-NAM. Begrunnelsen for å vernet et utenlandsk foretak på denne måten, ligger i den rettsvirkning som en eventuell registrering av det søkte merket vil innebære. En registrering av det søkte merket vil resultere i at innehaver av det utenlandske foretaksnavnet vil være helt avskåret fra å markedsføre sine varer i Norge under foretaksnavnet, idet enhver bruk av foretaksnavnet vil innebære et varemerkeinngrep. Innsigers fullmektig har dokumentert at innsiger har drevet virksomhet i Norge siden 1993 og opplyser om at foretaket har vært registrert i Danmark og vært i bruk siden Det fremstår for Patentstyret som klart at innsiger har en rimelig interesse i vernet for sitt foretaksnavn, og at Norge er et "naturlig ekspansjonsområde" for innsigers virksomhet. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at innsiger har en rimelig interesse i vernet for sitt foretaksnavn i Norge, og at det søkte merket dermed må nektes registrert, jf. Pariskonvensjonen art. 8. Beslutning: Registreringen oppheves, jf. varemerkeloven 21a første ledd." Søkers foreløpige klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse, inneholdende begjæring om å bli tilstått en ytterligere frist for å innlevere en nærmere begrunnelse, innkom den 11. januar Ved Patentstyrets 2. avdelings brev av 12. januar 2007 ble søkers fullmektig tilstått frist til 15. februar 2007 med å inngi slik nærmere begrunnelse. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 19. februar 2007, innen fakturafristens utløp. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I den nærmere begrunnelsen for klagen, innkommet den 15. februar 2007, anfører søkerens fullmektig:

8 2. avd. sak nr "Vi viser til tidligere inngitt foreløpig klage datert 11. januar 2007 samt forlenget frist frem til 15. februar 2007 bekreftet i Annen Avdelings brev av 12. januar Når det gjelder Patentstyrets Første Avdelings avgjørelse har vi følgende kommentarer til Patentstyrets vurderinger: 1) Spørsmål om innarbeidelse, jfr. Varemerkelovens 2 og Foretaksnavnslovens 1.1, 3. ledd. Patentstyret har her konkludert med at det ikke er inngitt tilstrekkelig dokumentasjon for at innsigerens varemerke var innarbeidet i Norge på det tidspunkt nærværende søker innga sin søknad. Jeg har ingen bemerkninger til Patentstyrets anførsler her og klagen gjelder følgelig ikke dette punktet. 2) Spørsmålet om innsigerens foretak er tatt i bruk, jfr. Foretaksnavnslovens 1.1, 2. ledd, 3 pkt. På dette punktet er vi uenige i den vurdering og den konklusjon som Patentstyret har her lagt til grunn. Vi vil bestride at innsigerens firma i den perioden har drevet noen form for selvstendig virksomhet her i riket og dermed har krav på vern etter nevnte bestemmelse i Foretaksnavnsloven. Alt salg i Norge fra perioden 1990 frem til 1999 har skjedde gjennom firmaet Trade Concept AS, hovedsakelig gjennom selskapets selger og styreformann, Øyvind Bjånes. Dette fremgår av den dokumentasjonen som innsigeren selv har fremlagt men vi vedlegger for ordens skyld kopi av generalforsamlingens protokoll for selskapet med hensyn til navneendring fra Trade Concept AS til Wearhouse AS i 1999 (Vedlegg 1). Av den fakturaprotokollen som er fremlagt fra innsigerens fullmektig fremgår det også at 100% av salget i Norge relaterer seg til selgeren Øyvind. Det faktum at Wearhouse Corporation og Wearhouse Scandinavia i Danmark har sendt fakturaer direkte til de norske forhandlerne kan ikke tas til inntekt for at det foreligger virksomhet på det norske markedet i Firmalovens forstand. Her er det kun et dansk firma som fakturerer for eksport av varer til Norge. Vi kan på ingen måte se at dette tilfredsstiller lovens krav om ibruktagelse her i riket. I denne forbindelse skal det også fremheves at innsigerens selskap ikke har vært gjenstand for beskatning i Norge i denne periode. Fakturering for salg av varer til forhandlere kan, etter vår oppfatning, ikke anses som at foretaksnavnet er tatt i bruk på en slik måte at offentligheten har kunnet bli kjent med det. 3) Spørsmålet om foretaksnavnet er egnet til å bli oppfattet som eller forveksles med søkerens merke, jfr. Varemerkelovens 14, 1. ledd, nr. 4 og 6. Dersom man konkluderer med at det ikke foreligger innarbeidelse av innsigerens merke eller at det er etablert en rettighet i henhold til Foretaksnavnelovens 1.1, 2. ledd, 3. pkt., vil det følgelig heller ikke foreligge forveksling i henhold til Varemerkelovens 14, 1. ledd, nr. 4 og 6. 4) Spørsmålet om ond tro, jfr. Varemerkelovens 14, 1. ledd, nr. 7: Her opprettholdes vår tidligere påstand om at søkeren ikke var kjent med innsigerens tidligere bruk av WEARHOUSE på det tidspunktet søknaden ble inngitt. I Patentstyrets avgjørelse nevnes det at forundersøkelsen som det er henvist til i brev av kun viser en vurdering av registrerte varemerker som mulige registreringshindre. Det kan, i denne forbindelse, opplyses at vi rutinemessig også sjekket mot identiske firmanavn i undersøkelsen. Man vil uansett ikke ha

9 2. avd. sak nr funnet noen tidligere foretaksregistrering for identisk merke da innsigerens virksomhet ikke var registrert i det norske Foretaksregisteret. Med hensyn til fakturaer som viser innsalg til forskjellige CUBUS butikker i perioden 1998 og 1999 skal det understrekes at Varner-gruppen driver over 650 forskjellige butikker og konsernledelsen som er ansvarlig for varemerker har ingen mulighet for å detaljsjekke hvilke varer som til enhver tid kjøpes inn i den enkelte kjedebutikk. Videre skal det understrekes at Wearhouse, selv om det i begynnelsen formelt lå under CUBUS AS, hele tiden har operert som en selvstendig enhet i Varner konsernet og fra og med 1999 ble det også etablert et selvstendig selskap med hovedkontor i Sandnes. Når det gjelder videre påstander om at søkeren skal ha oppsøkt innsigeren på en motemesse i Sjølyst i Oslo er dette heller ikke på noen måte forsøkt dokumentert og må derfor avvises som fullstendig grunnløst. Når det gjelder brev fra den tidligere CUBUS-ansatte, Anne Katherine Lian, skal det bemerkes at hun i dag er ansatt hos innsigerens firma og dette må derfor være å anse som et rent partsinnlegg fra innsigerens side. Vi vil imidlertid oversende en ytterligere redegjørelse omkring dette etter innsigerens replikk. På ovennevnte bakgrunn ber vi derfor nå om at 1. Avdelings tidligere avgjørelse i innsigelsessaken oppheves og at tidligere registreringsbeslutning opprettholdes." I sin imøtegåelse av 9. juli 2007 uttaler innsigers fullmektig: "Vi viser til 2. avdelings oversendelse av 9. mars 2007 av klage i saken. Utover det som fremkommer i det følgende, er vi enig i 1. avdelings vurderinger og i resultatet. For oversiktens skyld følger vi søkers nummerering. 1) Etter vår oppfatning var innsigers varemerke tilstrekkelig innarbeidet på søknadstiden. Som påpekt tidligere i saken, er innsigers varer utelukkende høykvalitetsplagg, med tilsvarende høy pris, til voksne kvinner. Dermed kan det ikke være riktig å legge samlet omsetning for hele klesbransjen til grunn, da f.eks. hverken ungdom, barn eller menn er i innsigers målgruppe. Vi gjentar at innsigers plagg konsekvent har vært utstyrt med nakkemerker og hengeetiketter, begge deler med navnet Wearhouse tydelig synlig. Til 1. avdelings overslag over innsigers salg skal følgende bemerkes: Årene 1995, 1996 og 1997 gikk for en stor del med til å gjøre innsigers navn kjent blant forhandlerne. Salget i starten av denne perioden gjenspeiler dermed ikke nødvendigvis forhandlernes kjennskap til innsigers navn på en tilstrekkelig måte. Den omfattende innarbeidelsen av Wearhouse hos forhandlerne i denne etableringsfasen førte til at navnet var langt bedre kjent hos dem enn salgstallene kan vise. Innsiger påpeker at man antar at totalt salg til forhandlere i Norge i 1996/1997 var på mellom 6 og 10 millioner kroner årlig.

10 2. avd. sak nr Vi er uenig i at Wearhouse er et meget svakt merke for innsigers varer og salg av disse. For de høykvalitetsplaggene innsiger leverer er en sammenligning med et ord som betyr bl.a. varelager, pakkhus, varehus på ingen måte beskrivende. Wearhouse er etter vår mening noe mer enn en ubetydelig omskrivning av warehouse. Som 1. avdeling forklarer, er betydningsinnholdet av Wearhouse forskjellig fra betydningsinnholdet av warehouse. Det er også visuell ulikhet mellom ordene. Videre ser kundene ikke ordet warehouse skrevet noe sted når de betrakter innsigers varer, og dermed innsigers varemerke. Heller ikke har kundene ordet warehouse i erindringen som merke for identiske eller lignende varer. Warehouse er ikke blant de mest kjente engelske ordene. Likheten med det norske ordet varehus kan få norske kunder til å anta at warehouse ikke er virkelig engelsk, men et norsk ord med engelsk klang. Det vanlige engelske ordet for varer er goods, ikke wares. Det ovennevnte reduserer sannsynligheten for at kundene assosierer innsigers merke med ordet warehouse. De kundene som likevel assosierer på en slik måte kan finne uttalemessig likhet. Hvorvidt innsigers varer omsettes via varehus eller på annen måte er et spørsmål om markedsføring, som ifølge EF-domstolen ikke virker inn hverken på forvekslingsvurderingen eller på registreringsadgangen, se C-171/06 p. 9 og T-207/06 p. 39. Dette bidrar ytterligere til navnets særpreg. 2) Klagers anførsel om at innsigers salg skjedde gjennom Trade Concept AS stemmer ikke. Trade Concepts styreformann Øyvind Bjaanes var innsigers selger i Norge i den aktuelle perioden. Han var ikke ansatt hos innsiger, men mottok provisjonsinntekter av salget. Han mottok dermed ikke lønn som ansatt og provisjonsinntektene var inntekt i næring for ham. Denne inntekten ble regnskaps- og skattemessig ført i selskapet Trade Concept. I sin virksomhet som innsigers representant i Norge presenterte Bjaanes seg med personnavn og innsigers navn Wearhouse ved enhver kundekontakt. Dette ble så konsekvent gjennomført at han ble kjent hos forhandlerne som Øyvind fra Wearhouse. Bjaanes opplyser at han fra han startet arbeidet for innsiger i 1995 alltid svarte Wearhouse når han tok telefonen. Fra 1996 sørget han for at Wearhouse hadde en egen oppføring i telefonkatalogen. Navnet og varene ble som nevnt i tidligere innlegg og lagt til grunn av 1. avdeling, også markedsført på bransjemesser. Navnet Trade Concept ble ikke brukt overfor og fremkom ikke overfor innsigers kunder. Selskapsnavnet Trade Concept ble først tatt i bruk i Da hadde Bjaanes allerede arbeidet i nærmere 3 år for innsiger. Før det hadde Bjaanes et annet selskap; Skinn-Compagniet AS. De nevnte norske selskapsnavnene er ikke brukt på de fremlagte ordrene eller regningene som gjelder innsigers omsetning i Norge. Mens det i Norge ikke er oppbevaringsplikt for ordresedler, er det etter danske regler bare 5 års oppbevaringsplikt for selve regnskapet. Av disse legger innsiger til grunn at ordreopptak og omsetning i Norge i den aktuelle perioden var høyere enn det som hittil er dokumentert.

11 2. avd. sak nr Regningene for innsigers varer gikk alltid direkte fra innsiger til de norske forhandlerne, uten at Bjaanes eller hans selskaper tok del i dette. Varene kjørtes ut med selvstendige transportører. Salgsdokumentene kundene mottok stammet direkte fra innsiger i Danmark. Bjaanes opplyser også at han fra dag én brukte visittkort påtrykt Wearhouse i sin virksomhet for innsiger. Bjaanes fremgangsmåte overfor innsigers kunder og mulige nye kunder var å ringe dem og presentere seg ved navn som representant for innsiger, avtale visning av innsigers kolleksjon, gjennomføre visningen og ta opp ordre. Kundene mottok ordrekopi med innsigers foretaksnavn og Bjaanes ga dem bestandig også visittkort med navnet Wearhouse. Bjaanes opplyser at da søker åpnet utsalg under navnet Wearhouse på diverse steder i Norge, mottok han mange telefoner fra sinte forhandlere i området som sa at de ikke hadde innarbeidet innsigers navn og varer for at innsiger selv skulle høste fordelene ved å åpne eget utsalg! Av det ser man at selv innsigers forhandlere forvekslet og trodde det var innsiger, og ikke søker, som sto bak disse nye utsalgene. Vi stiller oss svært undrende til søkers anførsel om at levering av varer til norske bedrifter og fakturering for slike leveranser ikke er virksomhet på det norske markedet i Firmalovens forstand. Synspunktet er da heller ikke underbygd på noen måte og må utvilsomt ses bort fra. Hvorvidt innsiger er blitt beskattet i Norge har ikke noe å si for vurderingen av om foretaksnavnet er tatt i bruk, jfr. Lassen og Stenvik s. 234 om at vernet oppstår ved ibruktakelse uten hensyn til hvor foretaket er hjemmehørende eller hvor det driver sin virksomhet fra (Ot. prp. 59 ( ) s. 123, jfr. S. 44). Som nevnt ble dessuten Bjaanes beskattet i Norge for betalingen for sin virksomhet for innsiger. Pr. i dag er det 300 forhandlere i Norge som fører innsigers varer. Bjaanes opplyser videre at han stadig bruker mye ressurser på faktisk forveksling i form av brev, telefonhenvendelser, leveranser og diverse fakturaer som sendes til Wearhouse AS i Sandnes, men skal til søker. 3) Det følger av det som er sagt foran at det etter vår oppfatning er en åpenbar forvekslingsfare. Vi kan for øvrig ikke se hva den oppgitte hjemmelen i foretaksnavneloven har med saken å gjøre. 4) Kravet til dokumentasjon av ibruktakelse overfor tilegnelse i ond tro er mindre strengt, se Lassen og Stenvik i petitavsnittet på side 234. I departementets merknader til 3-1 i firmalovutkastet, jfr. Stenvik og Lassen s. 234, forutsettes det at ibruktakelse normalt er at foretakets virksomhet etter dets formål er påbegynt. Formålet med innsigers virksomhet i Norge har hele tiden vært salg av innsigers varer, noe som startet senest i Søker mener våre anførsler om at søkers ansatte observerte innsigers stand på motemessen må avvises som grunnløse da de ikke er dokumentert. Det ligger i sakens natur at anførslene fra vår side kan dokumenteres ved skriftlige erklæringer fra innsigers representanter, noe vi vil gjøre dersom 2. avdeling mener det kan ha betydning for resultatet. Det blir imidlertid stadig mer påfallende at søker hittil ikke har benektet at det ovenfor anførte fant sted, og nå nøyer seg med å kreve at våre anførsler avvises.

12 2. avd. sak nr Vi kan ikke se at Anne Kathrine Lians skriftlige erklæring kan ses bort fra fordi hun senere ble ansatt hos innsiger. Det hun uttaler seg om skjedde forut for ansettelsen hos innsiger. Hennes skifte av arbeidsgiver fra søker til innsiger vitner tydelig om de nære og oversiktlige forhold som hersker i bransjen; som nevnt var Bjaanes tidligere ansatt hos Cubus i 12 år, og også innsigers Karen Giltner har vært ansatt hos Cubus. Lian er for øvrig ikke lenger ansatt hos innsiger, mens erklæringen hennes fortsatt står ved lag. Vi gjentar også at Bjaanes opprettet domenet wearhouse.no før søknaden om varemerkeregistrering ble levert. En samvittighetsfull forundersøkelse burde under de foreliggende omstendigheter også omfattet det nasjonale toppnivådomenet. Vi kan ikke se at søker har forsøkt å dokumentere at det ble foretatt sjekk av foretaksregisteret og mener at denne anførselen i utgangspunktet må avvises dersom den ikke dokumenteres nærmere." I et ytterligere innlegg av 20. juli 2007, vedlagt forhandlererklæring, uttaler innsigers fullmektig: Vi viser til vårt svar av 9. juli 2007 i ovennevnte klagesak. Vedlagt følger ytterligere dokumentasjon av bruken av innsigers merke i form av en signert erklæring fra en forhandler som har solgt innsigers varer fra Hun bekrefter at varene alltid har vært tydelig merket med innsigers navn Wearhouse. I tilsvar av 10. september 2007 uttaler søkers fullmektig: "Vi viser til annen avdelings oversendelser av 10 og 20 juli 2007 vedlegg tilsvar fra innsigerens fullmektig. På vegne av søkeren vil vi anføre følgende Spørsmål om innarbeidelse, jfr. Varemerkelovens 2 og Foretaksnavnslovens 1.1, 3. ledd. Etter vår oppfatning er det ingenting i den argumentasjonen som fremsettes fra innsigerens fullmektigs side som tilsier at annen avdeling skulle komme til en annen konklusjon i dette spørsmålet enn første avdeling. Et varemerkemerke er i henholdt til Vml. 2 å anse som innarbeidet når det er godt kjent blant den relevante omsetningskretsen her i riket. Selv om denne begrenses til kvinner og kvinneklær er det ikke nødvendigvis en bestemt del av omsetningskretsen som kjøper dyre klær mens andre utelukkende kjøper billige klær. Det kan derfor ikke være riktig å segmentere omsetningskretsen på den måten innsigeren gjør.

13 2. avd. sak nr Sett i forhold til det totale markedet for klær rettet mot kvinner blir innsigerens bruk allikevel ubetydelig. Med hensyn til om merket WEARHOUSE er sterkt eller svart varemerkerettslig sett skal det igjen fremholdes at Patentstyret i utgangspunktet nektet merket registrert under henvisning til at det vare å anse som en uvesentlig omskriving av ordet WAREHOUSE hvilket kan bety lager eller et butikkutsalg tilsvarende det norske ordet varehus. Omskrivingen fra WAREHOUSE til WEARHOUSE er heller ikke veldig original og i hjemlandet Danmark sameksisterer innsigerens varemerke registrering med to tidigere EU registreringer for MENS WEARHOUSE. Vi vil anta at majoriteten av omsetningskretsen er kjent med det engelske ordet WAREHOUSE og det kan ikke legges til grunn at det har styrket særpreg fordi an noen kunne tro at det et norsk ord med engelsk klang. Vi vil imidlertid tro at store deler av omsetningskretsen ikke vil oppfatte ordspillet Wearhouse, men anta at dette er korrekt engelsk stavemåte. 1) Spørsmålet om innsigerens foretak er tatt i bruk, jfr. Foretaksnavnslovens 1.1, 2. ledd, 3 pkt. Selv om vi ikke kan bestride de opplysninger som fremsettes av innsigerens fullmektig med hensyn til hvordan selgeren Øyvind Bjaanes har presentert seg ovenfor sine kunder er det allikevel ikke fremlagt noen dokumentasjon som underbygger dette fra Innsigerens side, verken når de gjelder de angivelige visittkort eller oppføring i telefonkatalogen. Vår hovedpoeng er imidlertid at det er et vitterlig faktum at Bjaanes var ansatt i selskapet Skinn- Compagniet AS og Trade Concept AS og mottok sin lønn derfra. At han i utøvelsen sin virksomhet har benyttet et annet kjennetegn enn sitt formelle firmanavn må være å anse som bruk av et sekundært kjennetegn. Etter foretakslovens 1-1 tredje ledd annet punktum oppnår sekundære kjennetegn vern ved innarbeidelse. Slik innarbeidelse er ikke dokumentert. Innsigeren kan derfor ikke hevde at det er oppstått noe vern som følge av den sporadiske bruken av Wearhouse i perioden 93 til 98/99. Det kan ikke bestrides at innsigeren har sendt fakturaer til Norske forhandlere, men vi bestrider at dette er tilstrekelig til å statuere firmabruk i henhold til Foretaksnavnlovens 1-1, 2. ledd, da bruken ikke har vært av en slik karakter at offentligheten har hatt anledning til å gjøre seg kjent med det. Fakturaene er sendt til en snever krets av forhandlere og fakturaer behandles som regel meget konfidensielt. Innsigeren har derfor ikke drevet noe selvstendig næringsvirksomhet på det norske market. At innsigeren har fakturert for varene direkte kan etter vår oppfatning ikke anses å oppfylle Firmalovens krav til ibruktagelse. Med hensyn til den ene forhandler erklæringen som er vedlagt innsigerens siste innlegg har denne ingen betydning for saken da den bare illustrerer at det er solgt varer under varemerket WEARHOUSE, ikke at det foreligger firmabruk. 2) Spørsmålet om foretaksnavnet er egnet til å bli oppfattet som eller forveksles med søkerens merke, jfr. Varemerkelovens 14, 1. ledd, nr. 4 og 6. Vi fastholder som tidligere at dersom man konkluderer med at det ikke foreligger innarbeidelse av innsigerens merke eller at det er etablert en rettighet i henhold til

14 2. avd. sak nr Foretaksnavnelovens 1.1, 2. ledd, 3. pkt., vil det følgelig heller ikke foreligge forveksling i henhold til Varemerkelovens 14, 1. ledd, nr. 4 og 6. Under enhver omstendighet må det legges vekt på at de firmanavn som ble benyttet av innsigeren frem til innleveringen av varemerkesøknaden er forskjellig fra søkerens da det er henholdsvis WMC WEARHOUSE CORPORATION og WEARHOUSE SCANDINAVIA. Søkerens bruk og etablering av firmanavnet Wearhouse AS rammes derfor ikke av foretakslovens ledd da denne kun retter seg mot bruken av identiske firmanavn. 3) Spørsmålet om ond tro, jfr. Varemerkelovens 14, 1. ledd, nr. 7: Søkeren fastholder at det ikke medfører riktighet at de var kjent med innsigerens bruk av varemerket WEARHOUSE på det tidspunkt søknad om registrering av merket ble inngitt. Det bestrides også at de påstandene som er fremsatt av Anne Katherine Lian medfører riktighet. Vi vedlegger herved en erklæring undertegnet av den personen som er navngitt i motpartens erklæring, Terje M. Hansen. Med hensyn til de fremlagte fakturaer som viser salg til Cubus, vi vil igjen få understreke at CUBUS i tilegg til egne kjedeforetninger også lar andre forhandlere benytte CUBUS navnet i henhold til franchise avtaler. Dette er helt selvstendige enheter hvor konsernledelsen i Cubus/Varner ikke utøver kontroll med forretningens vareinnkjøp eller regnskap. De får kun anledning til å også forhandle Cubus produkter. De foreliggende fakturaer kan derfor ikke tas til inntekt for at den ansvarlige ledelsen i Warehouse og Cubus var kjent med innsigerens bruk på de tidspunkt nærværende varemerkesøknad ble inngitt. Avslutningsvis vil vi få fremheve at ingen av de grunnlag hvor førte avdeling har tatt innsigelsen til følge innebærer en hinder for søkerens videre bruk av de aktuelle kjennetegn, da disse kun utgjøre et hinder for selve adgangen til å registrere merket." I et innlegg av 9. november 2007 uttales følgende av innsigers fullmektig: "Vi viser til 2. avdelings oversendelse av 11. september 2007 av fortsatt klage i saken. Klager (søker) er oppgitt som Wearhouse AS, Sandnes. Vi kan ikke se at noe selskap med det navnet finnes i foretaksregisteret. Søkers varemerke er et rent ordmerke og hadde nødvendig særpreg til å bli registrert. Vi ser videre ingen god sammenheng i søkers anførsler om at norske kunder på den ene siden kjenner ordet warehouse fra engelsk, på den annen side tror at det staves wearhouse. 1. avdeling oppfattet i sin avgjørelse innsigers kataloger som rettet mot forhandlerne. Innsiger opplyser at katalogene ble delt ut til forhandlere i varierende antall basert på deres omsetning. I gjennomsnitt mottok forhandlerne et par hundre kataloger hver.

15 2. avd. sak nr Katalogene lå fremme hos forhandlerne for at kundene kunne studere dem. Samtidig ble katalogene spredd videre ved at forhandlerne la dem i sammen med varene i kundenes bærepose eller ved at kunder selv tok dem med seg. I tiden før varemerkesøknaden brukte innsigers Bjaanes som beskrevet i forrige innlegg mye tid til å innarbeide Wearhouse hos forhandlere. Bjaanes forklarer at innsiger forskutterte provisjon til ham som kompensasjon for dette. Dermed tok Bjaanes innsigers navn i bruk i Norge på vegne av innsiger, som norsk agent. Han anså seg dekket av både norske og EUs bestemmelser om agentvirksomhet og inngikk derfor ingen separat skriftlig avtale med innsiger om dette. Det er fullt mulig og vanlig å drive virksomhet for en utenlandsk virksomhet (som innsiger), samtidig som man er innehaver av egne selskaper, slik Bjaanes gjorde det. Som agent hadde Bjaanes ikke anledning til å innarbeide innsigers navn for sine egne virksomheter. Dette fremgår også av Lassen og Stenviks Oversikt over norsk varemerkerett s At de økonomiske resultatene av agentvirksomheten ble ført i Bjaanes eksisterende selskaper endrer ikke på dette. Dette er det adgang til ifølge agentlovens 1, som fastslår at agentens virksomhet er selvstendig. Som selvstendig valgte Bjaanes hvor resultatene ble ført, valget var i høyden et forhold mellom ham og finansmyndighetene. Bjaanes opplyser for øvrig at hans selskap Skinn-Compagniet ble nedlagt allerede i Søker anfører nå at offentligheten ikke kunne gjøre seg kjent med innsigers navn. Vi har imidlertid allerede dokumentert det motsatte og 1. avdeling la til grunn at innsigers plagg var forsynt med hengeetiketter med innsigers navn og at navnet også fremgikk av merker sydd inn i plaggene, for eksempel på nakkemerker. 1. avdeling så dette som eksempel på varemerkebruk. Da innsigers varemerke og foretaksdominant er identisk, er dette også eksempel på bruk av foretaksnavnet. I tillegg fremgår innsigers foretaksnavn utvetydig av vår tidligere dokumentasjon. Vedlegg 4 til vår fortsatte innsigelse av 25. juni 2004 viser innsigers katalog trykket juli 1998 og levert til kunder/forhandlere til høsten samme år. Navnet Wearhouse Scandinavia viser tydelig både på for- og baksiden av denne katalogen. På baksiden er det angitt at katalogen gjelder høst/vinter Det er også angitt navn, adresse, telefon- og telefaksnummer til Wearhouse-foretak i hele 5 nordiske land. Vedlegg 4 til vår fortsatte innsigelse av 25. juni 2004 legges også ved herværende innlegget. Videre viser vedlegg 5 til nevnte innlegg av 25. juni 2004 at foretaksnavnet Wearhouse Corporation fremgikk av hengeetiketter til alle innsigers plagg i 1996 og 1997 og av innsydde nakkemerker. Vedlegg 5 til vårt innlegg av 25. juni 2004 vedlegges igjen i redigert form der dokumentasjon som er yngre enn 1999 er tatt ut. Vedlegget viser nå: 1. bilde: Postkort/flyer fra 1996 påtrykt navnet Wearhouse Corporation 2. bilde: Plagg fra 1999-kolleksjonen der navnet Wearhouse fremgår av innsydd merke 3. bilde: Plagg fra 1999-kolleksjonen der navnet Wearhouse fremgår av innsydd merke 4. bilde: Plagg fra 1999-kolleksjonen der navnet Wearhouse fremgår av innsydd merke

16 2. avd. sak nr bilde: Hengeetiketter fra 1996 (øverst) og 1997 påtrykt navnet Wearhouse Corporation 6. bilde: Merke innsydd i plagg fra 1996 der navnet Wearhouse fremgår 7. bilde: Plagg fra 1996-kolleksjonen der navnet Wearhouse Corporation fremgår av innsydd merke Vår datering av ovennevnte dokumentasjon er for øvrig ikke bestridt av søker. Av offentlige instanser vil tollvesenet ha kjent til innsigers virksomhet. Det samme vil selskapene som kjørte ut innsigers varer til forhandlerne. I tillegg til katalogene som er blitt dokumentert, distribuerte Bjaanes også flyers med innsigers navn, som er dokumentert i vedlegg 5 til innlegget av 25. juni 2004 ( 1. bilde i vedlegget til herværende innlegg). Det er for øvrig kjent at en mest mulig utstrakt bruk av det aktuelle navnet, her Wearhouse, som både er innsigers foretaksnavn og varekjennetegn, er en forutsetning for en slik merkevarebygging som innsiger har foretatt i Norge. Den påviste omsetningsøkningen viser at innsiger har lyktes med strategien. Søker anfører at selvstendige forhandlere har omsatt varer under navnet Cubus ifølge franchiseavtaler. En franchiseavtale virker slik at forhandlerne betaler franchiseavgift til Cubus basert på sin omsetning. Da forhandlerne også har solgt innsigers varer, har salg av innsigers varer inngått i grunnlaget for beregningen av franchiseavgiften. Dermed kan det ha vært full anledning for Cubus til å gjøre seg kjent med forhandlernes salg av innsigers varer. Søker har for øvrig ikke dokumentert at de Cubus-utsalgene som solgte innsigers varer var franchisetakere. Dermed må det fortsatt legges til grunn at det påviste salget kan ha skjedd i Cubus egne kjedeforretninger som må identifiseres med Cubus sentralt, slik 1. avdeling la til grunn. Søker erklærer at man ikke var kjent med innsigers bruk av Wearhouse før varemerkesøknaden. Vi vil bemerke at på den tiden fantes ikke det selskapet som nå oppgis som søker og som for øvrig heller ikke nå finnes i foretaksregisteret. Søker vedlegger en erklæring fra Terje M. Hansen, skrevet på brevark fra ovennevnte selskap som ikke finnes i foretaksregisteret. Hansen erklærer ikke direkte at det Lian erklærer er feil. Han erklærer derimot at han ikke på det tidspunktet hadde befatning med navnevalg og ikke kan erindre at en navnediskusjon med sammenligning til et dansk firma ble tatt opp. Dette er ikke det samme som at han ikke var kjent med at navnet Wearhouse allerede var i bruk i Norge. Lian erklærer at man allerede hadde begynt å konsentrere seg om Wearhouse på den tiden da Hansen ifølge sin erklæring ikke hadde befatning med valg av navn. Dette åpner for ulike tolkninger. Én mulighet er at Wearhouse allerede var valgt som navn, slik Lians erklæring tyder på, og at det ikke lenger var grunn for Hansen til å ha befatning med valg av navn. En annen mulighet er at andre enn Hansen avgjorde navnevalget. Hansen kan likevel ha bestemt at man skulle fortsette arbeidet med navnet Wearhouse, slik Lian erklærer.

17 2. avd. sak nr Innsigers Bjaanes har tolv års erfaring fra Cubus og utstrakt bransjeerfaring ellers. Hans erfaring, også fra Cubus, med utvikling av et nytt konsept er at selve navnevalget gjerne det siste man foretar. Slik finner man et navn som passer til alt det øvrige som allerede er bestemt. Også denne mulige situasjonen dekkes av Hansens erklæring, dvs. at erklæringen kan vise til et tidspunkt da endelig navnevalg ennå ikke var truffet. I lys av de påpekte tolkningsmulighetene, blir verdien av Hansens erklæring tilsvarende redusert. I den anledning legger vi også ved egne erklæringer fra innsigers Bjaanes og Giltner, som forklarer hva som skjedde under Moteuken, og som er med å danne grunnlag for søkers onde tro, jfr. 14, 1. ledd nr. 7. Søker anfører at søkers bruk og etablering av foretaksnavnet Wearhouse AS ikke strider mot foretaksnavnelovens 3-1, 2. ledd. Vi vil bemerke at det utvilsomt strider mot samme lovs ledd, som rammer bruk av lignende foretaksnavn og varekjennetegn. Særpregskravet er oppfylt i og med Patentstyrets registrering. Samtidig kan vi ikke helt se hva disse anførslene har her å gjøre, forholdet er snarere tema for søksmål. 1. avdeling fant det påvist at innsiger hadde tatt i bruk foretaksnavnene Wearhouse Corporation, Wearhouse Scandinavia og Wearhouse A/S i Norge før varemerkesøknaden. Søker kan dermed ikke bli hørt med anførselen i sitt siste innlegg om at innsiger bare hadde brukt WMC WEARHOUSE CORPORATION og WEARHOUSE SCANDINAVIA. Søker anfører at erklæringen fra innsigers forhandler Eva Holland ikke påviser bruk av innsigers foretaksnavn. Vi har derfor innhentet og vedlegger en utvidet erklæring der det fremgår at også innsigers foretaksnavn viste av plaggene. Til slutt merker vi oss at på tross av flere oppfordringer har søker ennå ikke dokumentert sin anførsel om at foretaksregisteret ble undersøkt eller kommentert hvorvidt det ble søkt etter Wearhouse under det nasjonale toppnivådomenet." I et siste innlegg av 15. februar 2008 uttaler søkers fullmektig: "Vi viser til Annen Avdelings oversendelse av 12. november 2007 vedlagt innsigerens innlegg datert 9. november Med hensyn til firmanavn så er det benyttet adresse/brevark fra søkerens avdelingskontor i Sandnes selv om det registrert firmaadressen i Firmaregisteret er i Oslo. Vi kan imidlertid ikke se at dette har noen betydning for saken. Innsigeren viser videre til at Bjånes, i tiden før søkeren innga nærværende søknad, har drevet agenturvirksomhet for innsigerens firma og også har vært lønnet direkte fra innsigeren. Det er imidlertid et ubestridelig faktum at Bjånes har drevet formelt under andre firmanavn enn Wearhouse og at inntektene er inntekstført i dette firmaet og ikke Wearhouse.

18 2. avd. sak nr Wearhouse Scandinavia og Wearhouse Corporation er derfor kun benyttet som sekundære forretningskjennetegn hvilket, i henhold til Firmalovens 1-1, 3. ledd, kun oppnår vern i henhold til innarbeidelse. Innsigerens bruk av firmanavn/varemerke må, sett i henhold til totalmarkedet, anses for å være relativt beskjeden og ikke av et slikt omfang at det kan hevdes å være noen innarbeidet rett på det tidspunktet søkeren tok i bruk sitt varemerke/firmanavn. Innsigeren har også benyttet WEARHOUSE som varemerke men ikke i en slik utstrekning at det foreligger en innarbeidet rett. Dette er også stadfestet i Første Avdelings tidligere avgjørelse. Det foreligger for øvrig ingen dokumentasjon som viser at det forelå en slik formelle agentavtale mellom partene. Søkeren bestrider ikke at det, i en tidlig fase av Bjånes salg, kan være franchiseforretninger som har kjøpt varer da dette var mulig i den franchiseavtalen som da var gjeldende. De forretninger det er vist til hadde nylig flyttet over fra en annen kjede og var ferske i Cubus sammenheng. Forretningene var også tidligere kunder av Bjånes i tiden før de ble franchisebutikker i Cubus. Den fremstillingen som innsigeren gir av franchiseforholdene er imidlertid helt feilaktig og Cubus hadde overhodet ikke innsyn i eller utøvde noen form for kontroll med hvilke varer den enkelte franchisebutikk solgte. Ingen butikk eiet av Cubus omsatte imidlertid varer for innsigeren da det i Cubus egne forretninger kjøpes inn varer sentralt og Bjånes har aldri vært leverandør for slike kjøp. Med hensyn til tidligere fremlagt erklæringer fra Terje M. Hansen er denne skrevet på Wearhouse AS avdelingskontor i Sandnes brevark. Vi kan ikke se at det har noen formell betydning for saken. Når det gjelder innsigerens anførsler med hensyn til Terje M. Hansens forklaringer blir dette ikke annet enn tendensiøse spekulasjoner. Det Hansen klart og entydig sier er at han ikke hadde noen befatning med hensyn til valget av navn og at han ikke kan huske at det har vært noen diskusjon verken med Lian eller noen andre med hensyn til eksistensen av et dansk firma med et identisk navn. Vi kan hermed nok en gang bekrefte at Hansen ikke hadde noen befatning med valg av firmanavn og at denne beslutningen allerede var foretatt. Når det gjelder utsagnet fra Bjånes med hensyn til beslutningsprosessen i Cubus bestrider søkeren at dette medfører riktighet. Det er ingen fast prosedyre eller regler med hensyn til hvordan et navn blir til og alle muligheter er åpne. Vi står her således ovenfor to partsforklaringer som er motstridende og vi kan ikke se at motpartens fremstilling av saken fremstår som mer troverdig enn søkerens. Med hensyn til de vedlagte erklæringene fra Bjaanes og Karin Giltner, så er Terje Hansen og Alf Kvinge blitt forespurt om dette. De har forklart at de vanligvis besøkte disse messene hvert år men at de ikke kan erindre at de verken har observert eller snakket med Bjaanes eller Giltner. De er også noe forundret over at de skal ha en slik detaljert hukommelse om forholdet så mange år etterpå. Sett i lys av det faktum at de på denne tiden drev virksomhet under WEARHOUSE kjennetegnet er de også av den oppfatning at de vil ha husket om det var et annet firma representert under samme navn.

19 2. avd. sak nr Samtlige av de fremlagte erklæringene fra innsigerens side er rene partsinnlegg avgitt av personer direkte tilknyttet innsigerens firma. De kan ikke tas til inntekt for at de gir en korrekt redegjørelse for de faktiske forhold. Vi anmoder derfor Annen Avdeling om å oppheve Først Avdelings tidligere avgjørelse med hensyn til at nærværende søknad ble inngitt i ond tro og derfor ikke kan registreres i henhold til Varemerkelovens 14, 1. ledd nr. 7." I innlegg av 10. april 2008 uttaler innsigers fullmektig: Vi viser til 2. avdelings oversendelse av 18. februar 2008 av søkers innlegg datert 15. februar. Etter vår oppfatning er saken nå utdebattert og tilstrekkelig opplyst. Vi vil derfor be 2. avdeling om å treffe en avgjørelse i saken. I den anledning vil vi gjenta at vi fastholder at 1. avdelings avgjørelse bør opprettholdes på alle punktene der vår klient fikk medhold. Dette omfatter konklusjonen om at vår innsiger hadde tatt i bruk Wearhouse som foretaksnavn før varemerkesøknaden, at det søkte varemerket er egnet til å oppfattes som en annens foretaksnavn og til å forveksles med innsigers foretaksnavn, at søker på søknadstidspunktet ikke var i god tro og at innsiger er vernet etter Pariskonvensjonens artikkel 8. I tillegg vil vi vise til at vi anser det påvist at innsiger hadde innarbeidet WEARHOUSE for seg før varemerkesøknaden. Med henvisning til at innsigelsen kom inn så tidlig som 29. november 2000 anmoder vi om at avgjørelsen treffes så hurtig som mulig, i det vi særlig vil motsette oss at søker gis ytterligere fristforlengelser. Vi ser frem til 2. avdelings avgjørelse. Siste innlegg fra innsiger er oversendt innehaver til orientering. Det er ikke innkommet noe ytterligere tilsvar fra innehaver eller dennes fullmektig. Den 17. oktober 2008 sender 2. avdelings sekretariat følgende brev til innsigers fullmektig: "Før saken tas opp til avgjørelse er det bl.a. ønskelig å få avklart hvem som er innsiger i saken. Betegnelsen "Wearhouse Scandinavia" gjenfinnes som heading på kopier av innsendte fakturaer. Øverst til høyre på fakturaene og i feltet for betalingsmottager finner man på de samme fakturaene at foretaksnavnet Wearhouse A/S benyttes. Det viser seg per dato vanskelig å finne noe dansk foretak med navnet Wearhouse Scandinavia A/S, f.eks. ved søk i Det centrale virksomhedsregister ( i Danmark. Ved søk etter virksomhetsnavnet "WEARHOUSE" får man kun tre lignende treff,

20 2. avd. sak nr nemlig WEARHOUSE A/S, cvrnr , WEARHOUSE HOLDING ApS, cvrnr , og WEARHOUSE INVEST ApS, cvrnr alle med base i Herning, Danmark. Videre er det ønskelig å få dokumentert nærmere i hvilke perioder navnene på de i saken anførte foretaksnavn Wearhouse A/S, Wearhouse Corporation og Wearhouse Scandinavia A/S har vært brukt som offisielle navn på hele eller deler av innsigers virksomhet. Når ble navnene første gang tatt i bruk, når ble de første gang innført i offisielt virksomhetsregister i Danmark og når er de evt. blitt endret eller slettet (f.eks. etter sammenslåing med annet foretak) eller bruk opphørt. Vi ber vennligst om at De så snart som mulig sender oss den etterspurte informasjon." I svarbrev datert 27. oktober 2008, innkommet den 30. oktober 2008, uttaler innsigers fullmektig: "Vi viser til brev av 17. oktober 2008 fra Annen avdeling. Som norsk fullmektig for innsiger har vi brukt navnet Wearhouse Scandinavia A/S som navn på innsigers foretak. Ved gjennomgang av saksdokumentene viser det seg at vi har hentet dette navnet fra den opprinnelige innsigelsen som kom fra klientens danske advokat, Poul Muller. Vi har nå spurt vår klient om hva som er korrekt foretaksnavn. Klienten opplyser at innsigelsen hele tiden har vært ført på vegne av det danske virksomhetsnummer , som er nummeret til foretaket Wearhouse A/S og at det dermed er Wearhouse A/S som er innsiger. (De øvrige selskapene Annen avdeling nevner, Wearhouse Holding ApS og Wearhouse Invest ApS er for øvrig begge selskaper i innsigers gruppe.) Vedlagt følger som dokumentasjon et registreringsbevis fra 10. juli 1998 for aksjeselskap under stiftelse, utstedt av det danske Told & Skat. Dokumentet viser at Wearhouse A/S per 10. juli 1998 var under stiftelse, idet aksjeselskapets startdato er angitt til 23. juni Av dokumentets side 2 fremgår det at enkeltmannsforetaket Wearhouse Corp v/john Laier Pedersen har vært registrert for engroshandel med klær og at denne virksomhetens startdato var 1. september Foretaket som i innsigelsen er kalt Wearhouse Corp eller Wearhouse Corporation er dette enkeltmannsforetaket som dermed er innsigers forløper. Vi gjør særlig oppmerksom på at Wearhouse Corp fra 1. oktober 1995 var registrert hos det danske tollvesenet som eksportbedrift, med henvisning til tidligere innsendte fakturaer etc. Til slutt opplyser vår klient at Scandinavia ble tatt med i navnet for å skille virksomhetens navn fra søkers foretaksnavn. Uten nærmere tidfesting er det dermed mulig å slå fast at betegnelsen Wearhouse Scandinavia har vært brukt så lenge innsiger har opplevd forveksling med søkers virksomhet.