Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Overprøvingsbegjæring nr. KF Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr Fullmektig: Advokatfirmaet Hjort DA-MNA, Akersgaten 51, Postboks 471 Sentrum, 0180 Oslo Begjæring inngitt av: Paperless AS, Hoff Terrasse 10, 0275 Oslo, og PL Innovation AS, Hoff Terrasse 10, 0275 Oslo Foretakenes org. nr og Fullmektig: Simonsen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St. Olavs plass, 0129 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 10. november 2009, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet PAPERLESS ACCOUNTING AS ble besluttet ikke tatt til følge. Gjenparter av avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Foretaket ble innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund den 12. mars 2009, under organisasjonsnummer , og med følgende bransjeangivelse / næringskode: " Regnskap og bokføring" Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at foretaksnavnet PAPERLESS ACCOUNTING AS er egnet til å forveksles med det registrerte ordmerket PAPERLESS, reg. nr ( ), registrert den 2. juli 1998 for varene "dataprogramvare" i klasse 9 og "trykksaker" i klasse 16, og tjenestene "opplæring, undervisning" i klasse 41 og "datatjenester, konsulentvirksomhet" i klasse 42, egnet til å forveksles med det registrerte kombinerte merket PAPERLESS (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert den 7. oktober 1999 for varene "dataprogramvare" i klasse 9 og "trykksaker" i klasse 16, og tjenestene "opplæring, undervisning" i klasse 41 og "datatjenester,

2 Annen avd. sak nr konsulentvirksomhet" i klasse 42, samt egnet til å forveksles med foretaksnavnet PAPERLESS AS, org. nr , innført / registrert i Enhetsregisteret den 9. januar 1998 og med næringskode / bransjeangivelse: " Utgivelse av annen programvare", og at foretaksnavnet PAPERLESS ACCOUNTING AS således er blitt innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsene i foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. Reg. nr ( ) Med hensyn til partenes anførsler for Første avdeling vises til sakens dokumenter. Fra Første avdelings avgjørelse av 10. november 2009 hitsettes: Behandlende medlem skal bemerke: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsigers registrerte varemerker og foretaksnavn har bedre prioritet enn motpartens foretaksnavneregistrering. Hvorvidt PAPERLESS ACCOUNTING AS er egnet til å forveksles med innsigers varemerker og foretaksnavn, skal dermed avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom navnene blir vektlagt, jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, jf. varemerkelovens bestemmelser. Særpreg: Etter foretaksnavneloven 3-2 første ledd er vilkåret for at innsigers kjennetegn skal ha vern mot bruk av liknende foretaksnavn eller varekjennetegn, at de oppfyller kravet til særpreg etter varemerkeloven 13.

3 Annen avd. sak nr Innsiger har fått registrert ordmerket PAPERLESS i varemerkeregisteret. Slik innsigers fullmektig påpeker har Patentstyret dermed vurdert PAPERLESS til å være særpreget i forhold til varene og tjenestene merket er registrert for. Varene og tjenestene er som følger: "Dataprogramvare" i klasse 9 "Trykksaker" i klasse 16 "Opplæring, undervisning" i klasse 41 "Datatjenester, konsulentvirksomhet" i klasse 42. Utrykket "paperless" betyr i følge "papirløst". I følge under linken "American Heritage Dictionary of the English Language" er definisjonen på "paperless" som følger: ADJECTIVE: Not requiring paper because of the use of computers and other electronic media to record, convey, and store information: a paperless office. Innsigers ordmerke PAPERLESS ble registrert i varemerkeregisteret i 1997, mens det kombinerte merket ble registrert i Det må være klart at det har skjedd en markant utvikling siden 1997 og frem til i dag når det gjelder å kunne benytte dataprogramvare i en arbeidsflyt på en slik måte at papir nærmest blir overflødig. Patentstyret er derfor av den oppfatning at PAPERLESS fremstod som mer utopisk og dermed mer suggestivt i 1997, i forhold til de varer og tjenester innsigers merke er registrert for, enn hva som er tilfelle i dag. Slik registreringsinnehaver og dennes fullmektig viser til i sine bilag, og slik det fremkommer av ordbøkene det er vist til ovenfor, brukes termen PAPERLESS pr. dags dato blant annet som en betegnelse på software som er tilpasset bruken på en slik måte at man kan arbeide med ulike typer arbeidsflyter, og dokumenter uten å måtte benytte papir. Registreringsinnehavers fullmektig hevder derfor at "paperless" er beskrivende og at graden av særpreg vil ha betydning for vernets utstrekning. Patentstyret er enig i at graden av særpreg er avgjørende for vernets omfang. Et varemerke som er registrert i varemerkeregisteret må imidlertid behandles som gyldig og virksomt inntil det eventuelt slettes etter bestemmelsene i varemerkeloven 25 eller 25 c. Så lenge varemerket består vil det dermed være slik innsigers fullmektig hevder, at andre næringsdrivende ikke fritt kan benytte PAPERLESS i sin kommersielle virksomhet. På bakgrunn av hva som er sagt ovenfor anses imidlertid elementet PAPERLESS i innsigers kjennetegn å inneha en lav grad av særpreg for dataprodukter og datarelaterte tjenester. Kjennetegnslikhet: Det følger av foretaksnavneloven 3-2 annet ledd at innsigers kjennetegn kun har vern mot et annet foretaksnavn dersom det foreligger kjennetegnslikhet. I forhold til registreringsinnehavers anførsler om hvordan deres logo fremtrer og benyttes i markedet, hevder innsigers fullmektig at det er kjennetegnslikheten mellom innsigers foretaksnavn og varemerker, og registreringsinnehavers foretaksnavn slik disse er registrert som skal prøves i nærværende sak. Patentstyret er enig i denne vurderingen. En vurdering av figurative utforminger vurdert opp mot hverandre foretas der sakens gjenstand er partenes kombinerte eller figurative varemerker. I dette tilfellet er det foretaksnavnet PAPERLESS ACCOUNTING AS som er gjenstand for overprøving, og det kan ikke tillegges vekt at innsigers logo er utformet som en del av et tre i grønn farge. Det er

4 Annen avd. sak nr en objektiv vurdering av forvekselbarhet mellom foretaksnavnet som sådan, og det påberopte grunnlaget, som skal legges til grunn etter foretaksnavneloven. Det er på det rene at registreringsinnehavers foretaksnavn PAPERLESS ACCOUNTING AS opptar innsigers ordmerke PAPERLESS og foretaksnavnet PAPERLESS AS i sin helhet. ACCOUNTING betyr regnskapsførsel på engelsk, og det legges til grunn at betydningen er velkjent for norske gjennomsnittsforbrukere. Det er ikke omtvistet at registreringsinnehaver tilbyr regnskapsførsel. ACCOUNTING er således beskrivende for registreringsinnehavers virksomhet, jf varemerkeloven 13. Tiltross for at ACCOUNTING er beskrivende for registreringsinnehavers virksomhet, kan man ikke se bort fra dette merkeelementets betydning for helhetsinntrykket av foretaksnavnet PAPERLESS ACCOUNTING. De to ordene PAPERLESS ACCOUNTING danner til sammen et meningsinnhold, nemlig at den regnskapsførselen som tilbys er papirfri. Ordet PAPERLESS alene, som i innsigers merke, henspeiler på sin side på den generelle betegnelsen "papirfri". Det foreligger dermed en viss forskjell i forestillingsbildet de aktuelle kjennetegnene etterlater seg. Det er likevel PAPERLESS som er funnet særpreget i innsigers varemerkeregistrering, og som må behandles deretter. Så lenge tillegget ACCOUNTING er direkte beskrivende i registreringsinnehavers foretaksnavn, og PAPERLESS er identisk med innsigers ordmerke og foretaksnavn, foreliger det dermed kjennetegnslikhet etter foretaksnavneloven 3-2 annet ledd. Bransjelikhet og forvekselbarhet: Etter foretaksnavneloven 3-3 anses foretaksnavn bare egnet til å forveksles hvis det foreligger bransjelikhet. Det sies følgende i Ot.prp. nr. 43 ( ) s. 34 og 35: "Foretaksnavnevernets bransjemessige utstrekning avgjøres i dag ved en konkret helhetsvurdering der faktisk bransjebruk på vurderingstidspunktet er det vesentligste momentet". Det fremgår videre at "faktisk bruk" fortsatt bør være avgjørende for omfanget av foretaksnavnets vern, og at bransjetilknytningen skal avgjøres etter en helhetsvurdering av partene. Med utrykket "faktisk bruk" menes at den bransjeangivelse foretaket er registrert for ikke anses bindende. Når det gjelder innsigers påberopte varemerkeregistreringer er det varene og tjenestene merkene er registrert for som er avgjørende i for vernet. Men i og med at innsigers foretaksnavn PAPERLESS AS også er et av grunnlagene i saken, vil faktiske bruk også være relevant i forhold til innsigers bransjetilknytning. PAPERLESS ACCOUNTING AS er som nevnt et revisjons- og regnskapsforetak. Det følger av deres hjemmeside, at de tilbyr følgende tjenester: Regnskapsføring Scanning av fakturaer og dokumenter Fakturering Avstemming og kontroll av regnskapsføringen Økonomisk rådgivning Det er videre fremhevet fra innsigers side at det fremkommer av registreringsinnehavers hjemmeside at deres løsninger er basert på et papirløst konsept hvor PAPERLESS ACCOUNTING AS og deres kunder opererer i et felles datasystem. Datasystemet brukes også i forbindelse med scanning av fakturaer, og det fremheves på hjemmesiden at for registreringsinnehavers kunder fremstår hele økonomisystemet som papirløst.

5 Annen avd. sak nr Når det gjelder innsigers foretak fremkommer det av deres hjemmeside, at de lager programvare for elektronisk dokumentflyt og arkivering integrert med økonomisystemer. Innsigers varemerker er som tidligere nevnt registrert for følgende varer og tjenester: "Dataprogramvare" i klasse 9, "Trykksaker" i klasse 16, "Opplæring, undervisning" i klasse 41 og "Datatjenester, konsulentvirksomhet" i klasse 42. Innsigers fullmektig hevder at det foreligger bransjelikhet på bakgrunn av at en vesentlig del av både innsigers virksomhet og registreringsinnehavers virksomhet består i å tilby løsninger som gjør kundens økonomisystem mindre avhengig av papirer. I tillegg fremheves det at begge parter henvender seg til en felles kundekrets bestående av små og mellomstore bedrifter. Registreringsinnehavers fullmektig hevder på sin side at partene tilbyr ulike varer og tjenester, henholdsvis regnskapstjenester og programvare, som tilbys på ulik måte til ulike forbrukere, og at partene således ikke er konkurrenter. Registreringshinnehavers fullmektig er dermed av den oppfatning at det ikke foreligger bransjelikhet. Patentstyret er ening med innsigers fullmektig i at regnskapsførsel inngår i klasse 35 i Nice klassifikasjonen. Innsiger anfører at innsigers registrering av merket PAPERLESS for "datatjenester" i klasse 42 sperrer for registreringsinnehavers kommersielle bruk i virksomhet som knytter seg til datatjenester relatert til regnskap og bokføringsbilag som ville inngått i klasse 35. Til dette vil Patentstyret bemerke at så å si en hver bedrift i våre dager benytter seg av datasystemer i forbindelse med de tjenestene de tilbyr og utfører. Tiltross for at registreringsinnehaver er helt avhengig av et spesielt datasystem for å utføre sin papirfrie regnskapsførsel, er det regnskapsførsel som tilbys, ikke en datatjeneste som sådan. Selv om "datatjenester" i klasse 42 krysser med "datatjenester" i klasse 35 har dette dermed ikke betydning i nærværende sak, da det er regnskapsførsel registreringsinnehaver tilbyr. Det er ikke omtvistet i saken at begge parter har en viss tilknytning til økonomi og regnskapsførsel, slik at det foreligger et berøringspunkt mellom partenes virksomhet. På den annen side er partenes produkter og tjenester langt fra identiske. Patentstyret er enig med registreringsinnehavers fullmektig i at partene ikke er direkte konkurrenter da produktene og tjenestene som tilbys ikke er substitutter for hverandre, men tilfredsstiller ulike behov. Når man skal anskaffe en spesialisert programvare eller kjøpe regnskapsføringstjenester er det naturlig å anta at forbrukerne ikke nødvendigvis er profesjonelle, men i hvert fall at oppmerksomhetsnivået er relativt høyt slik at man lettere holder ulike aktører fra hverandre. Den omsetningskretsen som ønsker å erverve en programvare vil være en annen enn den omsetningskretsen som skal anskaffe regnskapstjenester, tiltross for at begge muligens tilhører små- og mellomstore bedrifter. Dette stiller seg ikke annerledes selv om begge aktørene tilbyr papirløse løsninger. Det er også av betydning at det kreves en helt annen økonomisk bakgrunn for å tilby regnskapsførsel, enn den fagkunnskap som er nødvendig for å tilby programvarer og datatjenester. Dette gjør at det er mindre sannsynlig for gjennomsnittsforbrukeren å anta at regnskapsførselen har samme kommersielle opprinnelsen som programvaren. På bakgrunn av det ovenfor nevnte foreligger det etter Patentstyrets oppfatning ikke bransjelikhet i saken, jf. foretaksnavneloven 3-3. I forhold til forvekslbarhet, vises det til uttalelsen fra Patentstyrets 2. avdeling i avgjørelse nr om ordmerket Aquabona (reg. nr ): "Innsigeren har fremholdt at det erindringsbilde som merkene etterlater seg vil være så likt at forvekslingsfare vil foreligge. At erindringsbildene er nokså like, skyldes at begge merker utgjøres av en enkel sammenstilling av to deskriptive elementer, som nærmest er likelydende og hentet fra samme eller meget nær beslektede språk. Innsigeren har med andre ord valgt, og satset på "et svakt varemerke, som

6 Annen avd. sak nr andre forretningsdrivende vil kunne legge seg nokså tett opp til" (jf. Rt s. 641 Superlek på s. 645)." Etter en helhetsvurdering, der det har vært vektlagt at innsigers påberopte PAPERLESS kjennetegn er svake merker, og at partene ikke direkte opptrer innen samme bransje, anses det ikke å være fare for forveksling mellom foretaket PAPERLESS ACCOUNTING AS og innsigers PAPERLESS kjennetegn, jf foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Beslutning: Registreringen av foretaksnavnet Paperless Accounting AS er ikke i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 og kravet om administrativ overprøving tas ikke til følge." En begrunnet klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 10. november 2009, innkom fra Paperless AS, Oslo, og PL Innovation AS, Oslo, den 11. januar 2010; innen klagefristens utløp. Den 21. januar 2010, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets første avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 10. november 2009 om at registreringen av foretaksnavnet PAPERLESS ACCOUNTING AS kan opprettholdes. Deretter er sakens dokumenter oversendt til Patentstyrets annen avdeling for behandling av klagen. Den 22. januar 2010 er faktura pålydende gjeldende klageavgift (faktura nr / ordre nr ) generert og sendt til OSLO APARTMENTS AS, med betalingsfrist satt til 21. februar Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 26. februar I klagen av 11. januar 2010 anfører Paperless AS og PL Innovation AS: KLAGE PÅ PATENTSTYRETS AVGJØRELSE I SAK KF FORETAKSNAVNEREGISTRERING PAPERLESS ACCOUNTING AS Undertegnede representerer Paperless AS og PL Innovation AS og påklager herved ovennevnte avgjørelse datert 10. november 2009, jf. foretaksnavneloven 3-7. Klage må være innlevert skriftlig til Patentstyret innen to måneder etter den dagen da melding om avgjørelsen ble sendt, og herværende klage er således rettidig.

7 Annen avd. sak nr Vi anmoder om at Patentstyret omgjør sitt vedtak og beslutter at registreringen av Paperless Accounting AS er i strid med foretaksnavneloven, alternativt at saken oversendes Patentstyrets annen avdeling for avgjørelse der. 1 SAKENS BAKGRUNN Innsiger har med vern fra 11. november 1997 registrert ordvaremerket PAPERLESS for klassene 9 (dataprogramvare), 16 (trykksaker), 41 (opplæring, undervisning) og 42 (datatjenester, konsulentvirksomhet). Videre har innsiger med vern fra 4. april 1999 registrert det kombinerte varemerket PAPERLESS for de ovennevnte vare- og tjenesteklassene. Innsigers foretaksnavn Paperless AS ble registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret 9. januar Paperless Accounting AS ble registrert i Foretaksregisteret 12. mars Registreringen ble påklaget av Simonsen Advokatfirma DA den 20. april 2009 på vegne av Paperless AS og PL Innovation AS. Første avdeling traff ved vedtak den 10. november 2009 avgjørelse om at registreringen av Paperless Accounting AS ikke er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Behandlingen i Patentstyrets første avdeling fant sted etter utveksling av uttalelser i saken fra representanter for både innsiger og registreringsinnehaver. 2 KLAGERS NAVN OG ADRESSE Klager 1: Navn: Adresse: Paperless AS Hoff terrasse 10, 0275 Oslo Org. nr.: Klager 2: Navn: Adresse: PL Innovation AS Hoff terrasse 10, 0275 Oslo Org. nr.: Som nevnt innledningsvis representeres Paperless AS og PL Innovation AS av Simonsen Advokatfirma DA v/ advokat Mona Søyland, C.J. Hambros plass 2 D, 0164 Oslo. 3 AVGJØRELSEN SOM DET KLAGES OVER I ovennevnte avgjørelse av 10. november 2009 legges det til grunn at det foreligger kjennetegnslikhet mellom innsigers merke Paperless og registreringsinnehavers merke Paperless Accounting AS. Vi er enige i dette, og det vises i denne forbindelse kun til tidligere korrespondanse. Når det gjelder bransjelikhet konkluderes det i avgjørelsen med at dette ikke foreligger. Vi er uenig i dette og vil redegjøre for våre synspunkter i punkt 4 under.

8 Annen avd. sak nr Videre konkluderer første avdeling med at det [e]tter en helhetsvurdering, der det har vært vektlagt at innsigers påberopte Paperless kjennetegn er svake merker, og at partene ikke direkte opptrer innen samme bransje, anses det ikke å være fare for forveksling [ ]. Vi er uenige også i dette og vil redegjøre for dette i punkt 5 under. 4 BRANSJELIKHET Foretaksnavn anses egnet til å forveksles dersom de brukes eller ventes brukt for virksomhet av samme eller lignende slag, jf. foretaksnavneloven 3-3 første ledd. Innsiger, Paperless AS, beskriver sin virksomhet slik på nettstedet paperless.no: Om PaperLess Vi lager programvare for effektiv elektronisk dokumentflyt og arkivering integrert med økonomisystemer. Flere økonomisystemleverandører har valgt å samarbeide med oss og tilby PaperLess som et naturlig tilleggsprodukt til sine kunder PaperLess ble startet i 1997 og vi har holdt på med utvikling av konsept og programvare i snart 10 år. Vi har mangeårig bakgrunn i IT, regnskap og skatt. Under fanen Forside/Produkter sees videre at nettstedet har følgende sideoversikter: Dokumentflyt Fakturatolk Regnskapsarkiv Klientaksess Prisstruktur Systemkrav Komme i gang med PaperLess Videre heter det på paperless.no: Hvordan skal du bli kvitt papirene? Finn ut hvordan du kan jobbe mer effektivt og samtidig bidra til et bedre arbeidsmiljø. Gjør som mange andre og velg Norges meste solgte system for elektronisk bilagshåndtering. Her er noen gode argumenter for at du skal bli "PaperLess": Bokføringsloven åpner for å kaste papirbilagene så fort du har tatt sikkerhetskopi Ingen kopiering av bilag, kun én skanning og bilaget er lagret en gang for alle

9 Annen avd. sak nr Få oversikt over hvor alle bilag er til enhver tid og unngå unødvendige purringer og rentekostnader Automatisk fakturatolk som finner og registrerer data for deg Over kundeinstallasjoner i Norge, Sverige og Danmark, gjennom samarbeidspartnere Elektronisk regnskapsarkiv for elektronisk mottatte fakturaer, giroer, etc. Ikke bruk tid og kostnader manuell arkivering Slå opp bilaget på sekundet og send via e-post fremfor manuell gjenfinning og kopiering Bilag 1 Utskrifter fra Paperless sørger altså for: At brukerne kan gjøre papirbaserte bilag, fakturaer og dokumenter elektroniske, At disse dokumentene blir gjenkjennbare for regnskapssystemer (OCR-lesing), At dokumentene gjøres tilgjengelig i regnskapssystemet på rett sted, At det elektroniske dokumentet kan sendes til andre i brukerens organisasjon eller mellom regnskapsfører og brukeren for attestering, og At dokumentene lagres elektronisk i en arkivløsning for senere gjenfinning, mv. Brukeren selv, regnskapsbyrået eller annen tredjepart kan skanne dokumentene som legges inn i løsningen. Dokumentene blir derved tilgjengelig i regnskapssystemet for brukeren og andre brukere som regnskapsbyrået, revisor eller andre tredjeparter. Løsningen er tilrettelagt for at skanning skal kunne skje enkelt ved tilpasning mot enkelte skannere og gjenfinning av elementer i dokumentene av regnskapsprogrammet (som dato, konto, KID mv), og at brukeren selv skanner dokumentene er således et substitutt til at en tredjepart foretar skanningen. Hva gjelder Paperless Accounting AS, fremgår det av nettstedet paperlessaccounting.no at selskapet: [ ] tilbyr unike løsninger for små og mellomstore bedrifter basert på et papirløst konsept hvor vi og bedriften opererer i et felles datasystem slik at våre kunder opererer som om de hadde sin egen høyt kompetente økonomiavdeling. Videre heter det på samme nettsted: For å redusere papirbruken i bedriften, er det viktig å ta fatt i bedriftens rutiner og gjøre rutinene papirløse en for en og i stå stor grad som mulig. Dette gjøres ofte ved at informasjon lagres direkte i datasystemet og kun en gang. Våre systemer er fortsatt ikke helt papirløse da det fortsatt er vanskelig å få gode løsninger for inngående faktura elektronisk og på en slik måte at de kan importeres rett inn i datasystemet. Årsaken til det er den komplekse informasjonen som skal med i en faktura og hvor stor forskjell det er i den enkelte transaksjonen.

10 Annen avd. sak nr Vi har løst dette ved å scanne alle inngående fakturaer slik at for våre kunder fremstår hele økonomisystemet som papirløst helt frem til og med årsregnskap til regnskapsregisteret og selvangivelsen til skattemyndighetene. Bilag 2 Utskrifter fra På nettstedet fremgår videre hva som er selskapets forretningsidé under overskriften HVORLEDES FUNGERER DETTE I PRAKSIS. Vi hitsetter hele denne siden for sammenligningsformål, slik at rubrikken til venstre inneholder teksten fra registreringsinnehavers nettsted og rubrikken til høyre vil inneholde innsigers kommentar i forhold til egen virksomhet. HVORLEDES FUNGERER DETTE I PRAKSIS Vår forretningside er at vi skal være en integrert del i driften hos våre kunder ved at vi fungerer som bedriftens økonomiavdeling. Via felles datasystem som ligger på webben vil både vi og vår kunde ha tilgang til systemet når som helst og hvor som helst hvor det er tilgang til internett. * Inngående fakturaer sendes direkte til Paperless Accounting AS som scanner disse. Normalt sendes fakturane direkte fra leverandørten til oss da dette sikrer at fakturaen ikke blir liggende i en skuff. KOMMENTAR: Dette viser at det er et datasystem som er basis for forretningsideen til Paperless Accounting AS og at det utføres databehandlingstjenester, se mer nedenfor. Viser nærhet i virksomhet. Viser at det er overlappende virksomhet. Dette er det samme som Paperless tilbyr sine kunder. Viser nærhet i virksomhet. * Systemet leser ved hjelp av egen programvare de scannede bildene og legger inn i datasystemet de viktigste dataene for bokføringen som beløp, KID, leverandør, faktura dato, forfallsdato med videre. * Fakturaen kommer til kunden etter senest ett døgn og da kun ved at kunden får melding i sin del av datasystemet om at faktura er kommet, med scannet kopi av fakturaen. Kunden må så godkjenne fakturaen, noe som gjøres ved at fakturaen avmerkes og man trykker tafsten OK * Når fakturaen er godkjent, blir den bokført i systemet av en av våre høyt utdannede ansatte basert på den info som Viser at det er overlappende virksomhet. Dette er det samme som Paperless tilbyr sine kunder. Viser at det er overlappende virksomhet. Dette er det samme som Paperless tilbyr sine kunder.. Viser at det er overlappende virksomhet. Dette er det samme som Paperless tilbyr sine kunder.

11 Annen avd. sak nr allerede er lagret om fakturaen. * Når forfall nærmer seg, kommer fakturaen igjen frem på kundens dataskjerm med spørsmål om fakturaen skal betales. For å betale faktuaen, avmerker du den og taster OK. Deretter vil fakturaen bli betalt og vi sørger for at betalingen bokføres og leverandørreskontroen er ajour og avstemt Paperless tilbyr ikke dette p.t., men dette vil være en naturlig videreutvikling av Paperless løsninger. Viser nærhet i virksomhet. Tjenesten til Paperless Accounting AS her kan neppe kategoriseres som en regnskapstjeneste. * utgående faktura vil normalt foreligge elektronisk enten ved at fakturering skjer via våre datasystemer eller ved at fakturadata inporteres fra andre faktureringssystemer Paperless tilbyr ikke dette p.t., men dette vil være en naturlig videreutvikling av Paperless løsninger. Viser nærhet i virksomhet. Tjenesten til Paperless Accounting AS her kan neppe kategoriseres som en regnskapstjeneste. * banktransaksjoner hentes via bankenes datasystemer Paperless har ikke slik funksjonalitet p.t., men en slik funksjonalitet vil være naturlig videreutvikling av Paperless løsninger. Viser nærhet i virksomhet. Tjenesten til Paperless Accounting AS her kan neppe kategoriseres som en regnskapstjeneste. SCANNINGSENTRAL Som et ledd i vårt totalt tilbud, har vi etablert et postmottak og scanningsentral for mottak og scanning av primært inngående fakturaer og andre firmadokumenter. Dette tilbudet har vi også til andre enn våre kunder på outsoursing av regnskap og økonomitjenester. Vi tilbyr scanning til konkuransedyktige priser og rask levering. Eksempel på tjenster Paperless har ikke slik funksjonalitet p.t., men en slik funksjonalitet vil være en naturlig videreutvikling av Paperless løsninger. I tillegg så er skanning gjort så enkelt i Paperless løsning at dette er et substitutt til at tredjeparter, som Paperless Accounting AS, gjør dette arbeidet. Slik skanning kan neppe kategoriseres som en regnskapstjeneste. Viser nærhet i virksomhet. OCR-lesning av

12 Annen avd. sak nr er: Scanning av all inngående faktura. dokumenter er overlappende med det Paperless tilbyr. OCR lesing av dokumentene. Preregistrering i felles datasystemsom. Scanning av inngående post Som det fremkommer av tabellen ovenfor og kommentarene i den høyre kolonnen tilbyr foretakene i vesentlig utstrekning overlappende tjenesteytelser. Alene av denne grunn mener innsiger at det kan konstateres bransjelikhet i foretaksnavnelovens forstand. Vi mener således at Patentstyret har lagt delvis feil faktum til grunn når det uttales: Tiltross for at registreringsinnehaver er helt avhengig av et spesielt datasystem for å utføre sin papirfrie regnskapsførsel, er det regnskapsførsel som tilbys, ikke en datatjeneste som sådan. Vi bestrider ikke at registreringsinnehavers hovedvirksomhet er regnskapsførsel, men poenget er altså at foretaket også benytter en rekke vesentlige tjenester i sitt tilbud til kundene som går utover det man forbinder med regnskapsførsel, jf. ovennevnte tabell. Disse tjenestene svarer i det hovedsakelige til kjerneområdet av det Paperless tilbyr med sin løsning. Paperless Accountings virksomhet er således tuftet nettopp på databehandlertjenester, og dersom man fjerner disse vil hele forretningskonseptet til Paperless Accounting, slik det er beskrevet av selskapet på deres nettsider, bortfalle. Paperless Accounting ville i et slikt tilfelle vært kun et regnskapsbyrå, mens det i dag er både et regnskapsbyrå og et selskap som tilbyr integrerte databehandlingstjenester for å legge til rette for et papirfritt konsept. Det er altså det papirfrie elementet som sørger for differensiering mot andre regnskapsbyrå. Det papirfrie elementet innebærer som vist ovenfor en overlapp i forhold til Paperless løsning, og innebærer en forvekslingsfare mellom Paperless Accounting og Paperless. Kravet til bransjelikhet er imidlertid ikke så strengt at det er nødvendig å konstatere slik overlapp som foreligger i nevnte sak. Dette følger som kjent av Ot.prp. nr. 50 ( ) A) lov om registrering av foretak B) lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn (firmaloven) C) lov om prokura side 98 at: Ved avgjørelsen av hva som skal betraktes som virksomhet av «lignende slag» vil en rekke momenter kunne få betydning. Bl.a. må det tas hensyn til om f.eks. de produkter som foretakene fremstiller har en felles anvendelse, eller på annen måte er knyttet til hverandre. Videre kan det være av betydning om produktet har et felles råvareutspring eller om disse forhandles gjennom samme kanaler. Det samme vil gjelde for tjenesteytelser hvor særlig nærheten i bruksområdene kan være av betydning. Vernet er ikke begrenset til samme nivå i omsetningskjeden. Det vil kunne konstateres likhet i virksomhetsområde i tilfelle hvor det ene foretak driver engros-virksomhet, mens det andre er detaljhandel. Det vil ikke alltid være ubetinget avgjørende hva virksomheten i avgjørelsesøyeblikket omfatter. Det må tas hensyn til naturlige ekspensasjonsmuligheter på nærliggende områder, eller at et foretak i oppstartingsfasen vil kunne etablere seg på felter hvor det i dag ikke er virksomhet. Spekulasjonene må likevel ikke føres for langt. En viss betydning må det kunne ha at det aktuelle foretak er et storkonsern

13 Annen avd. sak nr som er i ferd med å utvide sin virksomhet til helt nye felter. Det avgjørende vil ofte i siste instans være en rimelighetsforankret avveining av hvor langt det er naturlig å strekke det enkelte foretaks firmabeskyttelse. Blant de relevante vurderingstemaene det vises til i forarbeidene er nærheten i bruksområdene og hvorvidt tjenesteytelsene på annen måte er knyttet til hverandre. Det stilles med andre ord ikke krav om at tjenesteytelsene overlapper. Sentralt i denne vurderingen er hva brukerne av tjenesteytelsene vil kunne forestille seg om sannsynlig fellesskap, jf. Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utgave, bind 1, stensilserie nr. 163, s Lassen og Stenvik legger (på s. 320) til grunn at dette i første rekke er betinget av hvilke kombinasjoner som er vanlige, eller i alle fall forekommer i en viss utstrekning. I denne forbindelse påpekes det at forestillinger om fellesskap også kan oppstå som følge av at to former for tjenesteytelser forutsetter omtrentlig samme sakkyndighet og/eller redskaper (så som programvare). Både Paperless og Paperless Accounting har altså på en rekke områder en slik nærhet i bruksområder at bransjelikhet må sies å foreligge. Dette fremkommer utvetydig av tabellen ovenfor der det er inntatt kommentarer i høyre kolonne over Paperless Accounting sine tjenesteytelser som i betydelig grad svarer til og overlapper tjenesteytelsene til Paperless. Det er således på det rene at registreringsinnehavers tjenesteytelser har en betydelig grad av nærhet med innsigers. Som nevnt er også spørsmålet om hvorvidt tjenesteytelsene på annen måte er knyttet til hverandre et sentralt vurderingsmoment. Selv om tjenesteytelsene ikke har fullt ut identiske formål (Paperless Accountings tjenesteytelser går per dags dato noe lenger), er likevel papirløshet hva gjelder fakturaer mv. helt grunnleggende ved begges tjenesteytelser, sett hen til de fordelene brukerne oppnår som følge herav. For Paperless Accounting sitt vedkommende fremgår dette av forretningsideen, som er gjengitt i tabellen ovenfor. Dette viser at Paperless og Paperless Accounting har spesialisert seg innenfor og har sitt fortrinn på bruksområder med en betydelig grad av nærhet. I denne forbindelse vises det til at finnes en rekke aktører som kombinerer programvarerelaterte tjenesteytelser (så som papirløs håndtering av inn- og utgående fakturaer mv.) med regnskapstjenester. Foretaket Visma Software er eksempelvis både programvareleverandør og tilbyr samtidig regnskapstjenester gjennom Visma Services. Videre driver foretaket 24 Seven Office også regnskapsbyrå i tillegg til sin virksomhet som programvareleverandør. Enn videre skal det nevnes at programvareleverandøren At Works har en webbasert programvare som tilbyr fakturaskanning. Bilag 3 Utskrifter fra og Paperless Accounting sørger for at regnskapskunder vil få regnskapsbilag skannet inn i regnskapssystemet, som behandles videre der. Det er akkurat dette Paperless også tilbyr ved at regnskapskunder får mulighet til en løsning som dekker de samme behov som Paperless Accounting søker å dekke. En ekstra kunde til Paperless Accounting vil således medføre en redusert bruker av Paperless løsning, og vil derfor kunne medføre reduserte inntekter for Paperless. Det fremgår også ovenfor at enkelte av de tjenester som Paperless Accounting tilbyr, vil være naturlig ekspansjonsområder for Paperless, og nettopp nevnte løsninger har vært diskutert i Paperless som utvidelse av selskapets virksomhet. Det presiseres at

14 Annen avd. sak nr utvidelse til nevnte områder ikke er utvidelse til nye områder, men naturlig påbygning av eksisterende tjenester. Dette understøttes også av at Paperless Accounting nevner disse tjenestene i tilknytning til de øvrige tjenester som er overlappende med Paperless virksomhet. Det er således nærliggende å gå ut fra at en aktør som tilbyr papirløs håndtering av fakturaer mv. (så som Paperless), også vil kunne ha sakkyndighet, verktøy og ekspertise hva gjelder den regnskapsmessige siden, hvilket Paperless Accounting tilbyr. Tjenestetilbudene til Paperless og Paperless Accounting er på denne bakgrunn knyttet til hverandre, hvilket taler for at det foreligger bransjelikhet i foretaksnavnlovens forstand. Som det fremgår av forarbeidene over skal det også tas hensyn til naturlige ekspansasjonsmuligheter på nærliggende områder. Det skal her påpekes at et naturlig ekspansjonsområde for en programvareleverandør av økonomisystemrelaterte tjenesteytelser (slik som Paperless) er nettopp regnskapstjenester, se i denne forbindelse også de ovennevnte eksemplene som tjenester hvor bilag, fakturaer og dokumenter skannes inn som sendes pr post til kunder, preregistrering i felles datasystem som, elektronisk utgående faktura og at banktransaksjoner hentes via bankenes datasystemer. At det er en rekke andre selskaper som har programvare som for dokumenthåndtering i forbindelse med regnskapsførsel viser at dette vil være en naturlig utvikling for Paperless. Når det gjelder de rene regnskapstjenestene må det for øvrig sies at regnskapstjenester og programvareleveranser innenfor økonomisystemrelaterte tjenesteytelser supplerer hverandre, hvilket er vektlagt i EF domstolens dom C-39/97 Canon:»Med henblik på vurderingen af ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser skal der,..., tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem varerne eller tjenesteydelserne. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden.» Vi viser her til de ovennevnte eksemplene der papirløs håndtering av inn- og utgående fakturaer mv. for mange aktører, er et naturlig supplement til regnskapstjenester og omvendt. Begge aktørene henvender seg videre til små og mellomstore bedrifter som ønsker elektronisk håndtering og bokføring av bilag, jf. den vedlagte dokumentasjon. Det er således slik at de tjenesteytelsene som partene tilbyr, er rettet mot den samme omsetningskretsen. Dette er et ytterligere argument for at bransjelikhet foreligger. Det er etter innsigers oppfatning risiko for at omsetningskretsen vil tro at foretakene har samme kommersielle opprinnelse, hensett til kjennetegnslikheten og den virksomhet registreringsinnehaver representerer. Innsiger legger videre til grunn at det varemerkerettslige vernet for kjennetegnet PAPERLESS i klasse 42 datatjenester vil sperre for innklagedes kommersielle bruk av dette kjennetegnet i virksomhet som knytter seg til datatjenester relatert til regnskap og bokføringsbilag som normalt sorterer i klasse 35. Det vises her til siste utgave av kryssgranskningslisten. Det vises videre til at registreringsinnehaver driver virksomhet også utover tradisjonell regnskapsføring og tekstbehandling og administrering av filer, jf. over.

15 Annen avd. sak nr HELHETSVURDERING IHT FORETAKSNAVNELOVEN 2-6 NR. 4 Registreringen av foretaksnavnet Paperless Accounting AS er etter innsigers syn registrert i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Patentstyrets avgjørelse av 10. november 2009 synes å legge stor vekt på at styret mener merket Paperless er beskrivende og har en lav grad av særpreg. Innsiger deler ikke den oppfatningen. Vi er selvsagt enig i at uttrykket paperless kan oversettes til papirløs, selv om det vel er mer vanlig å betegne papirløst med paper free. Vi mener imidlertid at Patentstyret har sett bort fra det faktum at merket Paperless har vært brukt i en årrekke (siden 1997/1998), og at merket derfor er svært innarbeidet som et særpreget kjennetegn for innsiger. Vi viser i denne forbindelse til Patentstyret 2. avdeling PS i en sak mellom Scandinavia Wearhouse AS, Corporation Wearhouse AS og Wearhouse AS. Det ble her uttalt følgende: Patentstyret kan ikke se at kjennetegnselementene «Corporation» og «Scandinavia», i en tilstrekkelig grad skaper avstand til det søkte merket slik at fare for forveksling ikke foreligger. «Corporation» er det engelske ordet for blant annet «selskap» og «Scandinavia» er det engelske ordet for områdeangivelsen «Skandinavia». Disse kjennetegnselementene fremstår som beskrivende tillegg og vil i dette tilfellet ikke ha særlig atskillende evne. Selv om Wearhouse er et svakt merkeelement, vil det i forhold til «Corporation» og «Scandinavia» være det distinktive merkeelementet i begge innsigers foretaksnavn. Innsiger har i tillegg brukt foretaksnavnet Wearhouse AS fra slutten av 1997, hvilket er nær identisk med det søkte merket. Da det distinktive elementet i innsigers foretaksnavn er identisk med det søkte merket, antas det at det foreligger en fare for at gjennomsnittsforbruker kan komme til å ta feil av kjennetegnene eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. (vår understrekning) Brukerne av Paperless løsning får tilgang til regnskapsmateriale og andre dokumenter elektronisk (dvs. ikke ved papirdokumenter). Paperless viser således ikke til at løsningen i seg selv er uten papir, men at brukerne kan føre regnskap uten å ha dokumentene tilgjengelig i papirform. Dette er akkurat det samme som Paperless Accounting, og som differensierer Paperless Accountings tjenester fra andre regnskapsførere. Det bemerkes videre at et søk på elementet Paperless i Foretaksregisteret og Gule Sider kun gir treff på innsiger og registreringsinnehaver. Funksjonaliteten på Gule Sider er videre slik at det kun er Paperless Accounting AS som får skjermvisning med 2 av 4 firma, se vedlegg. Bilag 4 Bilag 5 Utskrift fra Foretaksregisteret Utskrifter fra Gule Sider *** Det er innsigers syn at Paperless er et særpreget merke som ikke nyter kun et svakt vern, slik Patentstyret har lagt til grunn. Som det fremgår av punkt 4 er vi av den oppfatning at

16 Annen avd. sak nr bransjelikhet foreligger. Det foreligger kjennetegnslikhet, jf. også Patentstyrets avgjørelse av 10. november Avslutningsvis slås fast at merkene er forvekselbare. Foretakene retter seg mot samme omsetningskrets med likeartede produkter og det er fare for at kundene vil forveksle foretakene eller tro at det foreligger et kommersielt fellesskap mellom disse. jf. over punkt 4 og 5. oo00oo På denne bakgrunn anfører Paperless AS og PL Innovation AS at vilkårene om særpreg, kjennetegnslikhet og bransjelikhet er oppfylt, og at foretaksnavnet Paperless Accounting AS er registrert i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. I medhold av foretaksnavneloven 3-7 krever vi på vegne av innsiger, at registreringen av foretaksnavnet Paperless Accounting AS oppheves. I sin imøtegåelse av 16. februar 2010 uttaler Paperless Accounting AS: Det vises til Patentstyrets brev av 18. januar 2010 med oversendelse av klage av 11. januar. Frist til å imøtegå klagen er satt til 18. februar Dette tilsvar er således rettidig. Paperless Accounting AS fastholder at registreringen er rettmessig og at det ikke foreligger noen registreringshindring i medhold av foretaksnavnlovens 2-6 nr 4. Registreringen av foretaksnavnet innebærer ingen krenkelse av varemerker og foretaksnavn tilhørende Paperless AS og/eller PL Innovation AS. Patentstyrets avgjørelse i sak KF er korrekt. Registreringen av foretaksnavnet kan følgelig ikke oppheves. 1 FORVEKSLINGSFARE BEROR PÅ EN HELHETSVURDERING Det foreligger ikke forvekslingsfare mellom foretaksnavnet Paperless Accounting AS og klagenes varemerke Paperless eller foretaksnavn Paperless AS, jf foretaksnavnlovens 2-6 nr 4. Når det gjelder spørsmålet om det foreligger forvekslingsfare beror det på en konkret skjønnsmessig helhetsvurdering hvor de sentrale momentene vil være graden av likhet i vareslag og i kjennetegn. I denne helhetsvurderingen vil det også ha betydning hvor særpreget kjennetegnet er. Det følger av foretaksnavnelovens forarbeider, jf Ot.prp. nr. 50 for at: Det må legges vekt på hvor originalt et firma er. Ligger kjennetegnet tett opptil å være beskrivende for virksomheten, må dette bli betraktet som et svakt kjennetegn som gjennomgående må tåle at andre firmaer legger seg nært opp til det. Tilsvarende gjelder for varemerkers vern, jf Rt 1979 s 1117 Cash & Carry (sitert nedenfor). Manglende distinktivitet er særlig behandlet under punkt 2 under, men manglende særpreg

17 Annen avd. sak nr har også betydning for spørsmålet om forvekselbarhet i forhold til kjennetegnslikhet og bransjelikhet som behandles under punkt 3 og 4. Avgjørende for forvekselbarhetsvurderingen er hvorvidt en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert bruker av de aktuelle varer og tjenester vil kunne blande kjennetegnene sammen. Paperless Accounting er et revisjons- og regnskapsforetak som påtar seg regnskaps- og tilgrensende tjenester for bedrifter som ønsker å outsource slike funksjoner til tredjepart. Klager er på sin side et programvareselskap som utvikler programvare. De henvender seg begge til en profesjonell omsetningskrets med velinformerte kjøpere hvor kjøperne har betydelig innsikt i og kjennskap til de leverandørene de velger. Omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå er således høyt, hvilket tilsier at større likhet kan tillates kjennetegnene imellom, jf. også Rt s. 962 Teeni. 2 SVAKT KJENNETEGN Ordet paperless betyr papirløs og henspeiler på liten eller mindre bruk av papir. Det vises her til Første avdelings redegjørelse for begrepets innhold i diverse ordbøker. Bruk av engelsk terminologi er helt vanlig i de aktuelle bransjer. At det brukes et engelsk ord kan ikke gi merket større distinktivitet, jf Lassen/Stenvik Oversikt over Norsk varemerkerett side 80 der det påpekes at ord fra blant annet engelsk må likestilles med norske ord. At ordet paperless er beskrivende illustreres også av Wikipedias artikkel om the paperless office hvor det fremkommer at begrepet paperless brukes om effektiviserende, kostnadsbesparende og miljøvennlige løsninger som baserer seg på liten eller ingen bruk av papir. Bilag 1: Utskrift fra Wikipedia Klager kan ikke monopolisere allment kjente, internasjonale begreper og reservere disse for sin egen virksomhet. At kjennetegnsbeskyttelsen ikke kan gå så langt er fastslått av Høyesterett i Cash & Carry-saken (Rt side 1117): Det kan være grunn til, nettopp fordi man har å gjøre med et registrert merke, å spørre hvilken beskyttelse merket Cash & Carry overhodet skal kunne nyte. Ingen andre enn den ankende part kan dette disse ord alene som betegnelse på sine varer, men selskapets monopolstilling kan ikke strekkes så langt at ikke andre skulle kunne nytte disse internasjonale ord for et salgsprinsipp i tilknytning til en betegnelse som peker hen på den spesielle forretning. Dette moment har, slik jeg ser saken, nær sammenheng med en omstendighet jeg før har omtalt, nemlig at merkets svake karakter innebærer at andre kan komme det nær. Dette gjør det berettiget i dette tilfelle å godta en bruk av et merke som inkluderer en betegnelse for en internasjonal omsetningsform. (våre understrekninger) Paperless brukes som betegnelse på en rekke ulikeartede varer og tjenester for å beskrive disses egenskaper i form av redusert papirbruk. Begrepet brukes så vel internasjonalt som i Norge av en rekke selskaper som enten selger programvare slik som klager, ulike former for kontormaskiner som printere, eller som tilbyr kontordriftsrelaterte tjenester. Vi viser her til de eksempler som er vedlagt som bilag 1 til vårt brev av 30. september 2009 til Patentstyrets Første Avdeling.

18 Annen avd. sak nr Av videre praksis vises også til Nærings- og handelsdepartementets avgjørelse av 26. juni 2006 i saken mellom Cybercom AS og Cybercommunication AS der det ble lagt vekt på at det var brukt vanlige ord som beskrev en kommunikasjonsmåte og at det først registrerte foretaksnavnet dermed måtte tåle at andre kunne legge sine navn tettere opptil enn hva som ellers kunne godtas ved rene fantasinavn. 3 MANGLENDE KJENNETEGNSLIKHET Når klagerne har valgt et beskrivende kjennetegn, kan klager heller ikke motsette seg at andre bruker kjennetegn som ligger nært opptil klagers eget. Tillegget av Accounting i foretaksnavnet Paperless Accounting AS skiller dette foretaksnavnet fra klagernes varemerke/foretaksnavn Paperless. I innklagedes foretaksnavn er de to ordene sidestilte elementer og gir således et annet visuelt og fonetisk inntrykk. Siste del henspeiler dertil spesifikt på den bransje innklagede opptrer i og som adskiller seg fra klagers. For den som ser dette foretaksnavnet vil det være klart at det er regnskapstjenester som tilbys av dette foretaket. Tillegget Accounting fratar gjennom selve teksten den som står overfor navnet fra en eventuell mulighet til å anta at selskapet tilbyr noe annet enn regnskap og viser spesifikt til det som særpreger Paperless Accountings virksomhet. Vi viser i denne forbindelse til Høyesteretts dom i Cash & Carry saken (Rt side 1117) der det legges vekt på at tillegget til dominanten pekte hen på det som særpreger den andre virksomhet, på samme måte som nettopp begrepet accounting gjør i nærværende sak: Jo mer deskriptivt et merke er, dess mer skal det dog til for å anta at det foreligger en forvekslingsmulighet, og dette vil få betydning for spørsmålet om hvor nære andre merker kan tillates å komme. Etter min oppfatning kan ikke retten til et slikt merke i kollisjonstilfeller strekkes så langt at innehaveren ubetinget kan nekte andre å nytte de samme ordene med et tillegg som peker hen på den annens selskap eller et særpreg ved virksomheten. (vår understrekning) Vi vil også understreke at Høyesterett i Cash & Carry saken kom til at Oskar Cash & Carry ikke var forvekselbart med Cash & Carry selv om det var enighet mellom partene om at det forelå varelikhet. Tilsvarende gjaldt i Eidsivating lagmannsretts dom fra 1999 i den såkalte Hennes saken (RG 1999 side 135) der firmanavnet Hennes Mote AS, ikke ble ansett forvekselbart med varemerket Hennes og foretaksnavnet Hennes AS (til tross for at det forelå bransjelikhet) under henvising til at firmanavnet og varemerket var svakt. Tilsvarende gjelder ble også lagt til grunn av Høyesterett i Rt side 390 i den daværende tvisten mellom firmaene Hennes Magasin AS og Hennes AS. At svake kjennetegn har et begrenset vern, fremgår videre av Patentstyrets Annen Avdelings kjennelse i sak 7778 vedrørende krav om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet TOTALTECH AS grunnet det tidligere registrerte foretaksnavnet TOTALTEK AS. Til tross for at totaltek var et nydannet ord, uttalte Annen avdeling at: TOTALTEK fremstår som en angivelse av helhetlige løsninger innenfor teknikk eller teknologi. For bransjene elektrisk installasjonsarbeid og VVS-arbeid må da foretaksnavnet TOTALTEK i utgangspunktet anses for å mangle særpreg.

19 Annen avd. sak nr Til tross for at det kun var bokstavene K og CH som skilte de to kjennetegnene og de hadde samme fonetiske uttrykk uttalte Patentstyrets første avdeling, som altså fikk Annen Avdelings tilslutning, videre at: Konsekvensen av å velge et så beskrivende foretaksnavn, er at klager ikke kan hindre andre å registrere foretaksnavn som er likt, men ikke identisk. At registreringsinnehaveren har den engelske varianten TOTALTECH som foretaksnavn, er tilstrekkelig til å fastslå at foretaksnavnene ikke er identiske. Borgarting lagmansrett har videre fastslått at foretaksnavnet Select Travel AS ikke krenket foretaksnavnet Select Tours AS (RG 2002 s. 409). Retten la her vekt på at select var et svakt kjennetegn. Til tross for at select var dominanten og retten anså begge tilleggsordene tours og travel som beskrivende for den virksomhet selskapene drev, fant retten at tilleggsordene ga firmaene et noe ulikt forestillingsbilde når de ble satt sammen med dominanten. I nærværende sak er forskjellen mellom de to kjennetegnene adskillig større enn i ovennevnte saker. Tillegget av Accounting i foretaksnavnet Paperless Accounting AS medfører at innklagedes foretaksnavn i motsetning til klager har to sidestilte elementer og gir således et annet visuelt og fonetisk inntrykk og medfører at det er større ulikhet mellom kjennetegnene i nærværende sak enn i ovennevnte to saker. 4 MANGLENDE BRANSJELIKHET Klager utvikler og selger programvare. Paperless på sin side utfører men regnskapstjenester. Klagers foretaksnavn kan kun gi vern for den aktuelle og faktiske bruken knyttet til programvare, slik også Første Avdeling har påpekt i sin avgjørelse. I klagen er det anført at Paperless AS skal ha et utvidet vern for sitt foretaksnavn for mulige fremtidige ekspansjonsområder under henvisning til firmalovens forarbeider fra I forarbeidene til endringsloven av 2003 (Ot prp. nr 43 ( ) side 34 35) fremgår imidlertid følgende på henholdsvis side 18 og 33-34: En vurdering av om det foreligger bransjelikhet bygger på foretakets reelle virksomhet i dag, se for øvrig omtalen av den firmarettslig bruksplikten i kapittel 3.5. I tillegg vil det være av betydning å se på et foretaks ekspansjonsplaner/- muligheter på nærliggende områder. Departementets erfaring er imidlertid at foretakenes beskrivelse av nærliggende ekspansjon ofte blir for usikre til at disse kan tillegges vekt. Foretaksnavnevernets bransjemessige utstrekning avgjøres i dag ved en konkret helhetsvurdering der faktisk bransjebruk på vurderingstidspunktet er det vesentligste momentet. I konfliktsituasjoner innhentes som regel dokumentasjon på hvilken bransje foretakene faktisk driver innenfor. Dette vil være avgjørende når vernets bransjemessige utstrekning skal fastlegges, se for øvrig kapittel 3.5 om den firmarettslige bruksplikten i gjeldende rett. (våre understrekninger) Klagernes påstand om at regnskapstjenester skulle være en naturlig utvikling av klagers nåværende programvarevirksomhet fremstilt kun som en hypotetisk mulighet og kan ikke tillegges vekt. Sammeligning med store konsern som Visma som anført i klagen er irrelevant. Til forskjell fra klager er Visma et konsern som omsatte for over 3 milliarder i

20 Annen avd. sak nr , har over ansatte og over kunder i Norden og Europa. Visma leverer en lang rekke andre tjenester som rekruttering og advokattjenester i tillegg til regnskap og utvikling av programvare. Til sammenligning omsatte klagerne til sammen for drøyt 30 millioner i Regnskapstjenester er en type virksomhet som krever helt andre forutsetninger og helt annen fagkunnskap enn det klagerne har i dag. Vi viser her blant annet til krav om autorisasjon og fagkunnskap omtalt under. Foretaksnavnet Paperless AS er dermed ingen registreringshindring, jf foretaksnavnelovens 2-6 nr 4. Når det gjelder klagers varemerkevern oppfatter Paperless Accounting at det særlig er klagernes registrering av sine varemerker for datatjenester under klasse 42 som anføres som grunnlag for klagen. Datatjenester er et noe uklart begrep, men må ses i lys av NICE klassifikasjonens angivelse av at denne klassen omfatter design og utvikling av datamaskiner og programvare samt tilhørende liste over tjenester som fokuserer på programmering av datamaskiner, utleie av datamaskiner, ajourføring og vedlikehold av datamaskiner, kopiering av dataprogrammer, utarbeidelse av dataprogrammer og vedlikehold av dataprogrammer og software. Det er intet ved Paperless Accountings virksomhet som faller inn under disse beskrivelsene. Vernet for varemerker gir heller intet rom for utvidet vern i forhold til fremtidige ekspansjonsmuligheter/utvikling av virksomheten. Varemerkene gir kun vern for de tjenester de er registrert for. Det vises her til Helset m fl Immaterialrett side 156: Ved vurderingen av registrerte varemerker må domstolen eller registreringsmyndigheten legge til grunn merkene slik de er registrert og/eller søkt registrert, og ikke slik de faktisk brukes eller planlegges brukt, jf Cosmica/Cosmea (vår understrekning) At kryssgranskningslisten antyder at det i visse tilfeller likevel kan være et overlapp mellom tjenester registrert i klasse 42 og klasse 35 er ikke avgjørende. Det skal foretas en konkret vurdering, jf. Stenvik/Lassen Oversikt over Norsk Varemerkerett, annen utgave side 284 flg. Når det gjelder likeartethet ved tjenesteytelser uttales det videre på side 320 at: Gjennomgående vil man nok finne at tjenestesektoren er mer spesialisert enn varesektoren, slik at grensene for tjenesteslagslikhet ofte bør trekkes nokså snevert. Paperless Accounting AS fører sine kunders regnskap, foretar avstemming og kontroll med regnskapsføring, samt bistår med tilhørende fakturerings- og skanningstjenester. Det følger av regnskapsføringslovens 1 at enhver som i næring påtar seg å føre regnskap for andre skal være autorisert. Som regnskapsføring regnes utføring av oppdragsgivers plikter etter regnskaps- og bokføringslovgivningen og utarbeidelse av oppgaver og opplysninger for oppdragsgiver som denne skal gi i henhold til lov eller forskrift, jf regnskapsføringslovens 2. Paperless Accounting AS har nødvendig autorisasjon fra Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet). Bilag 2: Paperless Accountings autorisasjon som regnskapsførerselskap av 25. mai 2009 Som alle andre regnskapsførere i Norge, baserer Paperless Accounting seg på et regnskapsprogram. Det er ingen som i praksis fører manuelt regnskap i Norge i dag. En registrering av et kjennetegn for datatjenester i klasse 42, kan ikke gi enerett til bruk av kjennetegnet for alle andre typer tjenester som inngår i andre tjenesteklasser bare fordi disse baserer seg