Første avdelings avslag var begrunnet som følger:

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Søknad nr Søker: World Wrestling Entertainment Inc., Stamford, Connecticut, USA Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 14. august 2007, hvorved ordmerket WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT ble nektet registrert som varemerke. Avgjørelsen ble sendt søkerens norske fullmektig samme dag. Merket er opprinnelig søkt registrert for følgende varer og tjenester: Klasse 9: Klasse 16: Magneter; kinematografiske filmer som viser sportsunderholdning; film laget for TV, innspilte grammofonplater, lydbånd og CD-plater, alle inneholdende sportsunderholdning; spillemaskiner for underholdning, underholdningsapparater for bruk bare med en fjernsynsmottaker og spilleautomater med myntinnkast; dataspillprogrammer, dataspill i form av båndkassetter, dataprogramvare, spilledisketter; videospill i form av båndkassetter, bånd, programvare, spilledisketter; innspilte videobånd og lydbånd, alle inneholdende sportsunderholdning; kameraer, fotografiapparater; museputer; øyeprodukter, herunder briller, linser, solbriller, lorgnetter og snorer, kjeder og etuier derfor, brillesnorer, -kjeder, herunder også slike fremstilt av plast; brilleinnfatninger, brilleetuier; kort med magnetiske felter (smartkort); hjelmer til bruk i sport, beskyttelseshjelmer; kne- og albuebeskyttere for arbeidere. Trykksaker, plakater; fotografier, samlealbum for fotografier, handlekort; etiketter, trykte etiketter (ikke av tekstil); mapper, permer, brosjyrer om sportsunderholdning; emballasje av papir eller papp, emballasjeplast (ikke opptatt i andre klasser), papirsekker, papirposer, pappesker, pappcontainere for pakking; plastposer for allment bruk; dekketøy av papir, papirservietter, bordservietter, kuvertbrikker og duker av papir; klistremerker; penner; blyanter, blyantetuier, etuier for skrivesaker, blyantspissere; linjaler; viskelær; bokomslag, notisbokpapir, notisbokdelere, skilleark for notisbøker; fargebøker; aktivitetsbøker for barn, tegneseriehefter, bildebøker, avtalebøker; adressebøker; klistremerkealbum; kalendere; kritt; tidsskrifter, magasiner og aviser innen området sportsunderholdning; postkort; gratulasjonskort; tatoveringsoverføringsbilder; erindringsprogrammer angående sportsunderholdning; lunsjposer av papir; huskeblokker; gummistempler; stempelputer; forutbetalte telefonkort for gjenbruk (ikke magnetisk kodet); telefonringekort for gjenbruk (ikke magnetisk kodet); frimerker, samlefrimerker og jubileumsfrimerkeark; I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren.

2 2. avd. sak nr Klasse 25: Klasse 28: Klasse 41: spesialfremstilte personlige banksjekker; sjekkbokomslag; etiketter for returadresse; store klistremerker; overføringsbilde til vinduer; litografier; partyfavoritter i papir, papirhatter for party; konfetti; stensiler; gaveinnpakningspapir av papir eller plast samt metallisk eller metallbelagt emballasje til gaver; papirdekorasjoner til kaker. Klær, hodeplagg og fottøy. Spill og leketøy; aksjons- og kamphandlingsleketøysfigurer samt tilbehør og etuier for dike leketøysfigurer; lekekjøretøyer; brettspill; lekesnurrebasser; video effekt- og utgangsspillemaskiner som viser bryting; videospill relatert til bryting; flipperspill relatert til bryting; håndholdte enheter for å spille elektroniske spill; aksjons- og ferdighetsspill (bordmodeller) relatert til bryting; puslespill; byggesett; leketøysbryteringer; dukker; marionetter; fylte og stoppede lekedyr; kortspill; spillkort; lekegitarer; vanngeværer, - pistoler (leketøy); harpungeværer (sportsartikler); badebassengprodukter i vinyl for lek, herunder liggestol med pute; enmanns eller tomanns oppblåsbare båter; jetski; flåter; innerslanger, fotpumper; juletrepynt; kostymemasker; lekebelter, dukkemøbler; selskapseffekter slik som smell-bong-bonger, kinaputt-bong-bonger og støyinstrumenter; rullebrett; bowlingkuler og tilbehør for bowling nemlig mansjetter, bowlinghansker, rensesett for bowlingkuler, håndleddsstøtter, bager for bowlingkuler; opptrekkbare leker; scootere, sparkesykler, motorbåter; bowling-pinner, -plugger; hjelmer; kne- og albubeskyttere(sportsartikler); walkie-talkier, transportable radiotelefoner; jojoer; ansiktsmalingsett; plastmodelleringssett; biljardkøller; fortinnete pengebanker; tyggegummimaskiner; mekaniske dispensere for sukkertøy og tyggegummi; innretninger som lager tygegummifigurer (gum figure makers). Underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon, utstilling og organisering av begivenheter og arrangementer (levende) innen området bryting og gjennom fjernsynsmedia; fremskaffelse av nyheter og informasjon om bryting via et globalt datanettverk. Under søknadsbehandlingen i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at merket mangler det for registrering nødvendige særpreg, jf. varemerkelovens 13 første ledd. Avdelingen har også anført at det foreligger et friholdelsesbehov for ordsammenstillingen. Første avdelings avslag var begrunnet som følger: "Det søkte merket består av en sammensetning av de tre engelske ordene WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, som betyr "verdens brytesport underholdning" eller "verdens bryteunderholdning". Sakens problemstilling er om merket er beskrivende eller mangler særpreg for de søkte varene og tjenestene, og dermed må nektes registrert etter varemerkeloven 13 første ledd. Det søkte merket må vurderes ut fra hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merket som helhet. Merket må videre vurderes i forhold til de søkte varene og tjenestene. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil i hovedsak være alminnelige sluttbrukere, men kan også omfatte næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C- 210/96 Gut Springenheide. Patentstyret har kommet til at det søkte merket WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT ikke kan registreres, da det vil oppfattes som beskrivende for blant annet "kinematografiske filmer som viser sportsunderholdning" i klasse 9, "spill og leketøy" i klasse 28 og

3 2. avd. sak nr "underholdningsvirksomhet" i klasse 41. Se varemerkeloven 13 første ledd annet punktum. Det antas at gjennomsnittsforbrukeren ikke trenger å foreta noen nærmere analyse for å oppfatte merkets betydningsinnhold. Ordene tilhører vanlig dagligtale og ordsammenstillingen er grammatikalsk korrekt. Fullmektigen viser til at reg. nr , ordmerket WORLD WRESTLING FEDERATION, reg. nr , ordmerket WORLD WRESTLING FEDERATION og reg. nr , det kombinerte merket WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT er registrert tidligere. Det sistnevnte figurmerket er registrert uten unntaksanmerkning. Fullmektigen stiller seg uforstående til at det legges en strengere distinktivitetsnorm til grunn i den foreliggende saken. Registrering nr , det kombinerte merket WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, er registrert på grunn av merkets figurative preg. Det ble ikke tatt unntaksanmerkning for tekstelementet i merket, da det ble ansett som åpenbart at teksten var uregistrerbar i seg selv. Registrering nr og , ordmerkene WORLD WRESTLING FEDERATION, må antas å ha et svakt vern. Merkeelementet FEDERATION tilfører helhetsinntrykket et visst varemerkepreg, da man vil forstå at det er tale om en bestemt organisasjon. WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT vil på den annen side oppfattes som "verdens bryteunderholdning" og ikke utpeke en bestemt aktør. Det er her tale om en nyanseforskjell, og vi kan forstå om dette vil oppfattes som inkonsistent. Særpregsvurderingen etter varemerkeloven 13 første ledd er imidlertid en svært skjønnsmessig vurdering, hvor noen merker akkurat befinner seg innenfor det registrerbare, mens andre faller utenfor. Dersom man legger vekt på tidligere registreringer, uten å ta hensyn til tidligere avslag, vil dette over tid gi et skjevt bilde av registreringspraksis som fører til en uholdbar fastlåsing av skjønnet. Vi viser til avgjørelsene nr (Voicewriter) og nr (Multi shower), der Patentstyrets 2. avdeling uttaler at det generelt skal utvises forsiktighet med å legge vekt på tidligere registreringer. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det foreligger et friholdelsesbehov for WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT. Det er uheldig å belegge vanlige, beskrivende ordkombinasjoner med enerett. Andre næringsdrivende kan ha behov for å bruke denne betegnelsen i sin markedsføring eller på annen måte, uten at dette skal anses som et varemerkeinngrep. Vi har videre kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å utpeke en bestemt kommersiell opprinnelse for de aktuelle varene og tjenestene. Merkets beskrivende innhold innebærer at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil være i stand til å skille søkerens varer og tjenester fra andres. Vi viser til varemerkeloven 13 første ledd første punktum. * * * Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT er beskrivende og mangler særpreg for varene og tjenestene som omfattes av varefortegnelsen. Merket anses således uregistrerbart i henhold til varemerkeloven 13 første ledd. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert."

4 2. avd. sak nr Søkerens klage over 1. avdelings avgjørelse, med bilag, innkom den 12. oktober Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 16. november 2007, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgift er innkommet rettidig. I klagebegrunnelsen anfører søkerens fullmektig: "Første Avdeling fattet i vedtak av 14. august 2007, beslutning om å nekte registrering av ordmerket WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT i medhold av vm. 13 første ledd. På vegne av World Wrestling Entertainment påklages med dette vedtaket i medhold av vml. 22, 1. ledd. I henhold til vml. 22 a, er klagen rettidig fremsatt. Som begrunnelse for klagen anføres for det første at Styrets vedtak om å nekte registrering av søkte merke, går på tvers av tidligere beslutninger der ordmerkene reg. nr WORLD WRESTLING FEDERATION og reg. nr WORLD WESTLING FEDERATION samt det kombinerte merket WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, er alle godkjente av Styret. Det dreier seg ikke her om en enkeltstående glipp, men om i alt tre tidligere registreringer. Styrets begrunnelse på vedtakets s. 2 siste avsnitt om at reg. nr ble registrert uten unntaksanmerkning, da det ble ansett som åpenbart at teksten var uregistrerbar i seg selv, synes noe merkelig sett på bakgrunn av at ordmerkene WORLD WRESTLING FEDERATION allerede på det tidspunkt var godtatt til registrering, uten nærmere innvendinger fra Styrets side. Reg. nr ble godtatt til registrering bare fem måneder etter at registrering av reg. nr fant sted. Styret synes da også noe senere i det samme avsnitt å erkjenne at vedtaket i nærværende sak står i en viss kontrast til ovennevnte registreringer, men uten at dette tillegges særlig vekt. Vi antar at bakgrunnen for at Styret tidligere godkjente de ovennevnte registreringer, er at merkene ble ansett for å ha oppnådd tilstrekkelig distinktivitet gjennom omfattende bruk via internasjonale mediekanaler, allerede på det tidspunkt disse ble søkt. I den perioden som er gått siden den gang, har merket World Wrestling Entertainment (endret fra World Wrestling Federation i 2000), blitt ytterligere styrket og innarbeidet gjennom bruk på det norske marked og i verden for øvrig. Vi kommer nærmere tilbake til dette nedenfor, men vil i denne sammenheng bemerke at Styrets vurdering av nærværende søknad, også sett på bakgrunn av den omfattende innarbeidelse som har funnet sted i siste årene, er vanskelig å forstå. Videre er ordmerket WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT godtatt av Ohim, jf. reg. nr , se bilag 1. Norske varemerkemyndigheter er som kjent forpliktet til harmonisere sin praksis til den distinktivitetsnorm som gjelder innen EU. Det følger av Ot. Prp. nr. 72 ( ) s. 80: Styret for det industrielle rettsvern må i alle tilfeller tilpasse sin praktisering av bestemmelsen til den praksis som utvikler seg innen EØS området for øvrig dersom det skulle vise seg at norsk praksis er strengere mot søkere enn EØS avtalen tillater. Også lavere konvensjonsorganers praksis vil i denne sammenheng kunne tillegges betydelig vekt, jf. Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik Oversikt over norsk varemerkerett 2. utgave (revidert) s. 29 nederst:

5 2. avd. sak nr På den andre siden kan man si at der avklarende praksis fra EF-domstolen mangler, utgjør de lavere konvensjonsorganers avgjørelser det beste grunnlag for en enhetlig praksis innenfor Fellesskapet la gå at det senere kan bli nødvendig å korrigere kursen, om EF-domstolen skulle slå inn på en annen linje. De beste grunner taler formentlig for å tillegge etablert praksis fra OHIM og Førsteinstansen betydelig om enn ikke alltid avgjørende vekt. Etter vår oppfatning foreligger det ikke forhold som skulle tilsi at praksis her burde være forskjellig i Norge enn i forhold til Europa for øvrig. WORLD WRESTLING ENTERTAINMENTs sine sendinger har vært tilgjengelig i Norge på samme måte som i en rekke europeiske land, i mer enn 20 år. World Wrestling Entertainment er derfor kjent i Norge som i Europa for øvrig, som arrangør og formidler av sportsarrangementer over TV og internet. På web-siden kan vi lese følgende: World Wrestling Entertainment (WWE) er verdens største wrestlingselskap og millioner av ukentllige TV-seere over hele verden. I Norge ble wrestling først kjent på midten av 1980-tallet da nordmenn fikk tilgang til kabel-tv og parabolsendinger fra utlandet. Sky Channel, som var en av de store kanalene via kabel-tv, hadde flere ukentlige wrestlingsendinger. World Wrestling Federation (WWF) ble raskt kjent i Norge for sine actionfylte TV-sendinger og store personligheter som Hulk Hogan, Macho Man Randy Savage, Andre the Giant, Jake the Snake Roberts m.fl. TV3 og TV1000 sendte wrestling på tallet frem til ZTV og Eurosport er blant andre kanaler som har vist wrestling i Norge de senere årene. World Wrestling Entertainment har videre vært bredt omtalt i norsk presse og på internett de senere årene. Ved søk på google på world wrestling entertainment norge, kommer det opp 422 resultatsider, se bilag 2. For øvrig skal nevnes at WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT som et amerikansk selskap, selvsagt også er svært godt kjent i USA i tillegg til bl.a. Japan og Mexico. Det vises i denne sammenheng til Annen Avdelings sak 7628 RED BULL vs. Red Caraboa der det slås fast at et merke også kan anses som velkjent her i riket som følge av bruk i utlandet. I dette tilfellet må merket anses som velkjent på grunn av omfattende bruk i utlandet, så vel som i Norge. Det kan på bakgrunn av det ovenstående være liten tvil om at merket har oppnådd stor grad av distinktivitet og at vilkåret i vml. 13 første ledd, 3. pkt. derfor kommer til anvendelse i dette tilfellet. Merket er som en følge av dette registrerbart. Ytterligere dokumentasjon på innarbeidelse kan fremlegges om nødvendig. Vi ber på denne bakgrunn om at Annen Avdeling tar klagen til følge." Den 20. oktober 2008 sender 2. avdeling følgende brev til søkers fullmektig: "Under den forberedende behandling av klagesaken i 2. avdeling, er utvalgslederen kommet til at WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT må anses som beskrivende, og for å mangle særpreg, for "kinematografiske filmer som viser sportsunderholdning" i klasse 9, "spill og

6 2. avd. sak nr leketøy" i klasse 28 og "underholdningsvirksomhet" i klasse 41. Det kan ikke anses dokumentert at merket har ervervet særpreg gjennom bruk. Fullmektigen viser bl.a. til at søkeren har produsert fjernsynssendinger som har vært tilgjengelige for norske seere gjennom flere år. Dette har utvilsomt medført at ordet wrestling er blitt godt kjent, men det må anses å ha blitt kjent som betegnelse på en form for sport eller underholdning, og ikke som søkerens særmerke. Det er ikke vist hvorledes, eller i hvilket omfang, varemerket WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT er kommunisert til norske seere forut for søknadsdagen. Det skal tilføyes at det stilles strenge krav til dokumentasjon for at et varemerke som i utgangspunktet helt mangler særpreg, skal anses å ha ervervet det for registrering nødvendige særpreg gjennom bruk, jf. Høyesteretts dom i Rt s (GULE SIDER). Mot denne bakgrunn vil det kunne få betydning for avgjørelsen om varefortegnelsen begrenses, ved at de ovenfor nevnte varer og tjenester strykes. Til å besvare dette brevet, og eventuelt inngi ny varefortegnelse, innrømmes frist til den 20. desember Det må påregnes at saken tas opp til avgjørelse på det grunnlaget som foreligger ved fristens utløp." I svarbrev av 22. desember 2008, vedlagt ny varefortegnelse, uttaler søkers fullmektig: "Innholdet av uttalelsen er forelagt vår klient. Da vi ennå ikke har mottatt svar fra vår klient, antar vi at dette skyldes at det er behov for ytterligere tid for å vurdere det som fremkommer i uttalelsen, eventuelt at det er noe uklarhet omkring innholdet av denne. For å være forsikret om at det ikke oppstår misforståelser, ber vi derfor for ordens skyld bekreftet at forslaget innebærer at varefortegnelsen begrenses slik den følger vedlagt. Da vi tidligere ikke har mottatt tilsvarende skriv fra utvalgslederen i andre saker, er vi noe usikre på hva som er realiteten i en slik uttalelse. Vi legger til grunn at saken uansett vil bli tatt opp til behandling av Annen Avdeling, men forstår utvalgslederen slik at merket vil kunne påregnes besluttet gjeldende dersom den foreslåtte begrensningen i varefortegnelsen godtas. Vi ber om bekreftelse på dette. Vi har forsøkt å nå utvalgslederen over telefon i dag for å få klarhet omkring dette, men har ikke lyktes i dette. Varefortegnelse Kl. 9: Magneter; film laget for TV, innspilte grammofonplater, lydbånd og CD-plater, alle inneholdende sportsunderholdning; spillemaskiner for underholdning, underholdningsapparater for bruk bare med en fjernsynsmottaker og spilleautomater med myntinnkast; dataspillprogrammer, dataspill i form av båndkassetter, dataprogramvare, spilledisketter; videospill i form av båndkassetter, bånd, programvare, spilledisketter; innspilte videobånd og lydbånd, alle inneholdende sportsunderholdning; kameraer, fotografiapparater; museputer; øyeprodukter, herunder briller, linser, solbriller, lorgnetter og snorer, kjeder og etuier derfor, brillesnorer, -

7 2. avd. sak nr kjeder, herunder også slike fremstilt av plast; brilleinnfatninger, brilleetuier; kort med magnetiske felter (smartkort); hjelmer til bruk i sport, beskyttelseshjelmer; kne- og albuebeskyttere for arbeidere. Kl. 16: Trykksaker, plakater; fotografier, samlealbum for fotografier, handlekort; etiketter, trykte etiketter (ikke av tekstil); mapper, permer, brosjyrer om sportsunderholdning; emballasje av papir eller papp, emballasjeplast (ikke opptatt i andre klasser), papirsekker, papirposer, pappesker, pappcontainere for pakking; plastposer for allment bruk; dekketøy av papir, papirservietter, bordservietter, kuvertbrikker og duker av papir; klistremerker; penner; blyanter, blyantetuier, etuier for skrivesaker, blyantspissere; linjaler; viskelær; bokomslag, notisbokpapir, notisbokdelere, skilleark for notisbøker; fargebøker; aktivitetsbøker for barn, tegneseriehefter, bildebøker, avtalebøker; adressebøker; klistremerkealbum; kalendere; kritt; tidsskrifter, magasiner og aviser innen området sportsunderholdning; postkort; gratulasjonskort; tatoveringsoverføringsbilder; erindringsprogrammer angående sportsunderholdning; lunsjposer av papir; huskeblokker; gummistempler; stempelputer; forutbetalte telefonkort for gjenbruk (ikke magnetisk kodet); telefonringekort for gjenbruk (ikke magnetisk kodet); frimerker, samlefrimerker og jubileumsfrimerkeark; spesialfremstilte personlige banksjekker; sjekkbokomslag; etiketter for returadresse; store klistremerker; overføringsbilde til vinduer; litografier; partyfavoritter i papir, papirhatter for party; konfetti; stensiler; gaveinnpakningspapir av papir eller plast samt metallisk eller metallbelagt emballasje til gaver; papirdekorasjoner til kaker. Kl. 25: Klær, hodeplagg og fottøy. Kl. 28: Aksjons- og kamphandlingsleketøysfigurer samt tilbehør og etuier for slike leketøysfigurer; lekekjøretøyer; brettspill; lekesnurrebasser; video effekt- og utgangsspillemaskiner som viser bryting; videospill relatert til bryting; flipperspill relatert til bryting; håndholdte enheter for å spille elektroniske spill; aksjons- og ferdighetsspill (bordmodeller) relatert til bryting; puslespill; byggesett; leketøysbryteringer; dukker; marionetter; fylte og stoppede lekedyr; kortspill; spillkort; lekegitarer; vanngeværer, -pistoler (leketøy); harpungeværer (sportsartikler); badebassengprodukter i vinyl for lek, herunder liggestol med pute; enmanns eller tomanns oppblåsbare båter; jetski; flåter; innerslanger, fotpumper; juletrepynt; kostymemasker; lekebelter, dukkemøbler; selskapseffekter slik som smell-bongbonger, kinaputt-bongbonger og støyinstrumenter; rullebrett; bowlingkuler og tilbehør for bowling nemlig mansjetter, bowlinghansker, rensesett for bowlingkuler, håndleddsstøtter, bager for bowlingkuler; opptrekkbare leker; scootere, sparkesykler, motorbåter; bowling-pinner, - plugger; hjelmer; kne- og albubeskyttere(sportsartikler); walkie-talkier, transportable radiotelefoner; jojoer; ansiktsmalingsett; plastmodelleringssett; biljardkøller; fortinnete pengebanker; tyggegummimaskiner; mekaniske dispensere for sukkertøy og tyggegummi; innretninger som lager tyggegummifigurer (gum figure makers). Kl. 41: Sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon, utstilling og organisering av begivenheter og arrangementer (levende) innen området bryting og gjennom fjernsynsmedia; fremskaffelse av nyheter og informasjon om bryting via et globalt datanettverk." Den 6. januar 2009 sender 2. avdeling nytt brev til søkers fullmektig, med følgende ordlyd:

8 2. avd. sak nr "Det vises til fullmektigens brev 22. desember 2008, vedlagt utkast til ny varefortegnelse. Det opplyses først at klagesaker for 2. avdeling etter gjeldende ordning blir forberedt av utvalgslederen, før saken går til behandling i utvalget. Formålet med denne ordningen er bl.a. å tilrettelegge saken for behandling i utvalget, slik at ytterligere tilskrivning normalt skal være unødvendig etter utvalgsbehandlingen. Det ligger i ordningen med utvalgsbehandling at lederen ikke har kompetanse til å binde utvalget. En part må derfor være forberedt på at utvalget kan innta et annet standpunkt enn det som utvalgslederen har inntatt under saksforberedelsen. I den foreliggende sak var formålet med tilskrivningen å gi søkeren anledning til å inngi en begrenset varefortegnelse, som eventuelt kan gjøres subsidiær. Det er søkerens ansvar å utforme den eller de varefortegnelser som ønskes lagt til grunn for utvalgets behandling. Til utkastet til ny varefortegnelse som fulgte ovennevnte brev, bemerkes at enkelte av de gjenstående vareslag omfattes av de kategorier som utvalgslederen har ansett merket som beskrivende for. Eksempelvis omfattes aksjons- og kamphandlingsleketøysfigurer av kategorien spill og leketøy i klasse 28, og sportslige og kulturelle aktiviteter omfattes av kategorien underholdningsvirksomhet i klasse 41. Det vil kunne få betydning for sakens utfall om også de nevnte og øvrige underkategorier av de vareslag som merket er beskrivende for, tas ut av varefortegnelsen. Til å besvare dette brevet, og eventuelt inngi ny varefortegnelse, innrømmes frist til fredag den 6. mars Det må påregnes at saken tas opp til avgjørelse på det grunnlaget som foreligger ved fristens utløp." Den 5. mars 2009 sender søkers fullmektig inn følgende nye subsidiære varefortegnelse: "Varefortegnelse Kl. 9: Magneter; kameraer, fotografiapparater; museputer; øyeprodukter, herunder briller, linser, solbriller, lorgnetter og snorer, kjeder og etuier derfor, brillesnorer, -kjeder, herunder også slike fremstilt av plast; brilleinnfatninger, brilleetuier; kort med magnetiske felter (smartkort); hjelmer til bruk i sport, beskyttelseshjelmer; kne- og albuebeskyttere for arbeidere. Kl. 16: Trykksaker, plakater; fotografier, samlealbum for fotografier, handlekort; etiketter, trykte etiketter (ikke av tekstil); mapper, permer, brosjyrer om sportsunderholdning; emballasje av papir eller papp, emballasjeplast (ikke opptatt i andre klasser), papirsekker, papirposer, pappesker, pappcontainere for pakking; plastposer for allment bruk; dekketøy av papir, papirservietter, bordservietter, kuvertbrikker og duker av papir; klistremerker; penner; blyanter, blyantetuier, etuier for skrivesaker, blyantspissere; linjaler; viskelær; bokomslag, notisbokpapir, notisbokdelere, skilleark for notisbøker; fargebøker; aktivitetsbøker for barn, tegneseriehefter, bildebøker, avtalebøker; adressebøker; klistremerkealbum; kalendere; kritt; tidsskrifter, magasiner og aviser innen området sportsunderholdning; postkort; gratulasjonskort; tatoveringsoverføringsbilder; erindringsprogrammer angående sportsunderholdning; lunsjposer av papir; huskeblokker; gummistempler; stempelputer; forutbetalte telefonkort for gjenbruk (ikke magnetisk kodet); telefonringekort for gjenbruk (ikke magnetisk kodet); frimerker, samlefrimerker

9 2. avd. sak nr og jubileumsfrimerkeark; spesialfremstilte personlige banksjekker; sjekkbokomslag; etiketter for returadresse; store klistremerker; overføringsbilde til vinduer; litografier; partyfavoritter i papir, papirhatter for party; konfetti; stensiler; gaveinnpakningspapir av papir eller plast samt metallisk eller metallbelagt emballasje til gaver; papirdekorasjoner til kaker. Kl. 25: Klær, hodeplagg og fottøy. Kl. 28: Lekekjøretøyer; brettspill; lekesnurrebasser; puslespill; byggesett, leketøysbryteringer; dukker; marionetter; fylte og stoppede lekedyr; kortspill; spillkort; lekegitarer; vanngeværer, -pistoler (leketøy); harpungeværer (sportsartikler); badebassengprodukter i vinyl for lek, herunder liggestol med pute; enmanns eller tomanns oppblåsbare båter; jetski; flåter; innerslanger, fotpumper; juletrepynt; kostymemasker; lekebelter, dukkemøbler; selskapseffekter slik som smell-bong-bonger, kinaputt-bong-bonger og støyinstrumenter; rullebrett; bowlingkuler og tilbehør for bowling nemlig mansjetter, bowlinghansker, rensesett for bowlingkuler, håndleddstøtter, bager for bowlingkuler; opptrekkbare leker; scootere, sparkesykler, motorbåter; bowling-pinner, -plugger; hjelmer; kne- og albuebeskyttere (sportsartikler); walkie-talkier, transportable radiotelefoner; jojoer; ansiktsmalingsett; plastmodelleringsett; biljardkøller; fortinnete pengebanker; tyggegummimaskiner; mekaniske dispensere for sukkertøy og tyggegummi; innretninger som lager tyggegummifigurer (gum figure makers)." I brevet som fulgte den nye subsidiære varefortegnelsen uttaler søkers fullmektig følgende: "Det vises til skriv av og fra Annen Avdeling. Prinsipalt fastholder vi vår klage slik denne er fremsatt i vårt brev av 12. oktober Subsidiært fastholdes klagen med en begrenset varefortegnelse i merket. Vedlagt følger endret varefortegnelse i to eksemplarer." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er, på samme måte som 1. avdeling, kommet til at varemerket ikke kan registreres med den prinsipale varefortegnelsen. Den subsidiære, begrensede varefortegnelsen inngitt 5. mars 2009 gir derimot grunnlag for registrering av merket. Etter varemerkelovens 13 første ledd første punktum kan et varemerke bare registreres dersom det er egnet til å skille søkerens varer fra andres. Etter varemerkelovens 13 første ledd annet

10 2. avd. sak nr punktum skal et varemerke nektes registrert hvis det er beskrivende for varer eller tjenester som omfattes av søknaden. Ved tolkningen av varemerkelovens 13 første ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (direktiv 89/104/EØF) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (forordning 94/40/EF), jf. Rt s. 391 (GOD MORGON). Det følger av den tiende betraktning i fortalen til varemerkedirektivet, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være egnet til å garantere de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at disse, uten fare for sammenblanding, kan skjelne mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon, Sml s. I-5507 (premiss 28) og C-299/99 Philips, Sml s. I-5475 (premiss 30). Bestemmelsene i varemerkedirektivets art. 3(1)(b) og (c) har som formål å sørge for at det ikke blir registrert varemerker som ikke kan realisere de nevnte formål, og skal dessuten vareta den allmenne interesse i at tegn som er beskrivende, eller som det for øvrig generelt er behov for å bruke i næringsvirksomhet, ikke blir belagt med enerett for en enkelt næringsdrivende (friholdelsesbehovet), jf. EU-domstolens avgjørelse i forente saker C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml s. I-2779 (premiss 25), forente saker C-53/01 til C-55/01 Linde, Sml s. I-3161 (premissene 73 og 75), sak C-191/01 P, DOUBLEMINT, Sml s. I (premiss 31) og Høyesteretts dom i Rt s. 391 (GOD MORGON). Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH, Sml s. I-2883, og i betraktning av hvorledes gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml s. I Uttrykket WRESTLING ENTERTAINMENT vil av gjennomsnittsforbrukeren bli oppfattet som betegnelsen på en bryteforestilling, et «bryteshow», og er dermed rent deskriptivt for denne form

11 2. avd. sak nr for underholdningsvirksomhet. Tilføyelsen av ordet WORLD bidrar ikke til å gi uttrykket særpreg, eller til å frata uttrykket dets deskriptive karakter, men vil bli oppfattet som en angivelse om at det dreier seg om et «verdensomspennende» arrangement, f.eks. i den forstand at det omfatter utøvere fra flere verdensdeler, eller at det retter seg mot publikum fra flere verdensdeler. Uttrykket WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT må oppfattes som beskrivende ikke bare for den nevnte form for underholdningsvirksomhet, men også for visse produkter og tjenester som er basert på, eller har tilknytning til, slike arrangementer, bl.a. for «kinematografiske filmer som viser sportsunderholdning» og «dataspill» i klasse 9, og for «video effekt- og utgangsspillemaskiner som viser bryting» og «videospill relatert til bryting» i klasse 28. Etter dette må registrering på grunnlag av den prinsipale varefortegnelsen nektes, idet denne omfatter varer og tjenester som merket er beskrivende for, og som merket av samme grunn mangler særpreg for, jf. varemerkelovens 13 første ledd første og annet punktum. I den subsidiære varefortegnelsen som ble inngitt 5. mars 2009, er de ovenfor nevnte og dermed likeartede varer og tjenester strøket. For de gjenstående vareslag kan uttrykket WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT ikke anses som beskrivende, og det kan for disse varene heller ikke anses å mangle særpreg. Merket blir dermed å godta til registrering med den subsidiære varefortegnelsen. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og søknaden sendes tilbake til 1. avdeling for registrering på grunnlag av varefortegnelsen inngitt 5. mars Are Stenvik (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.)