Annen avdeling PROTOKOLL

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg. nr Søknadsnr Innehaver: Marine Bioproducts AS, 5397 Storebø Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg, Tyskland Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St. Olavs Plass, 0130 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 24. november 2008, hvorved tidligere beslutning om å registrere ordmerket BIOMEGA ble opprettholdt mot innsigelse. Avgjørelsen ble sendt partenes fullmektiger samme dag. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 31. mai 2006 med følgende varefortegnelse: Klasse 5: Klasse 29: Klasse 31: Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; proteiner og kostholdstilskudd for medisinske eller dietetiske formål. Proteiner og kostholdstilskudd for ernæringsformål; spiselige oljer og fett. Dyre- og fiskefôr. Merket ble besluttet registrert den 11. desember 2006, med ovennevnte varefortegnelse, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 51/2006, med publiseringsdato mandag den 18. desember Innsigelse innkom den 19. februar 2007, innen innsigelsesperiodens utløp.

2 Annen avd. sak nr Innsigelsen var begrunnet med at ordmerket BIOMEGA er egnet til å forveksles med internasjonal varemerkeregistrering nr ( ), ordmerket OMEGA, registrert for nærmere angitte varer i klassene 29 og 32 (hele varefortegnelsen gjengitt nedenfor), og internasjonal varemerkeregistreringer nr ( ), ordmerket OMEGA, registrert for nærmere angitte varer i klasse 29 (hele varefortegnelsen gjengitt nedenfor), og at det registrerte ordmerket BIOMEGA således er blitt innført i det norske varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 8, jf. 4 og 6, jf. 49 annet ledd og 50. Varefortegnelse for internasjonal varemerkeregistrering nr ( ): Klasse 29: Klasse 32: Meat, fish, meat extracts, fish pastes, canned fruit, vegetables, meat and fish, meat, fish, fruit and vegetable jellies, marinated fish, sardines in oil, caviar, crustaceans and canned crustaceans. Fruit juices. Varefortegnelse for internasjonal varemerkeregistrering nr ( ): Klasse 29: Meat, fish, poultry, game; fresh and preserved shellfish, in processed or frozen form; preserved, cooked, dried and frozen fruit and vegetables. Med hensyn til partenes argumentasjon under behandlingen av innsigelsessaken i Første avdeling vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 8, 6 første ledd og 1 tredje ledd. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og

3 Annen avd. sak nr hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EF-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea! og nr. 7092, Handi. Det søkte merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Hvem som er gjennomsnittsforbruker må vurderes for hvert omsetningsledd merket skal benyttes i, og er derfor ikke nødvendigvis bare "sluttforbrukeren". Det må også tas hensyn til at denne personen normalt ikke vil ha noen mulighet for å sammenligne merkene, men må stole på et ufullstendig bilde i erindringen. En slik forståelse fremgår blant annet av 2. avdelings avgjørelser nr (Handi) og nr (Kea!). Når det gjelder varene det søkte merket søkes registrert for, vil det være noe likeartethet mellom næringsmidler for spedbarn i klasse 5 og mat- og drikkevarene i innsigers varefortegnelser. For de øvrige varene det søkte merket ønskes registrert for i klasse 5, anses det ikke å være varelikhet mellom disse varene og varene innsigers merke gjelder for. I klasse 29 omfatter søkerens varefortegnelse videre for det første "proteiner og kostholdstilskudd for ernæringsformål". Disse varene er ikke dekket av innsigerens matvarer, men det er snakk om dagligvarer som vil selges i de samme forretninger. Likevel er det ikke vanlig at kosttilskudd på den ene siden og fisk-, kjøtt-, frukt- og grønnsaksprodukter produseres sammen og har samme kommersielle opprinnelse. Vi anser derfor at det kun foreligger en svak varelikeartethet på dette punktet. Når det gjelder resten av søkerens varer i klasse 29, spiselige oljer og fett, vil disse i større grad kunne produseres sammen med innsigerens varer, og det vil kunne være likeartethet med varer som meat extracts, fish pastaes, meat jellies, fish jellies, og sardines in oil. Mellom søkerens varer "dyre- og fiskefôr" i klasse 31 og innsigers varer anses det ikke å foreligge noen varelikhet. Det foreligger en varierende grad av varelikeartethet. Graden av merkelikhet samt merkenes distinktive karakter blir derfor avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Innsigers fullmektig har anført at innsigers merke i sin helhet er inkorporert i det søkte merket, og at den eneste forskjellen BI bare er et tobokstavstillegg som tilfører liten forskjell og distinktivitet. Merket vil kunne bli uttalt som bi- omega og dermed oppfattes som biprodukter, dvs. tilskudd til innsigers produkter med merket OMEGA. Søkers fullmektig har på sin side anført at det for de aktuelle varene er et stort antall sameksisterende registreringer hvor OMEGA inngår som merkeelement, og at dette beror på at OMEGA vil oppfattes som den generiske betegnelsen "omega 3", en fellesbetegnelse på fettsyrer som utvinnes hovedsakelig fra fisk, og som inneholder de essensielle fettsyrene EPA og DHA. Dette er gjennomsnittsforbrukeren etter søkers fullmektigs mening godt kjent med, og det vil derfor være svært lite sannsynlig at det vil trekkes slutninger om felles kommersiell opprinnelse ut fra at et merket for slike varer inneholder ordet OMEGA. Patentstyret har følgende kommentarer til kjennetegnslikheten. Innsigerens to ordmerker er identiske og består av teksten OMEGA. OMEGA er navnet på den siste bokstaven i det greske alfabetet, og brukes dessuten som en kortform for omega 3-fettsyrer. Det søkte merket er også et

4 Annen avd. sak nr rent ordmerke og består av teksten BIOMEGA. BIOMEGA tar i sin helhet opp i seg innsigerens merker. På den andre siden skal merket vurderes som helhet. Merkene skilles ved de to første bokstavene BI i det søkte merket, og dette er etter Patentstyrets mening tilstrekkelig til at merkene fremstår som visuelt forskjellige. Det anses heller ikke å være noen fonetisk likhet mellom merkene, på grunn av at søkers merke får en annen begynnelse med bokstavene BI, og det dessuten ikke er gitt hvilken vokal/stavelse som vil betones ved uttale av søkers merke. BIOMEGA har videre ingen betydning og fremstår etter Patentstyrets mening som en fantasibetegnelse, eventuelt som et teleskopord sammensatt av "bio" og elementet "omega", hvor O'en er felles for ordet BIO og OMEGA, og det vil i så fall oppfattes som "biologisk omega 3". Merket kan muligens også ses som en sammenstilling av "bio" og "mega", men i lys av at en del av varene gjelder produkter som typisk vil kunne være tilsatt omega 3 fettsyrer, antar Patentstyret at merket heller vil oppfattes som en suggestiv henspilling på dette og en assosiasjon til omega 3 enn til innsigerens merker. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil normalt være en vanlig forbruker, og betegnelsen omega 3 anses godt kjent for norske forbrukere som en kvalitet eller ren opplysning om at varene inneholder slike helsegunstige fettsyrer. Vi viser også til avgjørelse T-28/05 fra Førsteinstansretten i EU, hvor det uttales at omega 3 for slike varer er rent beskrivende. OMEGA uten 3-tallet vil for varene det gjelder skape samme forestillinger, og dette merkeelementet må derfor anses svakt hvis det brukes for varer som kan være tilsatt eller inneholde omega 3-fettsyrer. Vi finner uansett ikke å kunne legge vekt på anførselen fra innsigers fullmektig om at det er sannsynlig å anta at gjennomsnittsforbrukeren vil se merket som en sammensetning av "bi" og "omega", siden merket antas å ville oppfattes som et fantasiord eller et teleskopord. Patentstyret anser derfor at merkene er tilstrekkelig ulike både visuelt og fonetisk og at forestillings-bildene som måtte dannes ikke gir noen assosiasjon om felles kommersiell opprinnelse. Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med internasjonale registreringer nr , ordmerket OMEGA, og nr , ordmerket OMEGA, og merket er således registrerbart i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 8. Forskjellen i helhetsinntrykket medfører at gjennomsnittsforbruker ikke vil tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. I denne vurderingen er det lagt vekt på at de visuelle, fonetiske og innholdsmessige forskjellene som foreligger, overskygger likhetene i de to merkene. Det er videre lagt vekt på at innsigers merke består av ett svakt merkeelement, som derfor ikke kan begrunne et særlig omfattende verneområde. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21a annet ledd." Innsigers klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse innkom den 26. januar Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 16. februar Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler innsigers fullmektig:

5 Annen avd. sak nr "Under henvisning til Varemerkelovens 22 tillater vi oss å bringe Patentstyrets Første avdelings avgjørelse vedrørende ovennevnte varemerkeregistrering inn for Patentstyrets Annen avdeling. Første avdelings meddelelse av avgjørelsen ble oversendt 24. november 2008, og da 24. januar 2009 falt på en lørdag, er klagen rettidig. Sakens faktiske forhold Marine Bioproducts AS, Storebø innleverte søknad om registrering av sitt ordmerke BIOMEGA den 31. mai Merket ble registrert den 11. desember 2006 for nærmere angitte varer i klassene 5, 29 og 31, og registreringen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende den 18. desember Vedlegg 1: Kopi av registrering nr I innsigelsesperioden ble det innlevert innsigelse fra MARKANT Handels- und Service GmbH, Offenburg, Tyskland med Onsagers AS, Oslo som fullmektig. Innsigelsen er begrunnet med at det foreløpig registrerte merket iht. Varemerkelovens 14 første ledd nr. 8, er egnet til å forveksles med innsigers nedennevnte internasjonale registreringer som er gjeldende i Norge. Internasjonal registrering nr for ordmerket Omega. Internasjonal registrering nr for ordmerket OMEGA. Vedlegg 2: Utskrift av internasjonal registrering nr og nr Patentstyrets Første avdeling forkastet innsigelsen etter å ha kommet til at det foreløpig registrerte merket ikke er egnet til å forveksles med innsigeres registreringer. Klagens juridiske grunnlag Innsiger mener at Patentstyrets Første avdelings avgjørelse må overprøves i Annen avdeling da man er av den oppfatning at Første avdelings avgjørelse er uriktig. Innsiger mener at merket BIOMEGA er egnet til å forveksles med innsigers tidligere registrerte varemerkerettigheter iht. Varemerkelovens 14, første ledd, nr. 8. Spørsmålet om to merker er forvekselbare skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikhet og kjennetegnslikhet blir vektlagt. Vareslagslikhet Merket BIOMEGA er foreløpig registrert med følgende varefortegnelse: Klasse 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; proteiner og kostholdstilskudd for medisinske eller dietetiske formål. Klasse 29: Proteiner og kostholdstilskudd for ernæringsformål; spiselige oljer og fett. Klasse 31: Dyre- og fiskefôr. Innsigers internasjonale registrering nr Omega er gjeldende i Norge med følgende varefortegnelse:

6 Annen avd. sak nr Klasse 29: Meat, fish, meat extracts, fish pastes, canned fruit, vegetables, meat and fish, meat, fish, fruit and vegetable jellies, marinated fish, sardines in oil, caviar, crustaceans and canned crustaceans. Klasse 32: Fruit juices. Innsigers internasjonale registrering nr OMEGA er gjeldende i Norge med følgende varefortegnelse: Klasse 29: Meat, fish, poultry, game; fresh and preserved shellfish, in processed or frozen form; preserved, cooked, dried and frozen fruit and vegetables. Patentstyrets Første avdeling legger til grunn at det foreligger en varierende grad av varelikeartethet. Det stemmer for så vidt, men det skal hevdes at det også foreligger ren vareoverlapping (vareidentitet). I relasjon til de omsøkte varer i klassene 5 og 31, foreligger det bare likeartethet da innsigers registreringer ikke omfatter disse klasser. Imidlertid forligger det til dels ren vareidentitet i klasse 29. Innsigers registreringer omfatter meat extracts, fish pastes, samt meat, fish, fruit and vegetable jellies, og det foreligger ingen påfølgende begrensning av typen:, the aforementioned goods not being nutritional supplements. Dette innebærer at innsigers varer også omfatter meat extracts, fish pastes, samt meat, fish, fruit and vegetable jellies til salgs som kosttilskudd. Det er et faktum at for eksempel kjøttekstrakter vil være svært proteinrike, og at derfor kan forhandles som kosttilskudd for eldre, svake og syke personer. Hvalkjøttekstrakter vil også være rike på Omega 3 fettsyrer. Tilsvarende vil også fish pastes og meat, fish, fruit and vegetable jellies kunne være kosttilskudd. De sistnevnte varer vil for eksempel ofte kunne være svært vitaminrike. For øvrig vil for eksempel spiselige oljer og fett kunne ha samme kommersielle opprinnelse som meat extracts, fish pastes, meat, fish, fruit and vegetable jellies og sardines in oil. Flere av de omsøkte produkter og innsigers produkter vil dessuten bli forhandlet i dagligvarebutikker hvor sluttbrukeren vil kunne påtreffe dem i umiddelbar nærhet med hverandre eller side om side i butikkhyllene. Grunnet det stigende fokus på helsekost de senere år, må også det påregnes at den stadig tiltagende grad av salg av kosttilskudd i dagligvarebutikkene vil fortsette. Kjennetegnslikhet Siden det i tillegg til klar varelikeartethet også foreligger en viss vareidentitet, skal det foretas en strengere kjennetegnsforvekselbarhetsvurdering. Det må kreves en klar forskjell mellom kjennetegnene dersom den foreløpige registrering av det søkte merket skal opprettholdes. Innsigers to ordmerker er tilnærmet identiske og består av teksten OMEGA / Omega. (De vil i det følgende bli omtalt som innsigers merke.) Det søkte merket er også et rent ordmerke og består av teksten BIOMEGA. Innsigers merke er i sin helhet inkorporert i det søkte merket, og det eneste som skiller merkene er således elementet BI i det søkte merket. Patentstyrets Første avdeling resonnerer som følger i sin avgjørelse: Patentstyret har følgende kommentarer til kjennetegnslikheten. Innsigerens to ordmerker er identiske og består av teksten OMEGA. OMEGA er navnet på den siste bokstaven i det greske alfabetet, og brukes dessuten som kortform for omega 3 fettsyrer*. [Fotnote: Våre understrekninger.]

7 Annen avd. sak nr Det søkte merket er også et rent ordmerke og består av teksten BIOMEGA. BIOMEGA tar i sin helhet opp i seg innsigerens merker. På den andre siden skal merket vurderes som helhet. Merkene skilles ved de to første bokstavene BI i det søkte merket, og dette er etter Patentstyrets mening tilstrekkelig til at merkene fremstår som visuelt forskjellige. Det anses heller ikke å være noen fonetisk likhet mellom merkene på grunn av at søkers merke får en annen begynnelse med bokstavene BI, og det dessuten ikke er gitt* [Fotnote: Våre understrekninger] hvilken vokal/stavelse som vil betones ved uttale av søkers merke. Patentstyret uttaler at OMEGA er en kortform for omega-3 fettsyrer. Denne påstand kan vi ikke se at det er dekning for. Det faktum i seg selv, at omega-3 fettsyrer innledes av ordet OMEGA, innebærer ikke automatisk at OMEGA er en kortform for omega-3 fettsyrer. All sannsynlighet taler også mot at OMEGA vil bli etablert som en slik kortform. Omega-3 er en så lettuttalt og veletablert betegnelse på den angjeldende type produkter at det rett og slett ikke vil være behov for noen forkortelse. Videre assosieres OMEGA med den greske bokstav, mens angivelsen omega-3 kun forbindes med omega-3 fettsyrer. Den videre uttalelse om at det ikke er gitt hvilken vokal/stavelse som betones ved uttale av søkers merke, medfører vel for så vidt riktighet, men uansett hvilken uttale som velges, biomega, biomega eller biomega, så vil merket OMEGA kunne uttales tilsvarende: omega eller omega. Første avdelings oppfatning om at det ikke foreligger fonetisk likhet mellom merkene faller etter vår oppfatning på sin egen urimelighet. For øvrig kan det heller ikke være tvil om at den visuelle utformingen av ordet OMEGA straks vil bli gjenkjent i det søkte merket BIOMEGA. Tross alt inngår innsigers merke i sin helhet med sine fem bokstaver, i det foreløpig registrerte syvbokstavsmerket. Etter vårt skjønn taler sannsynligheten for at gjennomsnittsforbrukeren enten vil oppfatte BIOMEGA som et teleskopord for BIOLOGISK OMEGA eller som BI-OMEGA. I det første tilfelle vil det altså oppfattes som en biologisk variant av OMEGA, og i det siste tilfelle som en bivariant av OMEGA. I begge tilfeller vil ordet OMEGA klart oppfattes, og en vare påført varemerket BIOMEGA, vil lett kunne oppfattes som en produktvariant av innsigers identiske eller likeartede vare, solgt under varemerket OMEGA. Vi vil ikke benekte at omega-3 er allment kjent som kortform for omega-3 fettsyrer, og at produkter påført omega-3 vil bli oppfattet å inneholde omega-3 fettsyrer. Imidlertid er omsetningskretsen så vant til at det er kortformen omega-3 som benyttes for disse fettsyrer, at sannsynligheten taler for at ordet OMEGA i merket BIOMEGA, på samme måte som i innsigers merke, snarere vil bli assosiert med den greske bokstav, og at merkene vil bli assosiert med hverandre. Under enhver omstendighet vil en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen eller gjennomsnittsforbrukeren lett kunne trekke den feilaktige slutning at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. Vi henviser for øvrig til Høyesteretts avgjørelse av 2. oktober 2008 SØTT + SALT dommen. Dommen gjaldt en inngreps- og ugyldighetssak mot bruk og registrering av varemerket PASCAL søtt & salt, basert på tidligere registrering av merket søtt + salt, begge som vist nedenfor.

8 Annen avd. sak nr Flertallet fant at det forelå indirekte forvekslingsfare mellom merkene selv om PASCAL ble ansett for det dominerende merkeelement. I dommen henvises til EF-domstolens sak C120/04 Thomson Lifepremiss 32-37, hvor det ble fremholdt at et eldre merke ikke kan frarøves vern ved at det settes sammen med et mer dominerende merkeelement i et yngre, sammensatt merke, såfremt det eldre merket fortsatt har en uavhengig og særpreget rolle i det yngre, sammensatte merket. Høyesterett uttaler på denne bakgrunn at selv om det er den andre del av merket her pascal som utgjør det dominerende trekket, så vil forvekslingsfare kunne foreligge dersom den andre delen på grunn av sitt særpreg likevel kan gi forbrukeren grunn til å tro at det består en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av de to merkene. Ovennevnte høyesterettssak er ikke helt analog med herværende sak, men uttalelsene i dommen må ha tilsvarende relevans for vurderingen av forvekselbarhet mellom merkene OMEGA og BIOMEGA, hvor innsigers merke er i sin helhet tatt opp i søkers merke. Vedlegg 3: Høyesteretts avgjørelse av 2.oktober Oppsummering Samlet sett skal det hevdes, basert på det ovenstående og våre innlegg til Patentstyrets Første avdeling, at ordmerket OMEGA er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning med innsigers merke BIOMEGA, iht. Varemerkelovens 14, første ledd nr. 8. Idet vi til slutt tar forbehold om innsendelse av ytterligere anførsler i saken, ber vi om at Første avdelings avgjørelse oppheves, og at det søkte merket blir nektet vern i Norge." I sin imøtegåelse av 23. mars 2009 uttaler innehavers fullmektig: "Vi viser til annen avdelings oversendelse av klage datert 3. februar 2009, med tilsvarsfrist 3. april 2009, og vil på vegne av søkeren få anføre følgende: Søkeren er enig i den konklusjonen som trekkes i Patentstyrets avgjørelse av 24. november Etter en helhetsvurdering fremstår søkerens BIOMEGA og innsigerens tidligere registrerte merker OMEGA ikke som egnet til å bli forvekslet i den alminnelige omsetning. Sett i lys av den faktiske situasjonen på registeret fremsår innsigerens argumentasjon som lite overbevisende. Som fremhold under første avdelings behandling av saken så foreligger det ett hundre og fire og førti sameksisterende registreringer hvor merkedelen OMEGA inngår som en del av merket. i det Norske varemerkeregisteret. Majoriteten av disse registreringene dekker varer i kl. 5 og 29. Det store antallet sameksisterende registreringer beror selvsagt på det forholdet at Omega-3 er et rent generisk ord i relasjon til Omega-3 fettsyre som finnes i en rekke matprodukter da særlig sjømat og fisk samt oljer fra fisk, skjell og sjøpattedyr.

9 Annen avd. sak nr Det er også en kjensgjerning at matprodukter og preparater inneholdende Omega-3 fettsyrer har vært gjenstand for en massiv markedsføring de senere årene på grunn av sin dokumenterte helsebringende effekt i relasjon til å forebygge hjerte-/karsykdommer samt andre lidelser. I relasjon til søkerens varer er det derfor rimelig å legge til grunn at omsetningskretsen vil være kjent med denne betydningen og derfor oppfatte Omega som en referanse til en egenskap ved varen, nemlig OMEGA3 fettsyrer. Vi fastholder på dette grunnlag vår tidligere påstand om at innsigerens registreringer kun kan ha krav på et meget begrenset verneområde og på ingen måte vil hindre registrering av parallelle merker hvor OMEGA utgjør en del av merket. Patentstyrets egen registreringspraksis gir også en meget klar indikasjon på at dette er tilfellet da det allerede før og etter registrering av innsigerens merke har blitt tillatt registrert en rekke merker hvor OMEGA inngår. Som eksempler fra nyere registreringspraksis kan vi nevne reg. nr , COROMEGA for varer i kl. 29, reg. nr , ASTAOMEGA for varer i kl. 29, reg. nr , MAXOMEGA for varer i kl. 29, reg. nr , MYOMEGA i kl. 29 og reg. nr , G-OMEGA også for varer i kl. 29. Det skal også nevnes at innsigerens merke ble tillatt registrert på tross av at det foreligger en tidligere registrering under reg. nr for figurmerket HJERTE MED OMEGA. På grunn av det store antallet sameksisterende merker hvor omega inngår er merkeelementet OMEGA er i liten grad egnet til å angi varens kommersielle opprinnelse. Ved vurderingen av hvorvidt det foreligger forvekselbar likhet mellom søkeren BIOMEGA og innsigeren OMEGA er dette et moment som må tillegges adskillig vekt. I relasjon til de varer hvor innsigerens og søkerens varer tangerer hverandre er det svært lite sannsynlig at den gjennomsnittlige forbruker vil tro at det nødvendigvis er noen kommersiell sammenheng mellom produktene. Visuelt og fonetisk kan det heller ikke sies å foreligge noen større grad av likhet mellom søkerens BIOMEGA og innsigerens OMEGA enn hva tilfelle er med de registreringer det er vist til ovenfor. At et merke i sin helhet er opptatt i et annet medfører ikke automatisk at det foreligger noen fare for forveksling det er alltid det helhetsinntrykket merket etterlater som er utslagsgivende for forvekslbarhetsvurderingen. Rent visuelt er det uproblematisk å holde BIOMEGA og OMEGA fra hverandre da de på tross av det fellese merkeelement OMEGA allikevel danner svært forskjellige ordbilder. Vi finner det usannsynelig at den alminnelig oppmerksomme gjennomsnittsforbruker skulle ha problemer med å skille de to. Heller ikke fonetisk foreligger det noen utpreget likhet mellom de to merkene uansett hvor trykket legges. Innsigeren fremholder at OMEGA ikke er kortform for OMEGA 3og at det i relasjon til søkerens og innsigerens merker først og fremst vil bli oppfattet som en assosiasjon til den siste bokstaven i det greske alfabet. I relasjon til søkerens merke BIOMEGA og søkerens varer finner vi dette svært lite trolig. Søkerens merke er et bevisst ordspill fra søkerens side der man henspiller både på forstavelsen BIO for biologisk MEGA for stor/god samt at merket også inneholder en referanse til Omega.

10 Annen avd. sak nr At omsetningskretsen vil dele søkerens merke opp i forstavelsen BI- med tillegget OMEGA og derved legge til grunn at søkerens merke er et bi-tillegg til hovedproduktet Omega slik motparten forsøker å argumentere for finner vi svært lite sannsynlig. Når det gjelder de rettsavgjørelser innsigeren viser til i sitt innlegg kan vi vanskelig se at disse har noen relevans i relasjon til nærværende sak. Innsigerens merke sameksisterer allerede med en rekke registreringer der Omega utgjør en del av merket. Registreringen av søkerens merke kan derfor neppe sies å medføre noen forringelse av de rettigheter innsiger er tildelt ved den tidligere registreringen av sitt merke. Sett hen til det totale visuell og fonetisk forskjellen mellom merkene, forskjellen mellom varene og det faktum at innsigerens merke må ha krav på et snevert beskyttelsesomfang, ber vi Patentstyrets annen avdeling om å stadfeste Patentstyrets tidligere avgjørelse i saken ved å avvise innsigelsen som grunnløs." I tilsvar av 6. juli 2009 uttaler innsigers fullmektig: "Vi viser til Annen avdelings brev av 25. mars 2009 vedlagt tilsvar fra søkers fullmektig. Det skal ikke bestrides at det i det norske varemerkeregisteret foreligger et stort antall varemerker inneholdende elementet OMEGA i de 45 vare- og tjenesteklassene. En del av disse gjelder naturlig nok merker som har andre dominerende ord- eller figurelementer i tillegg til den generiske betegnelsen Omega 3. Innsiger har selvfølgelig aldri vært av den oppfatning at dennes registreringer for ordmerket OMEGA/Omega er til generelt hinder for andres registrering av merker hvori OMEGA inngår som element. Spørsmålet er imidlertid hvor tett opp til innsigers tross alt distinktive ordmerke OMEGA andre næringsdrivende skal kunne tillates å legge sine varemerker for identiske og likeartede varer. Søkers fullmektig henviser til registreringene for merkene COROMEGA, ASTAOMEGA, MAXOMEGA. MYOMEGA og G-OMEGA. Vi vil påpeke at merkene COROMEGA og ASTAOMEGA innehar foranstilte distinktive elementer som i betydelig større grad påvirker helhetsinntrykket av merkene, enn det innledende element BI- eller BIO- i det søkte merket gjør. Dette innebærer at ulikheten mellom merkene COROMEGA og ASTAOMEGA og innsigers OMEGA merker er større enn det som er tilfellet mellom BIOMEGA og OMEGA. Når det gjelder MAXOMEGA, et det et kombinertmerke med klart distinktivt figurelement i tillegg til ytterligere tekst. Helhetsinntrykket av dette merket påvirkes av disse forhold og bidrar til at forvekslingsfaren med innsigers merker nok ikke er fullt så stor som forvekslingsfaren mellom de to ordmerkene BIOMEGA og OMEGA. Merket G OMEGA vil, i motsetning til de andre merkene, oppfattes som et enhetlig ord, og merket har også et klart suggestivt preg, idet det indikerer at de angjeldende varer har god smak. Disse forhold bidrar til forminsket forvekslingsfare.

11 Annen avd. sak nr Det foreligger for øvrig fortsatt ikke noen endelig avgjørelse med hensyn til merket MYOMEGA. Vi fastholder at det søkte merket BIOMEGA lett vil oppfattes som en variant av innsigers merke OMEGA. Det faktum at innsigers merke i sin helhet er opptatt i det søkte merket, at innsigers merke utgjør 5 av de 7 bokstavene i det søkte merket, eller 3 av de 4 stavelsene i dette merket, at begge merker er rene ordmerker, og at det ikke er naturlig å uttale -OMEGA elementet i det søkte merket på noen annen måte enn innsigers merke OMEGA, innebærer etter vårt skjønn at merkenes visuelle og fonetiske likheter blir slående. Det faktum at elementet BI- eller BIO- i det søkte merket naturlig vil oppfattes som en beskrivende prefiks til -OMEGA, bidrar også til at merkene lett vil forveksles med hverandre i den alminnelige omsetning, spesielt når de benyttes på forbruksvarer som påtreffes side om side i butikkhyllene. Den felles omsetningskrets ville for eksempel lett kunne trekke den forfeilede slutning at BIOMEGA produktet er en ny og sunnere variant av OMEGA produktet. Vi fastholder altså at Varemerkelovens 14, første ledd, nr. 8 er til hinder for registrering av det søkte merket." I et siste innlegg av 3. september 2009 uttaler innehavers fullmektig: "Vi viser til Annen Avdelings oversendelse av 6 juli 2009 vedlag innsigers tilsvar av samme dato. På vegne av søker vil vi fastholde at merkene BIOMEGA og OMEGA ikke er forvekslbare og vi viser i all hovedsak til tidligere anførsler Når det gjelder de registrerte merkene det var vist til i vårt forrige innlegg er det fortsatt vår oppfatning at disse klart illustrerer at innsigeren tidligere registrerte merke OMEGA er et særdeles svakt merke som kun kan ha krav på en marginal beskyttelsessfære. Når det gjelder de varene hvor innsigers og søkerens varer tangerer hverandre er det et åpenbart faktum at OMEGA 3 er et generisk ord og at betydningen av dette er alminnelig kjent for den gjennomsnittlige forbruker. Vi er inneforstått med det faktum at så lenge merket er gyldig registrert så har innsiger en enerett som hindrer bruk og registrering av identisk eller forvekslbare merker. Poenget her er imidlertid at når man velger et merke som tenderer mot det deskriptive må man nødvendigvis tåle at andre legger seg svært tett opp til. Som nok et illustrerende eksempel vil vi vise til registrering nr OMEGA figur som også dekker identisk varer i klasse 29. Patentstyret har her på tross av innsigerens tidligere registrering godtatt registreringen av et merke som består av ordet OMEGA i vanlige blokkbokstaver omkranset av en hjertefigur, I en slik kontekst må merkene BIOMEGA og OMEGA kunne karakteriseres som svært forskjellige både visuelt og fonetisk og vi finner det utenkelig at det her skulle foreligge noen fare for hverken direkte eller indirekte forveksling. I den grad søkerens merke BIOMEGA vil

12 Annen avd. sak nr vekke noen assosiasjoner hos forbrukere vil det være til det generiske navnet omega 3 og ikke innsigerens varemerke. Avslutningsvis skal det nevnes at de registreringen det var vist til i vårt forrige kun var et tilfeldig utvalg for å illustrere hva som sameksisterer med innsigerens MEGA merker i varemerkeregisteret allerede. Det er imidlertid en rikholdig mengde andre eksempler som like gjerne kunne være trukket frem. Poenget var å vise at det foreligger en mengde registreringer for OMEGA i kombinasjon med andre merk eller mindre suggestive prefiks. Søkerens merke BIOMEGA kan således ikke betegnes som å ligge spesielt tett opp mot innsigerens tidligere merke en hva tilfelle er med en rekke av de merkene som allerede sameksisterer. Som ytterligere eksempler kan vi vise ti IR VIOMEGA, SANOMEGA, OMEGA PRO og TRIOMEGA. Å statuere forvekslingsfare mellom søkeren BIOMEGA og innsigeres MEGA ville etter omstendighetene etter vår oppfatning fremtre som vilkårlig. Vi ber derfor om at annen avdeling stadfester Patentstyrets tidligere avgjørelse slik at innsigelsen avvises som grunnløs og tidligere registreringsbeslutning blir stående." I et siste innlegg av 29. januar 2010 uttaler innsigers fullmektig: "Vi viser til tidligere korrespondanse i ovennevnte sak, herunder til Patentstyrets Annen Avdelings brev av 25. september 2009 vedlagt tilsvar fra søkers fullmektig. Det fastholdes at merkene BIOMEGA og OMEGA er egnet til å forveksles iht. varemerkelovens 14, første ledd, nr. 8. Når det gjelder merkelikheten er det visuelt sett et ubestridelig faktum (1) at hele innsigers merke er inkorporert i innsigers, (2) at tre av fire stavelser i det søkte merket er identiske med de tre stavelser i innsigers merke, og (3) at fem av syv bokstaver i det søkte merket er identiske med de fem bokstavene i innsigers merke. Det fastholdes at ordet OMEGA uten noe tilleggselement i form av tallet 3 og eventuelt fettsyrer, ikke er en betegnelse for, eller en forkortelse for omega-3 eller omega-3 fettsyrer. Vi fastholder også at formodningen taler mot at omega-3 eller noen annen form for umettet fettsyre i fremtiden kun vil bli omtalt som OMEGA. Følgelig er OMEGA i egentlig forstand hverken beskrivende for umettede fettsyrer spesielt, eller for de angjeldende varer generelt. Da ordet i realiteten kun er en betegnelse på den siste greske bokstav, må det anses å ha tilnærmet normal distinktiv evne for de angjeldende varer. Når det gjelder elementet BIO i det søkte merket, er det en etablert og velkjent forkortelse for biologisk, og dermed et klart beskrivende element i dette merket.

13 Annen avd. sak nr Søkers fullmektig viser til at OMEGA sameksisterer med andre merker hvori OMEGA inngår som element. Vi fastholder at disse øvrige merker skiller seg mer fra innsigers merke enn det søkte merket gjør. Imidlertid skal det anføres at sameksistensen av flere varemerkeregistreringer hvori OMEGA er inkorporert, uansett ikke er tilstrekkelig per se til å konkludere at innsigers merke OMEGA har fått en redusert distinktiv evne, eller vil oppfattes som svakt. At det foreligger flere registreringer i varemerkeregisteret inneholdende elementet OMEGA er ingen dokumentasjon for hyppig bruk i markedet, og det ville eventuelt være sameksistens gjennom hyppig bruk i markedet som måtte til for at den distinktive evne til ordet OMEGA skulle oppfattes redusert. Dette er ikke dokumentert. Vi viser i denne sammenheng til for eksempel følgende avgjørelse av OHIM s ankeinstans: R 851/ MAGIC / MAGIC BOX, se vedlagte utskrift. Her uttales følgende under avsnitt 30 på side 10: The fact that various trade marks with an identical element coexist on the register does not necessarily reflect the actual market situation. The appellant did not submit any evidence of a peaceful coexistence with cited trade marks and the earlier trade mark Furthermore, even if peaceful coexistence between the various trade marks had been proven, this would not necessarily have meant that there is no likelihood of confusion in the present case. Tilsvarende resonnementer uttales for eksempel også av OHIM s ankeinstans i sak R 0001/ (side 5, avsnitt 22/23), og i sak R 360/ NO LIMITS / LIMMITS (side 4, avsnitt 13), se vedlagte utskrifter. Idet vi ellers viser til alle våre tidligere anførsler, ber vi Patentstyrets Annen avdeling oppheve registreringen av merket BIOMEGA helt eller delvis." Saken er deretter tatt opp til behandling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan i alt vesentlig slutte seg til Første avdelings begrunnelse. Selv om det søkte merket tar opp i seg hele det tidligere registrerte merket, er BIOMEGA visuelt, begrepsmessig og fonetisk forskjellig fra OMEGA, slik at det ikke foreligger fare for forveksling. Dette må gjelde selv om det skulle foreligge en viss vareidentitet. Annen avdeling legger i denne forbindelse også vekt på at OMEGA må anses som et svakt merkeelement for de vareslag som BIOMEGA er registrert for, jf. Høyesteretts avgjørelse i sak Rt s. 641

14 Annen avd. sak nr (SUPERLEK). Det vises også til Annen avdelings avgjørelse i sak 7885 om merket MYOMEGA og OMEGA av 30. april Etter dette blir Første avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Kaja Veel Midtbø (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.) Are Stenvik (sign.)