AVGJØRELSE 31. mars 2015 Sak D 14/001. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Transkript

1 AVGJØRELSE 31. mars 2015 Sak D 14/001 Klager: Swedish Match North Europe AB Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Skruf Snus AB Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Geir Øxseth har kommet frem til følgende

2 Avgjørelse 1 Kort fremstilling av saken: 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 27. juni 2014 hvor designregistrering nr , med prioritet fra 15. oktober 2011 og med innleveringsdato 14. april 2012, ble delvis opphevet (design 1) og delvis opprettholdt (design 2 og 3). 3 Klage innkom den 27. august 2014 fra Swedish Match North Europe AB hva gjelder den delvise opprettholdelsen av designregistreringen. 4 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: - Spørsmålet om en design skiller seg tilstrekkelig fra tidligere kjente design, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der vi blant annet legger vekt på designerens frihet til å formgi den aktuelle produkttypen, jf. designloven 3. - Den informerte bruker kan forstås som en som er særlig oppmerksom, enten på grunn av personlige erfaringer eller omfattende kunnskap innenfor den relevante kretsen. - Den informerte brukeren i denne saken er en person som kjøper snus. Snus kan kjøpes av privatpersoner over 18 år og næringsdrivende detaljister som kjøper snus for videresalg, for eksempel dagligvarebutikker og kiosker. Den informerte brukeren har kjennskap til hvilke snusbokser og snusposer som finnes på markedet, og er oppmerksom nok til å registrere tydelige forskjeller, uten nødvendigvis å være spesialist på området. - Det vil være mulig, praktisk og vanlig for den informerte brukeren, å sammenligne snusbokser side om side. Utformingen av innholdet i boksen vil først være synbart når lokket på snusboksen er tatt av. Det vil derfor ikke være like vanlig for den informerte brukeren å kunne foreta en direkte sammenligning av utformingen av innholdet i snusboksen, hverken i kjøpseller brukssituasjon. Sammenligningen av boksenes innside må derfor baseres på brukerens minne om hvordan tidligere kjøpte snusbokser så ut inni. - Når det gjelder designerens frihet, må det tas hensyn til type produkt og bransjen. Forskjellskravet er også avhengig av om formgivningen gjelder en bruksgjenstand hvor designeren har mindre frihet. Er spillerommet lite, vil forskjellskravet være lettere oppfylt. - I denne saken må vi ta stilling til designerens frihet for snusbokser, og da særlig oppstillingen av porsjonssnus i snusbokser. En snusboks består av en eske som skal romme snus, enten porsjonssnus eller snus i løs form. Esken kan være laget i ulike materialer så lenge den er noenlunde tett, slik at smaken og aromaen beholdes. Innholdets art legger ikke begrensninger på boksens ytre form. Den ytre formen kan for eksempel være rektangulær, kvadratisk eller sirkelformet, som i dette tilfellet. Det ligger en viss begrensning i det praktiske hensyn at boksen skal være lett å ta med seg, noe som gjør det hensiktsmessig at den ikke er for stor og ikke har skarpe kanter. Det vil nok også være en fordel å velge en form som enkelt kan

3 stables på et lager og på et utsalgssted, men dette innebærer ikke nødvendigvis at formen må være rund. Snusboksers innside kan deles inn i ulike rom. Dersom man ønsker å dele eskens innside inn i ulike avdelinger, kan dette gjøres på forskjellige måter. Det kan lages én eller flere skillelinjer, og kamrene kan være av lik eller ulik størrelse. Kamrene kan ha hver sine lokk eller de kan dele ett og samme lokk. Med hensyn til utformingen av innsiden av en snusboks, er det altså relativ stor grad av frihet. - Når porsjonssnus plasseres i boksen kan dette gjøres på en tilfeldig eller organisert måte, og måten snusen anrettes på kan danne ulike mønstre. Plasseringen av snusen må ikke være ordnet. Med hensyn til en slik presentasjon av varen, antas derfor variasjonsmulighetene å være relativt store. Formen på selve snusposene begrenses av at posen skal passe inn under brukerens leppe. Snusposen kan derfor ikke være for stor og må ha en form som gjør at den ikke faller så lett ut av munnen. Bortsett fra dette antas det at det er visse variasjonsmuligheter med hensyn til lengde og grunnform. - En design har individuell karakter hvis det helhetsinntrykket designen gir den informerte bruker, skiller seg fra helhetsinntrykket en slik bruker får av annen design som har blitt allment tilgjengelig før innleveringsdagen, jf. designloven 3 tredje ledd. Det skal her også tas hensyn til designerens frihet i den grad produktet er funksjonelt betinget. Likheter og forskjeller i detalj skal tillegges liten vekt. Betraktning nr. 13 i fortalen til designdirektivet presiserer at det må foreligge tydelige forskjeller i helhetsinntrykket mellom en design og eksisterende formgivning, og at hensyn også må tas til det produktet og den industrielle sektor designen gjelder. En annen design i designlovens 3 må i henhold til Lassen/Stenvik, side 44, forstås som ( ) helhetsinntrykket av én allment tilgjengelig design ( ) for å være registreringshindrende. Det er ikke plass for mosaikkmothold, slik at man sammenligner med det samlede helhetsinntrykket ved å kombinere to eller flere allment tilgjengelige formgivninger. - Hva gjelder mothold, har SM vist til følgende for design nr. 1: Patentsøknad fra Italia, publiseringsnummer BO2010O (D1) snusboks med lokk publisert 21. januar 2010, amerikansk patent, publiseringsnummer 2006/ (D2) «multi-compartment container for use in producing aroma» publisert 26. januar 2006, og «Silver Plated Metal Round Pill Box with 2 Compartments (boks for tabletter), allment tilgjengelig i For design nr. 2 er vist til svensk patentregistrering nr C2 Snusboks (D1) publisert 29. mai 2008, svensk varemerkeregistrering nr sylinderformet snusboks med lokk (D2) publisert 21. august For design nr. 3 er vist til SM sine egne designregistreringer nr nr. 9 (D1) med prioritetsdato 15. november 2007 og EU-design nr (D2) med prioritetsdato 8. juli Design 1 vurdert opp mot D1: - Begge avbildninger viser sirkelformede snusbokser med en diagonal, rett skillelinje. Linjen er plassert slik at den danner to kamre av identisk størrelse. Skillelinjen er smal i formen, slik som ytterkanten av boksen, og den er av samme høyde som snusboksens ytre vegg. Avbildningene inneholder ingen dekorative elementer, men består kun av boksens rene form. Man kan i begge avbildninger se en rille eller kant der det er naturlig

4 at lokket skal hvile. Det som skiller de to formgivningene er at sylinderen i designregistreringen ser ut til å være noe høyere enn sylinderen i motholdet. I det anførte motholdet går kanten eller linjen der lokket skal hvile omtrent halvveis opp på sylinderen. I designregistreringen er linjen høyere oppe på sylinderen. Det ser derfor ut til at snusboksen i designregistreringen har et større volum, mens motholdet består av en flatere boks. Etter Patentstyrets syn vil forskjellen i sylinderens høyde ikke være av særlig stor betydning for helhetsinntrykket, da begge utforminger gir inntrykk av en rund, relativt flat boks som er delt i to innvendige, like store rom. Etter en helhetsvurdering, hvor vi særlig har lagt vekt på designerens store frihet ved utformingen av boksens ytre form og innvendig inndeling i kamre, finner vi at de formmessige elementene gir et likt helhetsinntrykk. Vi finner at den aktuelle designregistreringen ikke har individuell karakter når den sammenlignes med motholdet, jf. designloven 3 tredje ledd. Når det gjelder inndelingen av snusboksers innvendige rom er designerens frihet relativt stor, og dette handlingsrommet er ikke utnyttet. Etter dette finner Patentstyret ikke grunn til å gå nærmere inn på de to andre anførte motholdene, omtalt som D2 og D3. Design 2 vurdert opp mot D1: - Motholdets figur 11 og design nr. 2 består begge av sylinderformede snusbokser. Motholdets figur 11 er utstyrt med vertikale doble linjer (staver) både på boksens hoveddel og på kanten av lokket, som design nr. 2 ikke har. Design nr. 2 har en diagonal linje på lokket, mens figur 11 har et lokk uten dekorasjoner eller linjer på toppen. Design 2 viser også en horisontal dobbel kant/rille der lokket naturlig hviler på boksens underdel (se 2.2 og 2.3), et element som ikke gjenfinnes i figur 11 i det svenske patentet. Det omstridte designet har utstående fliker som den sylinderformede boksen i figur 11 mangler. Helhetsinntrykket av figuren i motholdet er ikke tilstrekkelig likt til at det tidligere kjente designet anses som hindrende i forhold til design nr. 2. Figur 4 i motholdet består av et løsrevet lokk. Designet likner design nr. 2 ved at lokket også her er delt diagonalt i to. I begge tilfeller har lokkene to tapper (eller fliker). Figur nr. 4 har en relativt bred bit av lokket som står igjen som en diagonal linje når de to lokkene er i åpen posisjon (se figur 4). Design 2 i designregistreringen har ikke dette; de to lokkene er stilt helt inntil hverandre, kant i kant (se figur 2.1 og 2.2). Videre har snusboksen i motholdet en sirkelformet kant som står igjen når de to lokkene er åpnet, og hvert lokk er dekorert med innvendige linjer som følger lokkets halvsirkler. Design 2 er ikke utstyrt med slike linjer. Den svenske patentregistreringens figur 4 har tapper som peker nedover når lokket er lukket. De to tilsvarende tappene i design 2 peker ut til siden eller muligens litt oppover. Designet i figur 4 vil oppfattes som ett lokk hvor lokket har to «luker» som kan åpnes, mens lokket i design nr. 2 fremstår som en hel snusboks med en diagonal linje på lokket. Et lokk alene gir et annet helhetsinntrykk enn en hel snusboks, og design nr. 2 skiller seg derfor tilstrekkelig fra figur 4. Design 2 vurdert opp mot D2: - D2 viser tilsynelatende en snusboks med et heldekkende lokk, som ikke er delt inn i to halvdeler slik som lokket i design nr. 2. D2 har ingen diagonal linje på topplokket som indikerer at hver halvdel av lokket kan åpnes separat. Det kan skimtes et minimalt hakk i lokket i varemerkeregistreringen, men man kan ikke utfra dette slutte at det går en diagonal linje over lokket. Lokket på boksen i D2 har en nedsunket midtflate, slik at

5 ytterkantene står høyere opp enn resten av lokket. Dette skiller seg fra lokket i design nr. 2, som fremstår som helt slett. Det at begge avbildninger gjelder sylinderformede beholdere er ikke tilstrekkelig til å slutte at de danner samme helhetsinntrykk. Den diagonale linjen og flikene i design nr. 2 påvirker helhetsinntrykket av designet, og boksens grunnform er banal. Patentstyret har derfor kommet til at motholdet D2 gir et annet helhetsinntrykk enn design 2 i den omtvistede registreringen. Designeren har i utgangspunktet relativt stor frihet ved utformingen av snusbokser. Patentstyret bemerker at designen i de to motholdene er enkelt utformet, slik at selv små variasjoner kan spille en stor rolle for helhetsinntrykket den informerte bruker sitter igjen med. Design nr. 3 vurdert opp mot D1 og D2: - De anførte motholdene ser identiske ut og vil bli behandlet under ett. - Det foreligger en del likhetstrekk mellom de to designene. Begge avbildninger består av en sylinderformet boks, og boksene ser ut til å ha like dimensjoner. Snusen er anrettet etter samme grunnleggende idé; porsjonsposene er lagt opp fra boksens senter og utover mot kanten. Formen på porsjonsposene er relativt lik; de er tykkest på midten og smalere mot endestykkene. Designene har imidlertid også forskjeller. Boksen i design nr. 3 er inndelt i to kamre ved hjelp av en diagonal skillelinje, og porsjonssnusen er kun anrettet i halvparten av boksen. Det er 12 snusposer i design nr. 3, og 24 snusposer i de anførte designregistreringene. Design nr. 3 har en flik (liten tapp) som brukes ved åpning og lukking, noe motholdene ikke har. Motholdene har et større skravert felt i enden av hver spiss av porsjonssnusen og en tydelig mørk ring i midtpunktet av sirkelen som dannes. Snusposene i design nr. 3 dekker bare halvparten av boksen i motsetning til de anførte motholdene der hele boksen er fylt av porsjonsposer. - Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at dette er såpass viktig for helhetsinntrykket at designene alt i alt vil oppfattes som forskjellige. Mens de motholdte designene gir assosiasjoner til en stjerne, en blomst, en sol eller et hjul, vil det omtvistede designet gi en forestilling om en vifte eller en halvsirkel. Boksene vi skal vurdere har svært ulike overflater. I foreliggende sak inneholder den ene designen bare 12 snusposer. - Kravstiller viser til at det ikke oppnås designrett til trekk som er bestemt av en teknisk funksjon, jf. designloven 8 første ledd nr. 1. Det anføres at det å dekke til halve boksen gjøres for å ivareta snusposenes kvalitet og ferskhet, og at det tildekkende elementet bare oppfyller en teknisk funksjon. Inndelingen i to kamre har også en estetisk funksjon, og skillelinjer inne i en snusboks kan lages på mange ulike måter. Den estetiske dimensjonen denne inndelingen har, fremheves ved at bare det ene kammeret er fylt av snusposer. - Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at design nr. 1 i designregistrering nr ikke skiller seg tilstrekkelig fra tidligere kjent design. Patentstyret har kommet til at design nr. 2 og 3 skiller seg tilstrekkelig fra tidligere kjent design. 5 Swedish Match (SM) har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

6 - Klagenemnda må overprøve Patentstyrets vurdering av spørsmålet om designregistrering nr nr. 2 og 3 oppfyller kravet til nyhet og individuell karakter, jf. designloven 25, jf Det fastholdes at designene mangler nyhet. SM sin design består av porsjonsposer med snus anrettet i et stjerneformet/vifteformet mønster. Designens helhetsinntrykk skapes av følgende to karakteriserende trekk: Porsjonsposene med snus er tykkest på midten og smalere mot posenes endestykker, og posene med snus er symmetrisk plassert inntil eller delvis over hverandre i et vifteformet mønster i en sirkelform rundt et punkt i sirkelens senter. - Nyhetskravet er ikke oppfylt for noen av de innklagede designene. Kravet til individuell karakter den informerte bruker: - Den informerte brukeren vil være en person over 18 år som kjøper snus, og denne brukeren har kjennskap til hvilke snusbokser og snusposer som finnes på markedet. Han er oppmerksom nok til å registrere «tydelige forskjeller» uten nødvendigvis å være spesialist på området. Han er ikke en gjennomsnittsforbruker, men heller ingen profesjonell designer. - Det er ikke praktisk mulig for den informerte brukeren å sammenligne innsiden av snusboksene direkte, fordi lokkene vil være forseglet i kjøpssituasjonen. Sammenligningen må baseres på brukerens ufullstendige erindring av hvordan tidligere boksers innside så ut. - Designeren har stor frihet ved utformingen av produktets design, begrenset kun til en oppbevaring i lukket beholder for å unngå uttørking. - Formen på boksen begrenses ikke av innholdets art. En begrensning går i tilfelle kun på det praktiske, og at boksen skal legges i lomme eller veske, samt at den lett skal kunne stables. Kjøleskapene som brukes setter ingen begrensninger på formen. - Det foreligger ubegrensete variasjonsmuligheter også med tanke på plassering av posene i boksen. - Utformingen av designen på snusposene er også relativt store, kun begrenset av plasseringen under leppen. - Dimensjonene på boksen kan varieres. - Vurderingstemaet for individuell karakter er hvilket helhetsinntrykk designen gir den informerte brukeren, og om dette skiller seg fra helhetsinntrykket brukeren får av annen tidligere allment kjent design. - Helhetsinntrykket skapes av de karakteriserende trekkene ved designen, og ikke av detaljer ved den. - De innklagede designene har de samme karakteriserende trekkene som motholdte design. Dermed blir helhetsinntrykket likt. Design nr. 2: - Helhetsinntrykket D1 gir den informerte brukeren bestemmes altså av (i) beholderens sylinderform, samt bruken av et lokk med karakteristisk utseende, nærmere angitt i (ii) til (v), som sammen gir en sylinderformet beholder med et lokk med en iøynefallende design, nemlig bestående av to halvdeler som kan åpnes hver for seg, og hvor det mellom festene på de to lokkdelene danner seg en rett linje gjennom lokkets senter. - Helhetsinntrykket D2 gir den informerte brukeren bestemmes av (i) boksens sylinderform og lokk. - På vegne av Swedish Match anføres det at Patentstyret har kommet til feil resultat ved vurderingen av om design nr. 2 har individuell karakter. Det

7 skal påpekes at vurderingstemaet er hvorvidt helhetsinntrykket den innklagede designen gir den informerte brukeren skiller seg fra helhetsinntrykket brukeren får av annen kjent design. - Patentstyrets opplisting av ulikhetene mellom designene fremstår som en gjengivelse av detaljer ved designene som ikke er med på å påvirke designenes helhetsinntrykk. - Ved en nærmere gransking av designene kan man finne små ulikheter i detaljene. Det er ikke korrekt å legge avgjørende vekt på disse. - Design 2.1 er mer eller mindre identisk med figur 11. Den viser en boks med lokk. Flikene i design nr. 2 kan ikke være tilstrekkelig til å gi designen et annet helhetsinntrykk enn D1 figur 11. D1 figur 4: - Det forhold at lokket på design nr. 2 er utstyrt med to tapper/fliker, indikerer at de kan brukes til å åpne lokket, og den diagonale linjen på lokket indikerer at man ved å trekke i en av disse tappene, vil løfte bare den ene halvdelen av lokket. Følgelig er vi ikke enige i Patentstyrets uttalelse om at «lokket i design nr. 2 fremstår som en hel snusboks med en diagonal linje på lokket», jf. siste punkt ovenfor. At figur nr. 4 «har en relativt bred bit av lokket som står igjen som en diagonal linje når de to lokkene er i åpen posisjon», og at «den svenske patentregistreringens figur 4 har tapper som peker nedover når lokket er lukket. De to tilsvarende tappene i design 2 peker ut til siden eller muligens litt oppover.», må anses som ubetydelige detaljer, som ikke vil påvirke helhetsinntrykket designen gir den informerte brukeren. - Trekkene som Patentstyret viser til utgjør kun ubetydelige detaljer som ikke gir den informerte brukeren et annet helhetsinntrykk. Design nr. 2 og D2: - D2 viser en snusboks med lokk. Denne designen har samme karakteriserende trekk som design nr. 2, særlig figur Design nr. 3: - Det er vist til mothold D1, Swedish Match sin designregistrering nr nr. 9, samt et nytt mothold, D2, EU-designregistrering nr D2 illustrerer en sylinderformet boks, med porsjonsposer med snus, plassert i et stjerneformet mønster. D2 viser, som design nr. 3, innholdet i kun halve boksen. - SMs stjerneformasjonsdesign består av en sylinderformet boks med porsjonsposer med snus anrettet i et stjerneformet / vifteformet mønster. Designens helhetsinntrykk skapes av følgende karakteriserende trekk: I. Porsjonsposene med snus er tykkest på midten, og smalere mot posenes endestykker, med en brett helt ytterst, og II. Posene med snus er symmetrisk plassert inntil eller delvis over hverandre i et vifteformet mønster i en sirkelform rundt et punkt i sirkelens senter. - Dette er hovedstrukturen i designen som en informert bruker vil være oppmerksom på. - Ved en nærmere sammenligning foreligger samtlige likheter mellom design nr. 3 og D1 og D2: (1) Designene illustrerer sylinderformede bokser, (2) og inneholder porsjonsposer med snus, som er tykkest på midten, og smalere mot posenes endestykker,

8 (3) som er plassert symmetrisk i forhold til hverandre som nevnt ovenfor, (4) med en brett ytterst i posenes endestykker, plassert i boksen mot klokken, (5) rundt et tomt senter i midten av boksen. - Design nr. 3 består dessuten av et tildekkende element som dekker halve boksen med en tynn film, som holder snusposene i denne halvdelen av boksen fersk, ved å unngå at de tildekkede posene utsettes for luft, lys mv. - Dette tildekkende elementet, samt det forhold at dette dekker halve boksen slik at kun en halv stjerneformasjon er synlig, er eneste synlige forskjell mellom den innklagede designen og D1. Det tildekkende elementet medfører at helhetsinntrykket blir identisk med D2. - Til tross for at det kun er 12 av de 24 posene som er synlige ved design nr. 3 på bilde nr. 3.1 og 3.2, må det allikevel forutsettes at den informerte brukeren vil vurdere designen slik at også det tildekkede kammeret inneholder snusposer plassert i samme mønster, slik at posene danner en stjerneform når lokket fjernes. Vi mener det kan synes som om Patentstyret har misforstått designen - Ved bruk vil seglet som dekker halve boksen bli fjernet, og boksenes innside vil da være identisk med hverandre. Det er ikke korrekt, slik Patentstyret antyder, at kun det ene kammeret er fylt av snusposer. Hele den sirkelformede boksen er fylt, og når seglet fjernes, vil begge designene vise bokser med snusposer plassert i et stjerneformet mønster, med samme karakteriserende trekk som nevnt ovenfor. - Dessuten vises det til at helhetsinntrykket som design nr. 3 gir en informert bruker vil være identisk med helhetsinntrykket en slik bruker får av D2. Begge disse designene viser en sylinderformet boks, hvor halve boksens innhold er synlig. Innholdet i begge designene er 12 porsjonsposer med snus, med samme form, plassert i forhold til hverandre på samme måte, jf. likhet 1) til 5) opplistet ovenfor. - Ved vurderingen av helhetsinntrykkene designene gir den informerte brukeren må man dessuten ta i betraktning at de aktuelle produktene markedsføres og selges med lokk, slik at det ikke vil være mulig for kjøper å studere detaljer ved produktenes innside før produktet er kjøpt og åpnet. Følgelig må sammenligningen mellom de ulike helhetsinntrykkene den informerte brukeren får av designene baseres på brukerens ufullstendige minne av designene. Som nevnt ovenfor, er eneste ulikhet mellom design nr. 3 og D1 det tildekkende elementet, samt det forhold at dette dekker halve boksen, slik at kun en halv stjerneformasjon er synlig. Da denne ulikheten kun kan anses å oppfylle en teknisk funksjon, skal denne ses bort fra ved vurderingen av om designen har individuell karakter. Ulikheten er uansett ikke tilstrekkelig til å gi et annet helhetsinntrykk. - Den innklagede designen skiller seg fra tidligere kjent design bare på uvesentlige punkter, slik at helhetsinntrykket den innklagede designen gir den informerte brukeren, skiller seg ikke fra helhetsinntrykket en slik bruker får av SMs tidligere registrerte design. - «Flikene» påført hver av de to halvdelene av lokket i design nr. 2, skal ses bort fra i vurderingen av hvorvidt kravet til nyhet og individuell karakter er oppfylt, i henhold til designloven 8 første ledd nr. 1. Det samme gjelder det tildekkende elementet ved design nr. 3. Design nr. 2:

9 - Flikene på de to halvdelene av lokket har en helt enkel, nærmest banal utforming, og kan ikke anses å tilføre den innklagede designen noen estetisk verdi. Det fremstår som klart at dette trekket er tilført utelukkende for å oppfylle en teknisk funksjon, nemlig å gjøre det mulig for forbrukeren å løfte lokkdelene for å åpne boksen og således få tilgang til snusen. Den samme funksjonen er spesifikt nevnt også i D1. Patentet omtaler hensiktsmessigheten ved å ha to åpninger i lokket, for å gi tilgang til boksens innhold. Den tekniske løsningen har vært patentbeskyttet og må dermed fritt kunne benyttes når beskyttelsesperioden er over. - Design nr. 3: - I denne designen har det tildekkende elementet en helt enkel, nærmest banal utforming, og kan ikke anses å tilføre den innklagede designen noen estetisk verdi. Det fremstår som klart at dette trekket er tilført utelukkende for å oppfylle en teknisk funksjon, nemlig å dekke til halve den sylinderformede boksen med en tynn film for å holde snusposene i denne halvdelen av boksen fersk, ved å unngå at de tildekkede posene utsettes for luft, lys mv. - Det følger av den innklagede designens karakteristiske trekk, og spesielt det forhold at boksen er sylinderformet, at et trekk som har som funksjon å dekke halve boksen for å ivareta snusposenes kvalitet, må ha samme dimensjoner som boksen for å oppfylle denne tekniske funksjonen; eksempelvis ville det ikke vært hensiktsmessig å benytte en sirkulær eller rektangulær form. Det eneste elementet som er tilført utover det strengt nødvendige med tanke på å oppfylle den bestemte tekniske funksjonen er den lille fliken ytterst på det tildekkende elementet, som gjør det enklere å fjerne filmen fra boksen. - Det tildekkende elementet er kun tilført for å oppfylle den nærmere angitte tekniske funksjonen. Følgelig må dette trekket ses bort fra ved vurderingen av hvorvidt design nr. 3 oppfyller kravet til nyhet og individuell karakter. 6 Innklagede har ikke besvart klagen. 7 Klagenemnda skal uttale: 8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret. 9 Klagenemnda skal ta stilling til om design nr. 2 og 3 tilfredsstiller kravene til nyhet og individuell karakter, jf. designloven 3. Design 1 er ikke en del av klagen og vil derfor ikke bli behandlet i Klagenemnda. Patentstyrets avgjørelse blir derfor stående hva gjelder design En design anses som ny dersom ingen identisk design har blitt allment tilgjengelig før dagen da søknaden ble innlevert eller før prioritetsdagen. En design anses identisk dersom de karakteriserende trekkene bare skiller seg fra hverandre på uvesentlige punkter. 11 SM har fremholdt at Patentstyret ikke har vurdert designenes nyhet. En konklusjon om at designen har individuell karakter må nødvendigvis også medføre at designet har nyhet. Dermed blir det uforholdsmessig omstendelig og unødvendig å vurdere nyhet før individuell karakter.

10 12 Når det gjelder kravet til individuell karakter, anses dette oppfylt dersom helhetsinntrykket som designen gir den informerte brukeren skiller seg fra helhetsinntrykket en slik bruker får av annen design som har blitt allment tilgjengelig før søknadsdagen. Det skal videre tas hensyn til designerens frihet ved utviklingen av designen. Helhetsinntrykket er med andre ord avhengig av produktets art, allment tilgjengelige design, den informerte bruker og designerens frihet. 13 Når det gjelder den informerte brukeren, finner Klagenemnda å legge samme standard til grunn som EU-domstolen i sin avgjørelse C-281/10 P, Grupo Promer, hvor det i premiss 53 utales at personens egenskaper ligger mellom «gjennomsnittsforbrukeren» i varemerkeretten, og «fagpersonen» i patentretten. 14 Den informerte brukeren kjenner til en viss grad eksisterende design, og er til en viss grad oppmerksom på allment tilgjengelig design relatert til produkter. Personen er ikke produsent av produktet eller selger av produktet. Personen er informert fordi han er bruker av produktet, jf. EUrettens avgjørelse i T-83/11 premiss 37, og er særlig oppmerksom på og har interesse for produktet som følge av at han er bruker. 15 Det er en svært abstrakt vurdering og person man har med å gjøre. Om det skjer en faktisk sammenligning i en reell brukssituasjon er irrelevant. Fordi designene som skal vurderes delvis relaterer seg til utseende inni en boks, kan man ikke utelukke at personens oppmerksomhetsnivå er mindre enn om det hadde vært selve utseende av boksen utvendig som skulle vurderes. Dette er ikke en normalsituasjon for kjøp eller bruk av snus, men man må legge til grunn at den informerte brukeren sitter med boksene side om side. Det er ikke kjøpssituasjonen som blir avgjørende for vurderingen. Det må være situasjonen etter kjøp som blir avgjørende ettersom designene ikke omfatter lokk. Den informerte brukeren er bruker først etter at lokket er tatt av. I motsatt fall ville den informerte brukeren også omfattet produsent og salgsledd. 16 Klagenemnda legger derfor til grunn at den informerte brukerens oppmerksomhet må knyttes til både boksens innside og utside og, der dette er relevant, ved en direkte sammenligning av innholdet. 17 Spørsmålet blir deretter hvor stor frihet designeren hadde ved utformingen. Av vesentlig betydning blir det hva slags produkt og bransje produktet tilhører, jf. betraktning nr. 13 i fortalen til designdirektivet som uttaler følgende: Whereas the assessment as to whether a design has individual character should be based on whether the overall impression produced on an informed user viewing the design clearly differs from that produced on him by the existing design corpus, taking into consideration the nature of the product to which the design is applied or in which it is incorporated, and in particular the industrial sector to which it belongs and the degree of freedom of the designer in developing the design; 18 Vi har her å gjøre med et tobakksprodukt som i Norge må anses som et

11 massekonsumprodukt, og som ikke er særlig kostbart. Det er på sett og vis en bruksgjenstand, og ikke et fantasiprodukt, hvor designeren da antas å ha mindre frihet, jf. Ot. prp. nr. 2 ( ) s. 22, og hvor det skal mindre til for å skille seg fra tidligere allment tilgjengelig design. Jf. også EUrettens avgjørelse i T-83/11 Antrax. 19 Når det gjelder den runde formen, er dette en ordinær form for beholdere til mat eller andre konsumprodukter. I designbeskyttelsen oppnår man ikke vern for produktet i relasjon til den spesifikke produktangivelsen og klassen som i varemerkeretten. Klasse og produktangivelse er kun angitt for at man skal kunne finne frem til designen i registeret på et senere tidspunkt. 20 Det er heller ikke slik som i varemerkeretten at man kan innarbeide noen rettigheter til designen. Designretten gir ikke noen mulighet til å innarbeide en rett til eksempelvis en rund form. 21 Innenfor varetyper som er beregnet for konsum, er den runde formen på beholdere svært vanlig og banal. På dette vis spiller design corpus og allment tilgjengelige design på søknadstidspunktet en rolle. Alle former er i prinsippet mulig hva gjelder boksens utvendige utforming. Det medfører likevel ikke at SM sine designregistreringer kan hindre andre runde bokser på markedet, heller ikke hva gjelder beholdere for snus. 22 Det er ikke en relevant betraktning om andre næringsdrivende burde eller kunne valgt en annen utforming for å skille seg ut i markedet. Designloven stiller ikke noe vilkår om at man har en plikt til å utnytte de rene mulighetene for variasjon som finnes. Da går man over i en vurdering som nærmer seg markedsføringslovens bestemmelse om produktetterligning i Klagenemnda finner det ikke tvilsomt at en snuspose vanligvis er utformet rektangulært. Dette har sitt grunnlag i hvor posen skal plasseres og er altså funksjonelt betinget. Dimensjonene kan variere noe, men konkrete dimensjoner er heller ikke et tema i foreliggende sak. 24 Der designeren står fritt er ved selve utseendet av snusboksen, organiseringen inne i boksen, og plasseringen av snusposene inni boksen. Men spørsmålet blir likevel om den runde boksen da vil diktere også plassering inni boksen. 25 Klagenemnda finner ikke godtgjort at den runde formen på boksen setter noen begrensninger på plassering av snusposene inni boksen. De kan bli plassert vilkårlig eller etter en annen mal. Designerens frihet må dermed anses å være stor på dette området. 26 Det tilgjengelige allment tilgjengelige materialet som viser snusbokser, tydeliggjør også at det er vanlig å dele opp snusbokser i et ønsket antall kammer. Innsiden av boksen setter på denne måten heller ikke grenser for designerens frihet.

12 27 Når det videre gjelder vurderingen av individuell karakter, vil det være av avgjørende betydning om det kan dokumenteres en design som er registrert eller kun gjort allment tilgjengelig, gir det samme helhetsinntrykk som den registrerte designen. Det er ikke tvilsomt at motholdene som vist til var allment tilgjengelige før søknadsdagen for innklagedes design. 28 Som vist til over i punkt 17, må designen «clearly differ[s]» fra eksisterende design, og da i forhold til hvilken sektor man befinner seg i. Lassen/Stenvik har i Designrett s. 44 uttalt at «en annen design» skal forstås som «helhetsinntrykket av én allment tilgjengelig design». Man kan ikke kombinere mothold og sammenligne det samlede helhetsinntrykket som disse gir. 29 Designene som er oppe til prøving er følgende: «Snusboks» 27-06: «Snusboks med porsjonspakker av snus» 27-06, 27-01: Mot disse er motholdt følgende: Mot design nr. 2: Figur 11 Figur 4 Begge i svensk patentregistrering nr C2 (D1).

13 Svensk varemerkeregistrering nr (D2). Mot design nr. 3: Swedish Match sin designregistrering nr nr. 9 (D1). I tillegg har klager lagt frem et nytt mothold for Klagenemnda: EU-designreg.nr (D2), «oral snuff packages»/ pakker med snus Design nr. 2: 30 Klager har anført at Patentstyret har kommet til feil resultat ved vurderingen av om design nr. 2 har individuell karakter, herunder at en opplisting av ulikhetene mellom designene fremstår som en gjengivelse av detaljer ved designene som ikke vil påvirke designens helhetsinntrykk. 31 Til dette er å bemerke at detaljene utgjør til sammen et helhetsinntrykk. Man må derfor inn og analysere detaljer for å kunne avgjøre om helhetsinntrykket blir likt eller ulikt. I konsumprodukter og bruksgjenstander som vi har å gjøre med her, med svært enkel utforming, vil detaljene ofte utgjøre de karakteriserende trekkene og dermed helhetsinntrykket. Dette bekreftes også av motholdene hva gjelder design Design nr. 2 fremstiller en rund beholder/snusboks med lokk og hvor en diagonal ikke heltrukken linje fremkommer på midten av lokket. To ører fremkommer på hver side mellom lokk og den nedre del av boksen. To spor i form av 3 linjer fremkommer rundt hele boksen. 33 Figur 11 i D1 er en rund beholder/snusboks. Den har ingen synlig mønster

14 på lokket. På siden av boksen fremkommer to vertikale kanter. 34 Figur 4 i D1 viser kun et lokk. Lokket er delt i to med et tykkere midtparti utfra hvor to lokk/åpninger fremkommer, og som kan åpnes oppover. Disse har igjen en avrundet nedsenkning i midten. Lokkene har en nedadgående flik som danner et hulrom i lokket for feste. 35 I forhold til design 2 blir likheten etter Klagenemndas oppfatning at det er snakk om en rund beholder for figur 11 i D1 og et rundt lokk for figur 4 i D1. Ørene i design 2 fremkommer på selve boksen; ikke på lokket. Hverken figur 11 eller 4 har dette trekket. Det er ingen andre likheter, og i forhold til konsumprodukter er sirkelformede beholdere svært vanlig. 36 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at basert på de ovenfor nevnte forskjellene og likhetene, vil helhetsinntrykket bli ulikt for den informerte brukeren. Den informerte brukeren vil evne å se forskjellene som ulikhetene skaper. 37 Design nr. 2 har derfor nyhet og individuell karakter og må opprettholdes. Design nr. 3: 38 D1 består av en rund eller sylinderformet boks hvor 24 snusposer er plassert som eiker rundt et navn. Snusposene dekker hele sirkelen og former innerst en overlappende tett ring. Mot boksens ytterside består snuposene av et skravert rektangulært felt. Uregelmessige streker fremkommer på snusposenes overside og de er tykkest på midten hvoretter de smalner ut mot endene. Figur 2 i D1 består av en rund boks med en kant på øverste del av boksen. 39 D2, som er nytt mothold for Klagenemnda, består av tolv snusposer i en halvsirkel. Snusposene er rektangulære, plassert over hverandre rundt en halvsirkel. Snusposene er ikke anrettet i en boks. Dette fremgår også av produktangivelsen «pakker med snus». 40 Design 3 har to kamre hvor det ene er tildekket og har et øre på utsiden av boksen. Av designens utforming fremkommer 12 snusposer på høykant kun plassert i halve boksen/det ene kammeret som ikke er tildekket. Design 3.3 og 3.4 viser boksens ytterside og består av to spor, samt et øre. 41 Et kammer oppfattes ikke å kun ha en teknisk funksjon, jf. designloven 8. Det vil også klart ha en estetisk funksjon i foreliggende tilfelle. 42 Foruten at beholderen er sirkelformet, er det ingen likheter mellom design 3.3. og 3.4 og D1 figur 2. Sirkelformete beholdere kan ikke i seg selv være omfattet av designbeskyttelsen, særlig ikke for konsumprodukter av denne typen. 43 Klager har fremholdt at «ved bruk vil imidlertid seglet som dekker halve boksen blir fjernet, og boksenes innside vil da være identisk med hverandre. Hele den sirkelformede boksen er fylt, og når seglet fjernes vil

15 begge designene vise bokser med snusposer plasser i et stjerneformet mønster.» Til dette skal Klagenemnda bemerke at det er designet slik det er søkt registrert som må legges til grunn ved vurderingen og som det oppnås designregistrering for. Klagenemnda kan ikke foreta en vurdering basert på antagelser om boksens innside som ikke er synlige ut fra tegningene. 44 Klager har vist til tre avgjørelser fra Board of Appeal i OHIM. Som Patentstyret finner ikke Klagenemnda at disse har direkte overføringsverdi. 45 Det avgjørende blir om helhetsinntrykket av de tolv vifteformet anordnete snusposene i halvsirkel gir et annet helhetsinntrykk. Likhetene med D1 og D2 blir etter Klagenemndas oppfatning for få. 46 D1 er som nevnt en boks hvor hele innsiden er dekket av snusposer rundt et nav. D2 består kun av tolv snusposer i sirkelform. For selve boksen i D2 er inntatt disclaimer i form av stiplete linjer; dette fremgår også av produktangivelsen det er kun selve snusposen man har ment å beskytte her. Når man ser på design 3 fremstår denne svært ulik både D1 og D2. Som nevnt fremkommer to kamre hvor det ene er tildekket og har et øre på utsiden av boksen. Av designens utforming fremkommer videre 12 snusposer på høykant som kun er plassert i halve boksen/kammeret som ikke er tildekket. 47 Klagenemnda finner at helhetsinntrykket mellom D1 og design 3 og D2 og design 3 vil fremstå ulikt for den informerte brukeren særlig sett hen til at man har med utpregete bruksgjenstander å gjøre. Den informerte brukeren vil forventes å se forskjellene som ulikhetene skaper. 48 Design nr. 3 har derfor nyhet og individuell karakter, jf. designloven 3, og må opprettholdes. 49 Klagen tas som følge av det ovenfor nevnte ikke til følge. På dette grunnlag stemmer vi for følgende

16 Slutning 1. Klagen tas ikke til følge. 2. Design registrering nr opprettholdes for design 2 og 3. Elisabeth Ohm Amund Grimstad Geir Øxseth (sign.) (sign.) (sign.)