PROTOKOLL. Annen avd. sak nr Varemerkesøknad nr Apple Computer Inc, Cupertino, California, USA

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Varemerkesøknad nr Søker: Apple Computer Inc, Cupertino, California, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 8. desember 2006, hvorved ordmerket IPHONE ble nektet registrert. Avgjørelsen ble sendt søkerens fullmektig samme dag. Nevnte varemerke er søkt registrert for: Klasse 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske databærere; plater og disketter; datamaskinvare (hardware), databehandlingsutstyr og datamaskiner; periferiutstyr til datamaskiner; software (innregistrerte dataprogrammer); deler og tilbehør til alle forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). Under behandlingen i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at merket er uregistrerbart i medhold av varemerkelovens 13 første ledd, da det mangler det nødvendige varemerkerettslig særpreg. Avdelingen har også anført at det foreligger et friholdelsesbehov for ordet/ordsammenstillingen. Første avdelings avslag var begrunnet som følger: "Det søkte merket består av en sammensetning av bokstaven I og ordet PHONE. Merkeelementet I er en vanlig forkortelse for Internett, mens PHONE betyr telefon. Ordsammensetningen IPHONE kan oversettes til "internett-telefon" og kan også oppfattes som et teleskopord for IP PHONE. En IP telefon er en internett-telefon hvor samtalen overføres via IP-baserte nettverk, og IP er en forkortelse for "Internett Protocoll". Sakens problemstilling er om IPHONE er beskrivende for de søkte varene, og dermed må nektes registrert etter varemerkeloven 13 første ledd annet punktum.

2 2. avd. sak nr Det søkte merket må vurderes ut fra hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merket som helhet. Merket må videre vurderes i forhold til de søkte varene. Når det gjelder varer som datamaskiner og software vil gjennomsnittsforbrukeren kunne være både næringsdrivende og privatpersoner. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Fullmektigen har foreslått følgende begrensning i varefortegnelsen: "Registreringen omfatter ikke internett-telefoni eller internett-telekommunikasjon". Patentstyret anser ikke den foreslåtte begrensningen i varefortegnelsen for å være tilstrekkelig til at merket kan registreres. Den foreslåtte begrensningen gjelder tjenester ("telefoni" og "kommunikasjon") og det er opplagt at tjenestene ikke inngår i klasse 9. Det gjenstår fremdeles varer som utgjør eller kan brukes sammen med en Internett-telefon. Fra fullmektigens side anføres det at IPHONE er suggestivt og at ordet ikke er noen vanlig betegnelse innenfor den relevante omsetningskretsen. Det påpekes at det ikke kan kreves at det søkte merket er originalt eller fantasifullt. Det vises i denne forbindelse til en avgjørelse fra Førsteinstansretten i EU angående merket EUROCOOL (T-34/00). Vi er enig med fullmektigen i at det ikke kan kreves at et merke skal være fantasifullt. Det avgjørende er hvorvidt en norsk gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket som beskrivende. Vi viser til 2. avdelings avgjørelse nr (Servernet), hvor det ble uttalt at "også nydannede ord kan anses som beskrivende dersom meningsinnholdet direkte eller umiddelbart vil bli oppfattet av en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen, eller anses å mangle særpreg." Patentstyret har kommet til at det er sannsynlig at en gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket som "internett-telefon" eller "IP telefon". Merket anses å være beskrivende for blant annet "apparater til opptak, overføring, lagring og gjengivelse av data, lyd og/eller bilder" og "software". Sammensetningen av de to merkeelementene I og PHONE er ikke egnet til å tilføre merket den nødvendige grad av særpreg. Betydningsinnholdet av merket endres ikke ved at merkeelementene sammenføyes. Det antas at en gjennomsnittforbruker direkte og umiddelbart vil oppfatte det beskrivende meningsinnholdet i merket. Det er særlig nærliggende å oppfatte forstavelsen I som en forkortelse for Internett når merket skal brukes for varer som datamaskiner og software. Bokstaven I er sammenstilt med et rent beskrivende ord, PHONE, som angir at varene brukes i forbindelse med telefoni. Det må også legges til grunn at forkortelsen IP er velkjent for gjennomsnittsforbrukeren, slik at merket kan oppfattes som IP telefon. I Førsteinstansrettens avgjørelse angående merket EUROCOOL, ble det uttalt at: "a minimum degree of distinctive character is sufficient ". EF-domstolen har i ettertid lagt listen høyere i forhold til kravet til distinktivitet, jf. avgjørelsene C-363/99 Postkantoor og C-265/00 Biomild. Som en hovedregel vil kombinasjonen av to beskrivende elementer også være beskrivende når det sammensatte ordet er en neologisme (nydannelse), jf Biomild-saken C-265/00, premiss 39. En slik neologisme vil kun være distinktiv dersom det er et merkbart avvik ("a perceptible difference") mellom neologismen og de bestanddeler den er satt sammen av, jf. punkt nr. 43. Dette anses ikke å være tilfellet for det søkte merket. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det foreligger et friholdelsesbehov for IPHONE. Andre næringsdrivende kan ha behov for å bruke denne betegnelsen i sin markedsføring eller på annen måte, uten at dette skal være å anse som et varemerkeinngrep. Fullmektigen hevder merkebevisstheten for de aktuelle varene er høy, og at omsetningskretsen derfor vil oppfatte IPHONE som et varemerke fra Apple.

3 2. avd. sak nr Til dette vil vi bemerke at varefortegnelsen omfatter datamaskiner og tilbehør generelt, som en stor del av befolkningen kan være potensielle kjøpere av. Det er derfor ikke riktig å begrense kundekretsen til en spesiell gruppe av Macintosh-brukere. Det kan nok tenkes at gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå er høyere for datarelaterte varer enn for dagligvarer, siden merkebevisstheten antas å være høyere for kostbare varer. I dette tilfellet inneholder varefortegnelsen imidlertid også mindre eksklusive varer som for eksempel datasoftware. Det kan uansett ikke legges til grunn at høy merkebevissthet medfører at en beskrivende betegnelse oppfattes som en angivelse av kommersielt opphav. * * * Fullmektigen hevder at søkeren Apple har etablert en merkefamilie bestående av I-merker. Det hevdes at omsetningskretsen derfor er vant til å kjenne igjen I-merkene som Apples varemerker. Av dokumentasjon for innarbeidelse av merkefamilien har vi mottatt en erklæring om Apples historie, laget av en immaterialrettsrådgiver som er ansatt hos søker. Erklæringen inneholder salgstall for Apples varer og tjenester solgt under andre I-merker enn det søkte. Salgstallene gjelder EU-land, og vi har ikke mottatt salgstall som gjelder Norge. Erklæringen inneholder også en oversikt over markedsføringsutgifter i hele Europa knyttet til andre merker med prefikset I. Videre inneholder erklæringen en oversikt over Apples varemerkeregistreringer av ulike I- merker på verdensbasis. Det er vist til pressemeldinger på Apples hjemmesider om lansering av nye produkter som selges under I-merker. Fullmektigen viser til OHIMs avgjørelse angående merket IPHONE, hvor OHIM la vekt på at søkers merkefamilie av I-merker, se avgjørelsens premiss 16 og 17. Det skal mye til for å innarbeide et merke som er beskrivende. Dette følger blant annet av Høyesterettsavgjørelsen Gule Sider, inntatt i Rt s. 1601, premiss 48. Patentstyret antar at det også skal mye til for at bruken av en merkefamilie skal kunne påvirke utfallet at distinktivitetsvurderingen når det merkeelementet som går igjen i merkefamilien er av deskriptiv karakter. Merkeelementet I som går igjen i merkefamilien, spiller dessuten en relativt liten rolle for det visuelle helhetsinntrykket av det søkte merket. Vi har tatt søkers merkefamilie og OHIMs vurdering av denne i betraktning, men finner det ikke riktig å tillegge disse momentene avgjørende vekt i forhold til merkets registrerbarhet i Norge. Innarbeidelsesdokumentasjonen for merkefamilien er basert på en erklæring fra en ansatt hos Apple, og ikke fra uavhengige kilder. Vi finner det ikke dokumentert at det søkte merket er innarbeidet, da det innsendte materialet knytter seg til andre I-merker. Det at diverse I-merker er varemerkebeskyttet og brukt i utlandet er ikke egnet til å vise norske gjennomsnittsforbrukeres kjennskap til merkefamilien. Selv om man legger til grunn at søkers merkefamilie er kjent i andre europeiske land, kan ikke dette medføre at merkefamilien skal anses innarbeidet i Norge. * * * Fullmektigen viser også til at IPHONE er registrert som EU-merke for de samme varene som i denne søknaden. Det hevdes at Patentstyret er forpliktet til å praktisere særpregskravet slik som det gjenspeiles i OHIMs praksis, og det bes om en redegjørelse for særlige forhold i Norge som begrunner forskjellsbehandling i forhold til andre EU-land. Selv om registreringen av IPHONE i OHIM kan ha relevans i vår vurdering av det søkte merket, kan et annet utfall hos Patentstyret ikke ses på som uttrykk for manglende europeisk rettsenhet. Det er den generelle distinktivitetsnormen som skal praktiseres på en måte som harmonerer med europeisk praksis. Det kan ikke uten videre være noe mål å oppnå like resultater i enkeltsaker.

4 2. avd. sak nr Dette fremgår av flere Annen avdelings avgjørelser, blant annet nr (tredimensjonalt merke), 7006 (Servernet) og 6922 (No more tangles). Fullmektigen viser til at IPHONE er blitt registrert en rekke jurisdiksjoner, blant annet Australia, Kina, Russland, Sveits, USA og Colombia. Fullmektigen argumenterer videre med at et engelsk ord ikke vil være mindre særpreget i Norge enn det er i engelsktalende land. Enkeltstående avgjørelser fra utenlandske registreringsmyndigheter kan ikke tillegges avgjørende vekt. Dette fremgår av flere avgjørelser fra Patentstyrets 2. avdeling, blant annet nr Scantruck, nr Power user og nr No more tangles. Vi kjenner ikke bakgrunnen for registreringen av merket i utlandet, som eksempelvis kan ha skjedd på grunn av innarbeidelse. Det kan ikke være avgjørende at søkeren tidligere har fått registrert andre I-merker i Norge. Patentstyret må foreta en konkret vurdering av hver varemerkesøknad. De tidligere registreringene består av sammensetninger som anses å være mer distinktive enn IPHONE. Vi har kommet til at friholdelsesbehovet ikke gjør seg gjeldende i samme grad i de tidligere sakene. * * * Konklusjon: Patentstyret har på denne bakgrunn etter en helhetsvurdering kommet til at merket IPHONE er beskrivende for varene som omfattes av søknaden. Merket anses således uregistrerbart i henhold til varemerkeloven 13 første ledd. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkerens klage over 1. avdelings avgjørelse, innkom den 7. februar Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 6. mars 2007, innen fakturafristens utløp. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I klagebegrunnelsen anfører søkerens fullmektig: "På vegne av vår klient, Apple Inc., tidligere Apple Computer, Inc. (heretter benevnt Apple/ søker), Cupertino, California, USA, påklages herved Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 8. desember 2006 i ovennevnte sak om å nekte ordmerket IPHONE registrert for følgende varer: Klasse 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske databærere; plater og disketter; datamaskinvare (hardware), databehandlingsutstyr og datamaskiner; periferiutstyr til datamaskiner; software (innregistrerte dataprogrammer); deler og tilbehør til alle forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). Vi viser i den forbindelse til varemerkeloven 22 første ledd, jfr. 22a første ledd. Patentstyrets første avdeling har i nevnte avgjørelse konkludert med at merket IPHONE mangler det nødvendige særpreg for registrering i henhold til varemerkeloven 13 første ledd, annet punktum. Første avdeling har konkludert med at IPHONE består av en sammensetning av bokstaven I og ordet PHONE, og at bokstaven I er en vanlig forkortelse for internett mens PHONE betyr telefon. Ordsammensetningen IPHONE er således ansett som en forkortelse for

5 2. avd. sak nr internett-telefon. Videre anføres at IPHONE kan oppfattes som et teleskopord for IP PHONE, en Internett-telefon hvor samtalen overføres via IP-baserte nettverk ( Voice over IP eller VoIP ). Etter søkers oppfatning kan dette ikke føre frem som nektelsesgrunnlag i foreliggende sak. Søkers produkter er ikke internett-telefoner, IP-telefoner eller utstyr som brukes sammen med slik teknologi. Selv om man skulle legge første avdelings anførsel om betydningsinnholdet av IPHONE (og den alminnelige forbrukers umiddelbare oppfatning av dette meningsinnholdet) til grunn, vil merket altså ikke være beskrivende for Apples produkter. Selv om IPHONE gjennom en nærmere analyse av merkets bestanddeler til en viss grad også kan sies å være suggestivt for Apples varer, vil merket som helhet, slik det umiddelbart vil bli oppfattet av en gjennomsnitts forbruker, fremstå som et varemerke uten noe bestemt eller beskrivende meningsinnhold i forhold til de aktuelle varene. Som tidligere anført overfor Patentstyrets første avdeling er søkers varer ikke på noen måte relatert til internett-telefoni eller IP-telefoni, og omfatter ikke varer som brukes innenfor slik teknologi. Søkers produkt er en revolusjonerende, mobil, digital og elektronisk innretning som bruker computeroperativsystemsoftware, og som omfatter funksjoner for organisering av kalenderoppføringer og kontaktinformasjon, sending av e-post, spilling av dataspill, fotografering, og kommunikasjon med andre via mobiltelefonnettverk. Disse produktene er ikke knyttet til internett-telefonteknologi eller IP-telefonteknologi, men til ordinær mobiltelefonteknologi. Til orientering, og som bakgrunnsinformasjon for Annen Avdelings vurdering av ovenstående påstand, vedlegges herved en utskrift fra Wikipedia.org som beskriver internett-telefoni, IPtelefoni og Voice over Internet Protocol/VoIP. Som det vil fremgå relaterer alle disse begrepene seg til samme type teknologi, nemlig ruting av stemmebaserte samtaler via internett eller andre IP-baserte nettverk. Bilag 1: Utskrift fra Wikipedia.org Søkers produkter er ikke relatert til slik teknologi, og dette er tidligere forsøkt presisert gjennom en begrensning av varefortegnelsen under foreliggende varemerkesøknad, jfr. vår besvarelse av 3. juni Første avdeling har imidlertid avslått den foreslåtte presiseringen, under henvisning til at denne gjelder tjenester og ikke varer i klasse 9. Etter søkers syn bør det imidlertid være klart at den foreslåtte presiseringen relaterer seg til teknologien som benyttes i de aktuelle produktene. Apple har i lys av første avdelings nektelse i saken utarbeidet to alternative varefortegnelser i saken, hvor det tas sikte på å tydeliggjøre at de omsøkte produkter ikke omfatter teknologi relatert til internett-telefoni, som nevnt over. Dersom Patentstyrets Annen Avdeling ikke umiddelbart vil godta registrering av søkers varemerke på foreliggende grunnlag ber vi derfor om at merket tas opp til registrering med varefortegnelsen: Klasse 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske databærere; plater og disketter; datamaskinvare (hardware), databehandlingsutstyr og datamaskiner; periferiutstyr til datamaskiner; software (innregistrerte dataprogrammer); deler og tilbehør til alle forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser); ingen av de forannevnte varer omfatter internett-telefoner eller varer som omfatter teknologi for internett-telefoni. Bilag 2: Alternativ varefortegnelse nr. 1

6 2. avd. sak nr eller alternativt: Klasse 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og gjengivelse av data, lyd og/eller bilder, nemlig mobiltelefoner (ikke for internett-telefoni); software (innregistrerte dataprogrammer), ikke for internett-telefoni; deler og tilbehør til alle forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). Bilag 3: Alternativ varefortegnelse nr. 2 Vi legger til grunn at en slik presisering av varefortegnelsen med all mulig tydelighet vil synliggjøre at søkers varer ikke omfatter internett-telefoner eller relatert utstyr. Dersom Annen Avdeling ønsker en annen presisering/ordlyd for at denne begrensningen skal kunne godtas vil søker ikke motsette seg dette. Det faktum at første avdeling har basert sin avgjørelse på at IPHONE er beskrivende for varene som omfattes av søknaden, og at det samtidig anføres at IPHONE vil bli oppfattet som en forkortelse for internett-telefon eller et teleskopord for IP-telefon taler klart i retning av at første avdeling har misforstått Apples tiltenkte bruk av merket og den alminnelige definisjonen av begrepene internett-telefon og IP-telefon. Disse begrepene beskriver på ingen måte Apples aktuelle varer. Snarere har Apple forsøkt å eksplisitt unnta internett-telefoni og internettkommunikasjonsprodukter og -tjenester fra varefortegnelsen. Bokstaven I i søkers merke er ment å antyde sammenheng, likeartethet, tilkoblingsmuligheter og interaktivitet mellom IPHONE-produktene og Apples øvrige produkter og tjenester som tilbys under dennes familie av merker med bokstaven I som prefiks (heretter benevnt Imerker ), herunder de velkjente og sterkt innarbeidede varemerkene ITUNES og IPOD. Bokstaven I i søkers merke er på ingen måte ment som en forkortelse for internett eller som referanse til varer og tjenester innenfor internett-telefoni, slik som første avdeling legger til grunn. Selv om Apples produkter omfatter telefoner og relaterte produkter, omfatter de ikke internett-telefonprodukter eller -tjenester. Internett-telefonitjenester utgjør, og oppfattes blant de aktuelle forbrukerne som, en fullstendig separat gruppe av tjenester som omfatter overføring av stemme via internett (Voice over Internet Protocol/VoIP). Søkers produkter er på ingen måte basert på slik teknologi. Første avdeling ser ut til å legge til grunn at sammenstillingen av bokstavene I og P i søkers varemerke antyder at Apple søker å fremheve IP som del av merket, og derigjennom refererer til Internet Protocol. Apple ønsker på ingen måte å referere til begrepet IP, og har absolutt ingen intensjon om å bruke merket for å angi IP, internettprotokoll eller IP-telefonitjenester. Som det vil fremgå ovenfor knytter begrepene IP eller internettprotokoll seg til samme teknologi som internett-telefoni. Søkers produkter relaterer seg ikke til denne typen teknologi. Vi vil igjen påpeke at søker spesifikt har forsøkt å unnta slike tjenester og relatert teknologi fra varefortegnelsen. Første avdelings fastholdte avvisning av våre anførsler om at merket kun er suggestivt i forhold til Apples varer kan muligvis forklares på bakgrunn av en misforståelse om at Apple enten har til hensikt å bruke merket for å markedsføre internett-telefonprodukter/-tjenester (og at varefortegnelsen kan forstås å omfatte slike produkter) eller på bakgrunn av en misforståelse av begrepet internett-telefon. Eventuelt kan en kombinasjon av disse punktene ligge til grunn for nektelsen. Det synes rimelig at IPHONE ville kunne bli ansett beskrivende i forhold til varer og tjenester relatert til internett-telefoni særlig dersom I var ment som en forkortelse for

7 2. avd. sak nr internett. I foreliggende sak er imidlertid ikke IPHONE ment eller brukt for produkter og/eller tjenester relatert til internett-telefoni, men for alminnelige mobiltelefonprodukter og -tjenester, samt musikk, video og andre tilbud i forbindelse med Apples øvrige I-merker som IPOD og ITUNES. Merket er således kun suggestivt i relasjon til de angitte varene. I tillegg til å oppebære tilstrekkelig grad av iboende (inherent) distinktivitet, vil søkers varemerke umiddelbart bli assosiert med Apple og dennes familie av I-merker, slik som IPOD, ITUNES, IMAC, IDVD, IBOOK, ILIFE, ISIGHT, IPHOTO, IMOVIE, ICAL, ICHAT og IWORK. Til støtte for dette argumentet vil vi henvise til den tidligere innsendte avgjørelsen fra OHIMs Second Board of Appeal, datert 6. oktober Særlig henvises til pkt. 17 i avgjørelsen, hvor det fremgår at The Board accepts that the sign IPHONE forms a part of a long series of marks created by the appellant which are well known and instantly recognizable to the relevant public. The notoriety of this family of marks lends the sign IPHONE a distinctiveness which it would not otherwise possess. Under these circumstances, the Board is satisfied that the mark applied for can perform the essential function of allowing consumers to distinguish the goods and services of the appellant from those of competing traders. På grunn av Apples langvarige bruk og innarbeidelse av de forskjellige I-merkene vil forbrukere over hele verden, og ikke minst i Norge hvor blant annet bruk av IPOD og ITUNES er svært utbredt, umiddelbart assosiere IPHONE-produktene med Apples øvrige produkter som markedsføres under andre merker i samme merkefamilie, kvaliteten, funksjonaliteten og innovasjonen de har lært seg til å forvente av disse produktene. En gjennomsnitts forbruker av søkers produkter vil oppfatte bokstaven I i merket som en påminnelse om hvordan produktet og relaterte varer og tjenester er ment å brukes sammen med andre produkter markedsført under Apples øvrige Imerker. For eksempel vil navnet minne forbrukerne om at produktet tillater nedlasting av musikk fra deres ITUNES-bibliotek, videomateriale lagret på deres IPOD-spiller, eller vil gi tilgang til informasjon lagret på deres IMAC-computere. Forbrukere vil ikke tenke på internetttelefonprodukter eller -tjenester når de hører navnet IPHONE, og Apple vil heller ikke benytte merket for å tilby eller annonsere slike produkter eller tjenester til forbrukere. I tilknytning til ovennevnte skal det også påpekes at søkers IPHONE-produkter typisk markedsføres overfor samme kundegrupper som IPOD- og ITUNES-produktene. Denne kundegruppen må forventes å være godt kjent med sistnevnte varemerker og de produkter som tilbys under disse varemerkene, som følge av omfattende salg og markedsføring av disse produktene i Norge. Den aktuelle kundegruppen må også kunne betegnes som velinformert og merkebevisst, noe som ikke bare medfører at de aktuelle forbrukerne umiddelbart vil oppfatte IPHONE som et varemerke, men at de også umiddelbart vil assosiere IPHONE med Apples øvrige anerkjente produkter IPOD, ITUNES, osv. Det faktum at telefonirelaterte produkter og tjenester (dog ikke internett-telefontjenester og - produkter) tilbys under søkers IPHONE-merke bør ikke hindre registrering alene av den grunn at PHONE utgjør en del av merket. Merket sett i sin helhet gir et særpreget helhetsinntrykk, og har verken en generisk eller beskrivende funksjon i forhold til søkers produkter. Vi vil i denne sammenheng også påpeke at søkers varemerke er kunngjort/registrert i følgende land/jurisdiksjoner: Merke Land/ jurisdiksjon Klasser Reg. nr. Søknadsdato Registrerings-/ kunngjøringsdato IPHONE EU 9, 38, /10/2002 N/A* IPHONE Sveits 9, 38, /04/ /06/2003 IPHONE Australia /10/ /03/2005 IPHONE Russland /10/ /07/2003

8 2. avd. sak nr IPHONE Kina /10/ /11/2003 IPHONE Singapore 9 T02/16312B 18/10/ /03/2003 IPHONE India /10/ /10/2002 IPHONE Taiwan /10/ /04/2004 iphone Argentina 9 16/10/ /04/2003 IPHONE Chile 9 N/A* 17/10/2002 N/A* IPHONE Colombia /10/ /06/2005 * Godkjent/kunngjort, men foreløpig ikke endelig registrert Vedlagt følger utskrifter fra de respektive registre og/eller kopier av registreringsbevis, til orientering. Bilag 4: Registerutskrifter/kopier av registreringsbevis Patentstyrets første avdeling har tidligere ikke lagt avgjørende vekt på disse registreringene, da det har vært anført at man ikke kjenner bakgrunnen for disse. I følge første avdeling kan disse registreringene være resultat av innarbeidelse på de respektive markedene. Dette er ikke tilfelle. Søkers IPHONE-produkt ble lansert på verdensbasis i 2007, og ingen innarbeidelse har således funnet sted av IPHONE-merket som sådan. Av den vedlagte utskriften fra OHIMs database vil det dessuten fremgå at IPHONE ikke er godkjent til registrering på grunnlag av acquired distinctiveness (innarbeidelse), men på grunnlag av iboende særpreg. Registreringen i EU er gjenstand for innsigelse fra tredjepart som hevder å ha bedre rettigheter enn Apple, uten at dette kan ses å ha betydning i forhold til søknadsbehandlingen i Norge. For øvrig vises det til tidligere inngitte besvarelser overfor Patentstyret under søknadsbehandlingen for første avdeling, datert 6. april 2004, 3. juni 2005 og 9. mars De argumenter som her er fremført fastholdes overfor Patentstyrets Annen Avdeling, og bes hensyntatt under klagebehandlingen. Det kan under henvisning til ovennevnte ikke ses å foreligge grunnlag for fastholdelse av første avdelings registreringsnektelse i foreliggende sak. Som det vil fremgå er merket IPHONE ikke direkte beskrivende for søkers varer. Dette gjelder selv om man skulle legge til grunn at IPHONE er en uvesentlig omskrivelse av internet phone eller IP phone. Videre fremstår IPHONE som lett gjenkjennelig og iøynefallende, særlig med tanke på den massive innarbeidelse Apple har hatt for andre produkter under samme merkefamilie (IPOD, ITUNES, IMAC mv.). Det kan heller ikke råde særlig tvil om at IPHONE for en gjennomsnittlig forbruker umiddelbart vil fremstå som et varemerke, og ikke som en omskriving av en generell betegnelse eller teknisk beskrivelse. Til tross for at man ved nærmere analyse av elementene i merket kan gjøre seg opp en formening om hva disse isolert sett signaliserer og hvilken betydning de kan ha fremstår merket IPHONE, sett i sin helhet, som et varemerke og indikator for kommersiell opprinnelse. Etter dette bes Patentstyrets Annen Avdeling oppheve Patentstyrets første avdelings registreringsnektelse, og oversende saken til første avdeling for kunngjøring og innføring i varemerkeregisteret." Annen avdeling skal uttale:

9 2. avd. sak nr Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn 1. avdeling. Annen avdeling finner det ikke nødvendig å ta stilling til om IPHONE i utgangspunktet har vært egnet til å oppfattes i betydningen internettelefon eller IP telefon, men legger til grunn at søkerens massive innarbeidelse av en merkefamilie bestående av kombinasjoner av bokstaven I og forskjellige deskriptive betegnelser, under enhver omstendighet innebærer at IPHONE av gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil bli oppfattet som betegnelsen på en telefon fra søkeren. Annen avdeling kan i denne forbindelse slutte seg til det som er uttalt i avgjørelsen fra OHIMs andre appellkammer, som søkeren har vist til i klagen. Mot denne bakgrunn anses merket ikke som deskriptivt for de aktuelle varene, og 1. avdelings avgjørelse blir dermed å oppheve. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake til 1. avdeling for registrering av merket. Are Stenvik (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.) Ida Andrén (sign.)