PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 26. oktober 2010

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg. nr Søknad nr Registreringshaver: The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Prestige Associates SrL, Anzola Emilia, Italia Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 26. oktober 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 6. september 2005, hvorved tidligere beslutning om å registrere ordmerket P&G PRESTIGE BEAUTE ble besluttet delvis opphevet etter innsigelse. Avgjørelsen ble meddelt de to partenes fullmektiger samme dag. Nevnte varemerke er registrert for: Kl. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, preparater til kropps- og skjønnhetspleie, hårvann; tannpussemidler. Kl. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater samt preparater til helsepleie; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr; fungicider, herbicider. Kl. 35: Bistand ved ledelse av parfyme- og kosmetikkforretninger og -skoler ved hjelp av formidling av kunnskap innen organisasjonsvirksomhet; konsulentvirksomhet vedrørende forretningsoperasjon, særlig vedrørende markedsføring, reklamevirksomhet og -administrasjon. Kl. 41: Opplæring og utdannelse for spesialister innen kosmetikk og parfyme; forelesninger og seminarer vedrørende skjønnhetspleie; opplæring vedrørende formgivning og forretningsoperasjon, særlig vedrørende markedsføring, reklamevirksomhet og personalopplæring og -administrasjon. Kl. 42: Helse- og skjønnhetspleie; skjønnhetskonsultasjoner; konsultasjoner vedrørende næring, organisasjon av moteoppvisninger og presentasjon av kosmetikk; kosmetikkbehandlinger; tjenester vedrørende skjønnhetssalonger, helsefarm og kosmetikkforskningsinstitutter; utvikling av kosmetikk og parfymer; formidling av rådgivning innen formgiving og tekniskog håndverkskunnskap.

2 Annen avd. sak nr Innsigelsen var begrunnet med at ordmerket P&G PRESTIGE BEAUTE er egnet til å forveksles med innsigers registrerte ordmerke PRESTIGE, reg. nr (71068), registrert med varefortegnelsen: Parfymer av enhver art i flytende eller fast form (parfymetabletter), hårpudder, hår- og toalettvann, toalett- og lukteeddik, luktepulver, tannpulver, tannvann, tannpasta, munnvann, hårolje, pomader og preparater for pleie av huden og håret, toalettsåper av enhver art i flytende, halvfast, fast og pulverisert form, barbersåpe, barbersåpe, barbersåpepulver og barbersåpekrem. Registreringen omfatter ikke sverter, tørre farger og slipemidler" i klasse 3, og at merket P&G PRESTIGE BEAUTE således er registrert i strid med varemerkelovens 14 første ledd nr. 6. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal gjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og merkelikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling). En slik vurdering ble foretatt av Høyesterett i saken om merket Superlek (Rt s. 641). Patentstyrets annen avdeling viser til blant annet denne saken i sin avgjørelse nr Kea!, og sak nr Handi. Det søkte merket ønskes registrert for blant annet "midler til rengjøring, såper; parfymevarer, eteriske oljer, preparater til kropps- og skjønnhetspleie, hårvann og tannpussemidler" i klasse 3. Dette er de samme eller lignende varer som innsigers merke er registrert for, jf. blant annet, "parfymer, tannpasta, munnvann, hårolje, pomader og preparater for pleie av huden og håret og toalettsåper" i klasse 3. Utvalget er videre av den oppfatning at det foreligger likeartethet mellom de varene innsigers merke er registrert for og følgende varer og tjenester i søkers varefortegnelse: "farmasøytiske preparater og desinfeksjonsmidler" i klasse 5 og "skjønnhetspleie, skjønnhetskonsultasjoner, presentasjon av kosmetikk, kosmetikkbehandlinger og skjønnhetssalonger" i klasse 42. Begrunnelsen for denne vurderingen ligger i den nære sammenheng som foreligger mellom blant annet "preparater for pleie av huden og håret" og "skjønnhets- og kosmetikkbehandling". For de øvrige varene og tjenestene foreligger det derimot ikke likartethet, jf. varemerkeloven 6 første ledd. Når det er slått fast at de to merkene gjelder identiske eller lignende varer og tjenester, vil merkelikheten være avgjørende for forvekselbarhetsvurderingen. Innsigers fullmektig anfører at merkeelementene P&G og BEAUTE ikke kan få avgjørende betydning for vurderingen. Dette begrunnes med at det må antas at en ikke uvesentlig del av målgruppen ikke vil oppfatte P&G som en henvisning til foretaksnavnet og at BEAUTE, som

3 Annen avd. sak nr betyr "skjønnhet", er blottet for varemerkerettslig særpreg for varene i klasse 3. Søkers fullmektig anfører at P&G henviser til det kjente foretaket Procter & Gamble, og at dette sammen med tillegget BEAUTE burde være tilstrekkelig til å avvise en forvekslingsfare. Det søkte merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Omsetningskretsen for blant annet "midler til rengjøring, såper, farmasøytiske preparater, kosmetikkbehandlinger", vil etter utvalgets syn bestå av vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren". Det søkte merket skiller seg fra det registrerte merket ved at det inneholder merkeelementene P&G og ordet BEAUTE. Ordet BEAUTE er fransk og betyr blant annet "skjønnhet og vakker". Dette merkeelementet vil i forhold til de varer og tjenester merket er søkt registrert for, bli oppfattet som et beskrivende tillegg og ikke påvirke helhetsinntrykket i avgjørende grad. Patentstyret er av den oppfatning at merkeelementet P&G vil bli oppfattet som en angivelse av kommersielt opphav. Det er etter utvalgets syn ikke avgjørende om gjennomsnittsforbruker er klar over at P&G henviser til Procter & Gamble, så lenge det blir oppfattet som en henvisning til et foretak. Angivelse av kommersiell opprinnelse vil kun få avgjørende betydning for forvekselbarhetsvurderingen i de tilfeller begge merkene har slike angivelser, og der kun det ene merket har en slik angivelse vil omsetningskretsen kunne tro at det andre merket har den samme kommersielle opprinnelsen. Innsigers fullmektig anfører videre at det registrerte merket PRESTIGE er tatt inn i det søkte merket i sin helhet og at dette merkeelementet er blitt tyngdepunktet i det søkte merket. Søkers fullmektig anfører at PRESTIGE er delvis kvalitetsangivende ved at ordet kan oversettes til "prestige" eller "av høy klasse". Dels brukes dette merkeelementet i en viss utstrekning generisk innad i bransjen i relasjon til kjente og gjerne dyrere kosmetikkvarer. Fullmektigen hevder at PRESTIGE, etter dagens registreringsstandard, neppe ville blitt ansett som registrerbart, jf. et klart friholdelsesbehov for ordet. Begge merkene består av ordelementet PRESTIGE som er det franske og engelske ordet for blant annet "prestisje, anseelse, glans og innflytelse". Utvalget er ikke enig med søkers fullmektig i at merket etter dagens standard er uregistrerbart. PRESTIGE anses ikke for å være direkte beskrivende for blant annet "parfymevarer, eteriske oljer og preparater for kroppog skjønnhetspleie", men oppfattes som suggestivt. PRESTIGE vil etter dette påvirke helhetsinntrykket av det søkte merket i større grad enn de andre merkeelementene. Da det søkte merket opptar det registrerte merket i seg i sin helhet, må det etter utvalget syn foreligge andre merkeelementer som påvirker helhetsinntrykket i en slik grad at fare for forveksling ikke foreligger. Som anført over, vil ikke P&G og BEAUTE i tilstrekkelig grad påvirke helhetsinntrykket av det søkte merket slik at det kan registreres uhindret av varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Søkers fullmektig har i denne sammenheng vist til tidligere registreringer, som han mener bør tillegges vekt ved vurderingen av forvekselbarhet i denne saken, jf. registrering nr ordmerket THE PLEASURE OF PRESTIGE registrering nr ordmerket PRESTIGE, og registrering nr ordmerket PRESTIGE registrering nr ordmerket ROYAL PRESTIGE. Registreringene er vurdert ved avgjørelsen av denne saken, men de er ikke tillagt avgjørende vekt. Disse merkene er registrert for andre typer varer, jf. klasse 16 og 25, og har andre merkeelementer i kombinasjon med PRESTIGE. Forskjellene medfører at den konkrete

4 Annen avd. sak nr forvekselbarhetsvurderingen foretatt i disse sakene, ikke kan få avgjørende betydning for vurderingen av den foreliggende sak. Utvalget har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket skal oppheves delvis for så vidt gjelder "midler til rengjøring, såper; parfymevarer, eteriske oljer, preparater til kroppsog skjønnhetspleie, hårvann og tannpussemidler" i klasse 3, "farmasøytiske preparater og desinfeksjonsmidler" i klasse 5 og "skjønnhetspleie, skjønnhetskonsultesjoner, presentasjon av kosmetikk, kosmetikkbehandlinger og skjønnhetssalonger" i klasse 42, jf. varemerkeloven 21a første ledd. Registreringen opprettholdes slik det er søkt registrert for de øvrige varene og tjenestene: Klasse 3: Klasse 5: Blekemidler og andre midler for klesvask; polering, flekkfjerning samt til sliping. Veterinære preparater samt preparater til helsepleie; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; preparater til utryddelse av skadedyr; fungicider, herbicider. Klasse 35: Bistand ved ledelse av parfyme- og kosmetikkforretninger og -skoler ved hjelp av formidling av kunnskap innen organisasjonsvirksomhet; konsulentvirksomhet vedrørende forretningsoperasjon, særlig vedrørende markedsføring, reklamevirksomhet og -administrasjon. Klasse 41: Opplæring og utdannelse for spesialister innen kosmetikk og parfyme; forelesninger og seminarer vedrørende skjønnhetspleie; opplæring vedrørende formgivning og forretningsoperasjon, særlig vedrørende markedsføring, reklamevirksomhet og personalopplæring og -administrasjon. Klasse 42: Helsepleie; konsultasjoner vedrørende næring, organisasjon av moteoppvisninger; tjenester vedrørende helsefarm og kosmetikkforskningsinstitutter; utvikling av kosmetikk og parfymer; formidling av rådgivning innen formgiving og tekniskog håndverkskunnskap." Klage fra innehaveren innkom den 7. november Klageavgiften er registrert innbetalt den 23. november 2005, innen fakturafristen. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I den nærmere begrunnelsen av klagen, som innkom den 7. desember 2005, uttaler innehavers fullmektig: "Vi viser til Patentstyrets skriv av 14. november 2005 og inngir med dette en nærmere begrunnelse for klagen.

5 Annen avd. sak nr Som 1. avdeling antyder skal forvekselbarhetsvurderingen avgjøres på grunnlag av helhetsvurdering av vareslagslikheten og merkelikheten, jf. vml 14, 1. ledd nr 6, jf 6. I forhold til varelikhet bestrides det ikke at merkene til dels dekker de samme eller lignende varer. Vi går således ikke nærmere inn på dette punkt. Søker er derimot svært uenig når det gjelder 1. avdelings vurdering av merkelikheten, og i tillegg til tidligere fremførte argumenter vil vi på vegne av søker anføre følgende: Søker merke innehar i tillegg til elementet PRESTIGE, elementene P&G og BEAUTE. Dette gir både en uttalemessig og visuell ulikhet mellom merkene. Forbrukere vil generelt legge merke til det første elementet i et merke og også omtale en vare med det første elementet. For søkers vedkommende vil dette være elementet P&G. Elementet P&G som er initialene til søker, er utvilsomt det mest distinktive i søkers merke. I tillegg til elementet BEAUTE vil det være tilstrekkelig til å skille søkers merke fra innsigers merke. Det må videre vektlegges at innehaver av det søkte merket, Procter & Gamble, innenfor kosmetikkbransjen er for en gigant å regne. Blant den alminnelig velinformerte forbruker er det derfor naturlig å anta at det er elementet P&G som vil sitte igjen i bevisstheten. Søkers merke kan oversettes til P&G prestigious beauty (fra fransk). Når man ser søkers merke i sammenheng, får det dermed en helt annen betydning enn innsigers merke prestigiuos. Semantisk skulle det derfor ikke foreligge noen fare for forveksling mellom merkene. Det er klart at et merkes distinktive evne vil avgjøre hvorvidt og hvor langt et annet merke kan inkorporere like eller lignende elementer. Hvis et merke innehar liten distinktiv evne eller i stor grad vil være beskrivende, vil også vernet være tilsvarende lite. Andre næringsdrivende må da kunne legge seg tett opptil slike merker uten at det blir ansett for å være et inngrep i en rett til et varemerke. I følge vml 13, 1. ledd, 2.pkt. vil et varemerke bli ansett som beskrivende dersom det gir uttrykk for varens art, beskaffenhet, etc. Innsigers merke PRESTIGE er utvilsomt et svært mye brukt ord i forhold til kosmetiske produkter, og i næringslivet for øvrig. I kosmetikkbransjen må uttrykket anses som et generisk og svært vanlig ord for å omtale produkter av angivelig høy kvalitet. Dette punktet kan ikke bestrides da et enkelt søk på Internet enkelt vil kunne verifisere det. Uttrykket prestige må derfor anses å angi varens art, beskaffenhet etter ovennevte bestemmelse i varemerkeloven. Det vises i denne forbindelse til vedlagte utskrift fra GOOGLE som gir ca treff ved et søk på prestige cosmetics. Videre er det ikke uvanlig at ord som i sin tid ble ansett for å være distinktive, og da gjerne ord fra andre språk, etter hvert som tiden går og språket utvikler og endrer seg, blir generiske og ender opp med å miste sin opprinnelige distinktivitet. Like lite som Patentstyrets praksis, vil det norske språket være statisk. Som tidligere nevnt finnes det mange eksempler på at uttrykk i sin helhet inkorporeres i nye merker, eksempelvis merket MULTI. Dette ble registrert som et rent ordmerke i I ettertid er det blitt tillatt registrert en rekke merker der ordet multi inngår som en bestanddel

6 Annen avd. sak nr av merket. Dette må antas å skyldes at uttrykket multi ikke lenger kan sies å ha den distinktive evne som det hadde på begynnelsen av 50-tallet. Om PRESTIGE i 1960 ble ansett for å være distinktivt er man likevel nødt til å legge vekt på den utviklingen som skjer i språket. På grunnlag av ovenfornevnte imøteses at søkers merke nå fremmes for endelig registrering." I sin imøtegåelse av 13. mars 2006 uttaler innsigerens fullmektig: Med skriv av 12. januar 2006 har vårt kontor som fullmektig for Prestige Cosmetics srl, Italia, senere endret til Prestige Associates SrL, Italia, fått tilsendt til imøtegåelse gjenparter av en klage til 2. avdeling av 7. november 2005 fra AS Bergen Patentkontor på vegne av The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio, USA. I klagen har AS Bergen Patentkontor, som i mellomtiden har endret navn til Acapo AS, krevd 1. avdelings avgjørelse av 6. september 2005 tatt opp til fornyet prøvning og fremmet for endelig registrering. Det er påstått at etter søkerens oppfatning har 1. avdeling lagt en altfor streng vurderingsnorm til grunn med hensyn til bedømmelsen av fare for forveksling mellom innsigerens tidligere registrerte ordmerke PRESTIGE og søkerens nyanmeldte ordmerke P&G PRESTIGE BEAUTE. På vegne av innsigeren vil vi få replisere at vi ikke på noen måte kan være enig i at den vurderingsnorm 1. avdeling har lagt til grunn kan karakteriseres som altfor streng. Vi vil tvert imot hevde at den delvise registreringsnektelse 1. avdelings avgjørelse innebærer i realiteten er altfor mild idet det etter vårt skjønn fortsatt er til stede i varefortegnelsen, som 1. avdeling er villig til å akseptere, både varer og tjenesteytelser som burde vært strøket. Dette dreier seg eksempelvis om midler til polering samt sliping, som kan anvendes til den personlige hygiene. Det dreier seg videre om diverse tjenesteytelser, som er uttrykkelig knyttet til kosmetikk, helse og parfyme. I særdeleshet vil vi peke på tjenester vedrørende helsefarm og kosmetikkforskningsinstitutter; utvikling av kosmetikk og parfymer som sterkt likeartede med produkter innenfor skjønnhetspleien. Vår klient har ikke påklaget 1. avdelings avgjørelse, men når saken er brakt inn for Styrets 2. avdeling til fornyet prøvning, går vi ut fra at det vil måtte foretas en ny totalvurdering av hva 1. avdeling var villig til å opprettholde og hva 1. avdeling fant det nødvendig å nekte registrering for. Vi er altså av den oppfatning at avgjørelsen har vært for liberal og altså ikke for restriktiv, og vil derfor oppfordre 2. avdeling til å nekte registrering for alle de varer og tjenesteytelser som er likeartede med innsigerens varefortegnelse. I vårt tilsvar til klagen vil vi opprettholde argumentasjonen fra saksbehandlingen i 1. avdeling og i tillegg få replisere følgende: Søkeren har krevd registrering av ordmerket P&G PRESTIGE BEAUTE, som kan oppsplittes (eller sammensettes av) tre deler, nemlig bokstavkombinasjonen P&G, som utgjør initialene i søkerens firmanavn, deretter ordet PRESTIGE, som er identisk med innsigerens fra før registrerte ordmerke, og deretter det generiske ord BEAUTE, som er den franske versjon av det bedre kjente engelske ord beauty. Det som vi må anta er søkerens intensjon, er ikke å få enerett til bokstavkombinasjonen P&G. Denne bokstavkombinasjonen er nemlig registrert

7 Annen avd. sak nr allerede under norsk reg. nr , som ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 26/98 i henhold til vedlagte kopi. Det må derfor legges til grunn at det søkeren har til hensikt å oppnå er et tilleggsvern som gjelder ordene PRESTIGE BEAUTE. Når det gjelder disse to ordene, er altså ordet PRESTIGE det ord innsigeren allerede har enerett til og det annet ord, BEAUTE, er et helt generisk ord som betyr skjønnhet og som er blottet for ethvert varemerkerettslig særpreg. Etter vårt syn kan det overhodet ikke legges noen varemerkerettslig vekt på at søkerens merke inneholder et generisk ord. I prinsippet kan generiske ord ikke tjene til å holde varemerker fra hverandre. Det er fremholdt i søkerens argumentasjon at søkerens ordmerke PRESTIGE er svakt, men dette kan vi ikke akseptere og, fremfor alt, kan man selvsagt ikke sette til side et gyldig registrert merke med den begrunnelse at det er svakt. Realiteten er at innsigeren har enerett til å benytte ordet PRESTIGE som kjennetegn og dette er ikke noe overraskende i og for seg. Vi har nemlig fått opplyst at dette merke er registrert nær sagt overalt. Vi har fått opplyst at merket er registrert i følgende land (som vi tillater oss å gjengi alfabetisk på engelsk); Albania, Algeria, Saudi Arabia, Argentina, Armenia, Aruba, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Bolivia, Bosnia-Hercegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Cyprus, Colombia, North Korea, Cost Rica, Croatia, Cuba, Denmark, Egypt, Philippines, Finland, France, Germany, Ghana, Japan, Jordan, United Kingdom, Greece, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Iran, Iraq, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Liberia, Liechtenstein, Macedonia, Morocco, Mexico, Moldova, Monaco, Mongolia, Namibia, Nepal, Nicaragua, Norway, New Zealand, Pakistan, Panama, Paraguay, Poland, Portugal, Quatar, Czech Republic, Dominican Republic, Romania, El Salvador, San Marino, Serbia and Montenegro, Syria, Slovak Republic, Slovenia, Spain, South Africa, Sudan, Sweden, Switzerland, Thailand, Tajikistan, Tunisa, Turkey, Ukraine, Uganda, Hunghary, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zaire and Zimbabwe. Vi vil videre få poengtere at selv om det registreringssøkte merke inneholder bokstavkombinasjonen P&G, som altså allerede er registrert under norsk reg. nr , er dette likevel ikke nok til å nøytralisere den enerett innsigeren har til ordmerket PRESTIGE i kraft av sin eldre registrering. Det må antas at i målgruppen av konsumenter vil en ikke ubetydelig del være ukjent med at P&G er en forkortelse for The Procter & Gamble Co. For øvrig må det vel stilles spørsmål ved om man ved vurderingen av merkenes forvekselbarhet skal legge noen vekt på at søkerens firma innenfor kosmetikkbransjen er for en gigant å regne. Når det gjelder det forhold at ordet PRESTIGE er hyppig benyttet på Internet, vil vi replisere at de påviste funn ikke representerer varemerkebruk, men at søkeren i den foreliggende sak krever enerett til å benytte P&G PRESTIGE BEAUTE som varemerke. Problemstillingen blir dermed en vesensforskjellig annen. Avslutningsvis er det i søkerens argumentasjon henvist til at ordet MULTI på femtitallet ble ansett for å være distinktivt, men at utviklingen senere har ført til at ordet blir ansett deskriptivt. Vi kan for vår del godt se at et distinktivt ord kan bli deskriptivt, men på den annen side kan vi ikke se at den foreliggende sak har noen stor grad av likhet med ordet MULTI. På vegne av innsigeren finner vi det også ønskelig at 2. avdeling vurderer saken på nytt og vi vil på vår side begjære en ytterligere begrensning av de varer 1. avdeling var villig til å akseptere i den påklagede avgjørelse fra 1. avdeling.

8 Annen avd. sak nr I tilsvar av 16. juni 2006 uttaler innehavers fullmektig: Vi viser til Styrets skriv av 16. mars Til innsigers anførsler har vi følgende bemerkninger: Vurderingsnormen hva gjelder forvekslingsfare som 1. avdeling la til grunn må anses å være for streng. Derimot skulle registrering vært tillatt for alle varer som søkers merke ble søkt registrert for. Innsigers fullmektig hevder at søkeren har til hensikt å oppnå et tilleggsvernsom gjelder ordene PRESTIGE BEAUTE. Til dette er å bemerke at søker ønsker å oppnå et vern for kombinasjonen P&G Prestige Beaute. Dette synes åpenbart ettersom det er det merket som er søkt om registrering for. Når det videre hevdes at innsiger har enerett til ordet prestige synes dette svært tvilsomt. Ordet prestige er utvilsomt beskrivende. Det kan oversettes til norsk til velrenommert, velansett eller prestisjetung. Ordet er altså blottet for enhver form for distinktivitet. Dette må være hevet over enhver tvil. Muligens hadde merket en viss form for distinktiv evne da det ble tillatt registrert i 1960 og da man ikke hadde like mye innflytelse fra andre språk som nå. Det er likevel utvilsomt slik at merker kan miste sin distinktivitet over tid og særlig må man innse at dette vil være tilfellet for merker som inkorporerer utenlandske ord. Motpartens fullmektig uttaler selv at generiske ord ikke kan tjene til å holde varemerker fra hverandre. Når innsigers merke så består av et rent generisk ord er det åpenbart at andre aktører i markedet må kunne inkorporere disse når merket også har tilleggselementer som gjør at det skiller seg fra tidligere registreringer. Det er ikke tvilsomt at merker, om de ikke var ansett generiske i utgangspunktet, men som har blitt det over tid, må forvente at andre aktører legger seg svært tett inntil de generiske merkene. Språket er ikke statisk og man kan derfor ikke forvente at et merke som ble registrert i 1960 blir ansett for å ha samme grad av distinktivitet eller distinktiv evne overhodet et halvt århundre senere. Vi ser at motpartens fullmektig har vist til en rekke land hvor innsigers merke er registrert, men ser det som unødvendig å liste opp alle disse landene; det har ingen særskilt betydning at merket ble tillatt registrert en gang i tiden i disse landene. Merket kan likevel ha mistet sin eventuelle opprinnelige distinktivitet. Elementet P&G i søkers merke er svært velkjent. Det er derfor svært sannsynlig at majoriteten av forbrukerne vil assosiere dette merket med Procter & Gamble og at produktenes kommersielle opprinnelse vil stå klart frem. Dersom det skulle være slik at den alminnelige forbruker ikke vil assosiere P&G med Procter & Gamble, vil forkortningen da ha en slik effekt på merket sett som en helhet, at de foreliggende forskjeller skulle være tilstrekkelige til å skape tilstrekkelig avstand mellom innsigers og søkers merke. Med henvisningen til registreringen for merket MULTI, noe også motpartens fullmektig sannsynligvis har forstått, var ikke ment at varemerkene i foreliggende tilfelle var å sammenligne med MULTI. Hensikten var å vise at merker som i sin tid ble ansett for å være

9 Annen avd. sak nr distinktive senere er blitt generiske. Motpartens fullmektig vedgår videre at dette kan være tilfellet, jf setningen vi kan for vår del godt se at et distinktivt ord kan bli deskriptivt. Patentstyret må selvsagt forholde seg til innsigers registrering som gyldig, men dette er ikke en problemstilling her. Som vist med eksempelet over, finnes det mange tilfeller hvor registrering tillates der den tidligere registreringen blir ansett for å bestå av et generisk element. Det finnes uttallige merker som har inkorporert i seg hele merker som består av ett eller flere deskriptive elementer. Det er helhetsinntrykket av merkene som avgjør om de kan skilles fra hverandre. Det som ikke ville kunne tillates var om man søkte om registrering for et identisk generisk merke. På forannevnte grunnlag bes om at 1. avdelings avgjørelse oppheves og at søkers merke tillates registrert for samtlige klasser som det er søkt registrert for. I tilsvar av 21. august 2006 uttaler innsigers fullmektig: Vi viser til ovennevnte sak og brev fra Acapo datert 16. juni På innsigers vegne fastholder vi at det søkte merket er egnet til å forveksles med innsigers registrering og at Første Avdeling har truffet en riktig avgjørelse når de har kommet frem til at det søkte merket er egnet til å forveksles med innsigers merke hva angår varene og tjenestene som nevnt i klasse 3, 5 og 42. Vi fastholder at det foreligger likhet mellom varene og tjenestene med hensyn til produksjon, omsetning og bruk, samt at det foreligger fare for forveksling med hensyn til kommersiell forbindelse. Vi er fremdeles av den oppfatning at faren for forveksling også gjelder for ytterligere varer, nemlig for midler til polering samt sliping, som kan anvendes til den personlige hygiene, samt flere tjenesteytelser, som er uttrykkelig knyttet til kosmetikk, helse og parfyme, eksempelvis tjenester vedrørende helsefarm og kosmetikkforskningsinstitutter; utvikling av kosmetikk og parfymer. Sistnevnte er sterkt likeartede med produkter innenfor skjønnhetspleien. Når det gjelder kjennetegnslikheten skal det nevnes at ordet PRESTIGE er det lengste og mest iøynefallende merkeelementet i det søkte merket. Dette både på grunn av at det er det lengste merkeelementet og på grunn av merkeelementets plassering ved at det er det første ordet i fulltekst i merket. Ettersom dette merkeelementet er identisk med innsigers merke, vil varemerkene bli visuelt og fonetisk like, og faren for forveksling blir overhengende. Vi viser for øvrig til vedlagte avgjørelse i OHIM av 21. mars 2006 vedrørende tilsvarende innsigelse i EU. Utover dette anses saken nå som tilstrekkelig opplyst. Det ovennevnte tatt i betraktning samt hva som er anført tidligere anmoder vi Patentstyrets Annen Avdeling å ta anken til følge og oppheve beslutningen om å registrere norsk varemerkeregistrering nr P&G PRESTIGE BEAUTE.

10 Annen avd. sak nr I et siste skriv av 1. oktober 2007, vedlagt OHIM-avgjørelse, uttaler innsigers fullmektig: Vi har nå mottatt kopi av avgjørelsen fra OHIM, Andre appellkammer, i en parallell sak som vedrører samme varemerker for Presige Cosmetics SRl og The Procter & Gamble Co i EU. Vi vedlegger avgjørelsen til Annen avdelings informasjon, og ber om at den vil bli vektlagt under behandlingen av innsigelsen i Norge. I et siste skriv av 2. november 2007 uttaler innehavers fullmektig: Vi viser til kommunikasjon av 2. oktober Vi vil i forhold til den vedlagte avgjørelsen kun kommentere at argumentasjonen her dreide seg om det italienske markedet og om ordet prestige hadde noen betydning i forhold til den gjennomsnittlige italienske forbruker. Vi kan dermed ikke se at avgjørelsen skulle være av særlig relevans i Norge. Avgjørelsen endrer heller ikke på det faktum at prestige i seg selv må bli ansett for å være beskrivende. I Norge har forbrukeren generelt gode språkkunnskaper, og at dette ordet vil bli oppfattet direkte til å angi kvaliteter ved produktet, er ikke tvilsomt. Prestisje er også et ord som brukes i det norske språk. Vi kan også opplyse om at avgjørelsen er anket. Vi ber derfor igjen om at innsigelsen avvises. Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Etter varemerkelovens 16 bokstav a) kan et varemerke ikke registreres dersom bruk av merket ville krenke en annens eldre varemerkerett her i riket. Krenkelse av en eldre varemerkerett vil foreligge bl.a. dersom det registreringssøkte varemerket er egnet til å

11 Annen avd. sak nr forveksles med det eldre varemerket, jf. 4 første ledd bokstav b). Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet. De to elementene kan ikke vurderes separat. Det skal foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og Annen avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer (Sml s. I-5507). Hvis varene eller tjenestene retter seg mot flere omsetningskretser, må risikoen for forveksling i begge eller alle omsetningskretser tas i betraktning, jf. avgjørelsen i sak C-412/05 Alcon v. Biofarma (Sml s. I-3569). Vurderingstemaet er om gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt s («pascal søtt & salt»), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Han vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker (Sml s. I-4529), og han må normalt stole på det ufullstendige bilde av merkene som han har i erindringen, jf. EUdomstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml s. I-3819). Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. I den foreliggende sak er det delvis identitet mellom de vareslag det omsøkte merket er søkt registrert for og vareslagene i motholdet. Videre inneholder begge merkene ordet PRESTIGE. Annen avdeling legger til grunn at dette felles elementet har svakt særpreg, helt på grensen av det deskriptive for kosmetikk, parfymevarer o.l. Dette innebærer at det registrerte ordmerket PRESTIGE har et begrenset beskyttelsesomfang. Det vises til Rt s (Norsk Iskrem), hvor førstvoterende uttalte at et så svakt kjennetegn bare vil ha vern mot at andre tar i bruk samme eller et tilnærmet identisk firma, Rt s. 641 (SUPERLEK), hvor det ble uttalt at SUPERLEK er et svakt varemerke, som andre forretningsdrivende vil kunne legge seg nokså tett opp til, samt Rt s (CASH & CARRY), hvor foretaksnavnet Oskar Cash & Carry AS ble ansett å gå klar av vernet for det registrerte varemerket CASH & CARRY. I den situasjonen har det betydning at det omsøkte merket skiller seg så vel visuelt som fonetisk fra det registrerte merket ved å inneholde tilleggselementene P & G og BEAUTE. Merkeelementet BEAUTE er riktignok deskriptivt, og kan i seg selv ikke tillegges

12 Annen avd. sak nr nevneverdig vekt, men P & G kan ikke anses som deskriptivt. Når det som ovenfor nevnt må legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, er det Annen avdelings oppfatning at ulikheten i merkene er tilstrekkelig til at det ikke vil foreligge risiko for forveksling. Det vises i den forbindelse også til avgjørelsen fra førsteinstansretten i EU i sak T-366/07, dom av 13. september 2010, der retten, på tilsvarende grunnlag, kom til at ordmerket P & G PRESTIGE ikke var forvekselbart med kombinerte merker inneholdende ordelementet PRESTIGE. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og saken oversendes til Første avdeling for registrering. Ole-A. Rognstad (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Are Stenvik (sign.)