PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00103 Varemerkesøknad nr Søker: The Pure Water Company AS, Vollsveien 13 D, 1366 Lysaker Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 18. februar 2011, hvorved det nedenfor gjengitte tredimensjonale varemerket en flaske med lukkemekanisme, og teksten "PURE" løpende nedover fra ca. midt på flasken ble nektet registrert som varemerke. Avgjørelsen ble sendt søkers norske fullmektig samme dag. Varemerkesøknad nr

2 Annen avd. sak nr Merket ble innlevert til Patentstyret den 5. mai 2009, med følgende varefortegnelse: Klasse 7: Apparater for fremstilling av kullsyreholdig vann, apparater for fremstilling av mineralvann. Klasse 11: Installasjoner, apparater og maskiner for vanntilførsel, vannbehandling, vannrensing, vannfiltrering og/eller vannavkjøling. Klasse 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; drikkevann (drikker); mineralvann (drikker); preparater for fremstilling av mineralvann; sodavann; sportsdrikker. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets Første avdeling ble anført at merket mangler varemerkerettslig særpreg, og således er uregistrerbart som varekjennetegn i medhold av varemerkelovens 14 første ledd. * * * Med hensyn til søkers fullmektigs anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets Første avdeling, vises til sakens dokumenter. * * * Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 18. februar 2011 hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Det søkte merke er et tredimensjonalt merke. Det er kun innlevert én avbildning i saken og Denne viser en enkel og ordinær flaske. Flasken har i tillegg en såkalt patentkork, som i følge er en flaskekork med sikringsmekanisme. I tillegg har flasken en tekst skrevet nedover på den ene siden. Det ene, og mest synlige tekstelementet er PURE, som oppfattes som ren/ublandet/ekte. Under dette tekstelementet finnes elementet WATER, vann, dog i en relativ liten skrift. Sakens problemstilling er om merket, den aktuelle flasken med korken og teksten, mangler det nødvendige særpreg og dermed må nektes vern etter varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Et varemerkes særpreg skal vurderes i forhold til hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene vil oppfatte merket. Merket må videre vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for varene i klassene 7, 11 og 32 kan være både profesjonelle innenfor restaurant-, bar-, butikk- og andre

3 Annen avd. sak nr servicevirksomheter, samt privatpersoner. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Patentstyret skal nå ta stilling til om merket, den aktuelle flasken, innehar det tilstrekkelige særpreg, dvs. om utformingen avviker betydelig fra normen eller bransjesedvanen for flasker, jf. praksis fra EU-domstolen. Se eksempelvis C-24/05 P, Storck. Patentstyret er ikke enig med fullmektigen at flasken har tilstrekkelige elementer til at kravet om særpreg er oppfylt, og at dette er tilstrekkelig til at merket kan registreres. Fullmektigen viser til at det ikke skal oppstilles andre krav om særpreg for tredimensjonale merker/vareutstyr enn for andre merker. Dette er korrekt, men det skal bemerkes at EUdomstolen har uttalt at gjennomsnittsforbrukeren ikke er vant til å utlede kommersiell opprinnelse av en vares emballasje eller form. Derfor kan det i konkrete tilfeller bli vanskeligere å bevise at slike merker har tilstrekkelig særpreg, se C-281/01, Henkel. Vurderingstemaet er under enhver omstendighet om utformingen skiller seg klart ( significantly ) fra normen eller bransjesedvanen, se forente saker C-473/01 og C-474/01 Proctor & Gamble. Vi deler fullmektigens oppfatning om at det er en helhetsvurdering av merket med alle dets bestanddeler som skal vurderes i henhold til gjeldende lov og praksis. Når det gjelder selve flaskens form, er også fullmektigen enig i at den er konstruert av rene og enkle linjer, som muligvis isolert sett ikke uten videre vil kunne fremstå som særlig godt egent til å skille søkers varer fra andres tilsvarende produkter. Nedenfor har vi vist til nektelser fra EU-retten og EU-domstolen, samt avgjørelser fra Patentstyrets annen avdeling. Disse avgjørelsene viser til dels flasker med flere elementer en[n] det søkte merket, og er således relevante for den aktuelle saken. Videre er disse tredimensjonale merkene alle for varer innenfor samme kategori som det søkte merket. EU- domstolen, C-173/04 P Det var flere merker Klasse 32 EU-retten, T-129/07 klassene 29, 30 og 32 Patentstyrets annen avdeling Nr Klasse 33

4 Annen avd. sak nr Patentstyret annen avdeling Nr Klasse 32 Patentstyrets annen avdeling Nr Klasse 30 Patentstyrets annen avdeling Nr Klassene 32 og 33 Fullmektigen viser til at flasken har en spesiell lukkemekanisme. Det er flere aktører innenfor markedet for drikker, vann etc. som bruker slike patentkorker, se nedenfor eksempler som kun er ment som en illustrasjon: Grolsch Lorina Patentstyret er ikke enig med fullmektigen i at siden flaskens patentkork består av en rund ball, gjør dette flasken som helhet tilstrekkelig særpreget. Omsetningskretsen vil ikke skille søkers varer fra andres tilsvarende produkter på grunn av at selve korken er rund som en ball, og ikke den mest vanlige, som vist til ved eksemplene ovenfor. Vi viser også til avgjørelsen fra Patentstyrets annen avdeling nr (som vist i tabellen ovenfor), hvor det ble slått fast at den blå korkens utforming eller relieffmønster, ikke tilførte merket nevneverdig distinktivitet. Vi ønsker også å vise til avgjørelse fra Annen avdeling nr (som vist i tabellen ovenfor), hvor det ble slått fast at selv om det måtte anses å foreligge et designelement som avviker fra bransjenormen, vil et slikt avvik i et enkelt designelement imidlertid ikke være tilstrekkelig for registrering, jf. C-238/06 P Develey, premiss 87. Videre

5 Annen avd. sak nr sa Annen avdeling at selv om et designelement avviker fra bransjenormen, vil det ikke tilføre merket som helhet det nødvendige særpreg dersom elementet ikke i tilstrekkelig grad preger det helhetsinntrykket merket formidler, f.eks. fordi elementet er lite iøynefallende, eller fordi det må påregnes å bli oppfattet som funksjonelt eller dekorativt, og ikke som et kjennetegnselement. Vi er av den oppfatning at den runde ballen ikke i tilstrekkelig grad preger helhetsinntrykket som merket formidler. Det søkte tredimensjonale merket inneholder også tekstelemenet PURE WATER. Dette vil kun bli oppfattet som en egenskap ved varene, ved at det for eksempel kun inneholder rent vann eller ublandet drikkevare. Fullmektigen er ikke uenig i at tekstelementet er beskrivende, men mener at det har fått et visst særpreg gjennom spesiell font og ved kombinasjonen av de to ord i henholdsvis vertikal og horisontal skrift. Patentstyret er ikke enig i dette. Dersom man ser på teksten, er det fremtredende og største elementet PURE, skrevet i store bokstaver i en vanlig font. Det at det betydelig mindre, (og nesten uleselig om man ikke forstørrer avbildningen til mer en 8x8cm som er normen), elementet WATER er plassert horisontalt under anses ikke tilstrekkelig. Patentstyret har nektet, riktignok ingen formell avgjørelse ennå, merket [prima cookery], søknadsnummer , som må anses analog med nærværende sak. Den nylige avgjorte avgjørelsen i EU-domstolen, nemlig Best Buy II, C-92/10 P, med merket [BEST BUY] er også en indikasjon på at det har skjedd en vedvarende innskjerping når det gjelder kombinerte merker eller merke elementer. Det søkte tredimensjonale merket med tekst består således av elementer som hver for seg enten er beskrivende/funksjonelle eller banale. Merket sett som helhet mangler etter vår mening dermed særpreg for de aktuelle varer. Selv om varefortegnelsen ikke bare omfatter drikkevarer, men også selve instrumentene/apparatene for blant annet å lage drikke, er ikke dette tilstrekkelig til at merket ansees særpreget for disse andre varene. Ofte følger det beholdere eller flasker med til disse instrumentene, og vi er av den oppfatning at omsetningskretsen heller ikke vil oppfatte det tredimensjonale merket som en kommersiell opprinnelse på varer som er sterkt relatert til drikkevarer. Søkers fullmektig viser til at det tredimensjonale merket uten tekst ble inngitt allerede ved lanseringen av flasken i 1997, og registret i Patentstyret er kjent med søkers tidligere merke, men det skal legges til grunn at det har skjedd en innskjerping i distinktivitetskravet for tredimensjonale merker, både i Norge og i Europa. Dette kom først frem for Norges del i en avgjørelse fra Patentstyrets annen avdeling nr datert 18. juni 2001 (som vist i tabellen ovenfor). Det er således helt i tråd med gjeldende lovtolkning og praksis å nekte det søkte tredimensjonale merket. Ønsker søker vern for utformingen av flasken, er det nærliggende å anbefale en designregistrering slik som praksis på tredimensjonale varemerker er per i dag. Alternativt kan selvfølgelig flasken påføres et distinktivt element og ikke kun dekor. Krav til nyhet og individuell karakter er selvfølgelig hindrende til at søker kan oppnå en designregistrering for den aktuelle flasken i dag. Det skal påpekes at søker i nærværende sak faktisk har en designregistrering fra 1998, inntitt i 1997, under designregistrering nr , som fremdeles er i kraft. Søkers fullmektig har antydet at merket ble tatt i bruk i 1997, men valgt å ikke anføre at det er innarbeidet. Det er ikke sendt inn dokumentasjon på bruk, og dette dermed ikke blitt behandlet i avgjørelsen. Søkers fullmektig har også lagt ved dokumentasjon på at flasken har fått designprisen Merket for God Design og at flasken også har fått æresprisen Grand Clio i den internasjonale reklame- og designkonkurransen Clio Awards i New York i Fullmektigen viser til at

6 Annen avd. sak nr denne dokumentasjonen også ble lagt til grunn da Patentstyret godkjente søkers tidligere søknad. Som ovenfor nevnt har det skjedd en praksisendring når det gjelder tredimensjonale merker, slik at Patentstyret ikke anser seg bundet av denne tidligere registreringen, som også er i kraft. Det at et merke har fått priser for sin design eller annen anerkjennelse, er ikke av avgjørende betydning når man skal vurdere merkets særpreg. Det har blitt påberopt fra søkers fullmektig at det søkte merket er basis for en internasjonal søknad gjennom Madridprotokollen og at merket har blitt akseptert i de to utpekte jurisdiksjoner, nemlig EU og Island. Dette er tatt med i vurderingen, men ikke tillagt avgjørende vekt. Det skal bemerkes at dersom den norske søknaden faller, vil også den internasjonale registreringen bortfalle, og man må eventuelt innlevere krav om transformasjon/omdanning i de to utpekte jurisdiksjoner. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det tredimensjonale merket [flasken], PURE WATER, mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven 14 første ledd og dermed må nektes registrert. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom rettidig til Patentstyret den 15. april I klagen uttaler søkers fullmektig: "Vi innga den 5. mai 2009 på vegne av The Pure Water Company AS søknad om registrering av selskapets flaske som tredimensjonalt varemerke for følgende varer og tjenester: Kl. 7: Apparater for fremstilling av kullsyreholdig vann, apparater for fremstilling av mineralvann. Kl. 11: Installasjoner, apparater og maskiner for vanntilførsel, vannbehandling, vannrensing, vannfiltrering og/eller vannavkjøling. Kl. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; drikkevann (drikker); mineralvann (drikker); preparater for fremstilling av mineralvann; sodavann; sportsdrikker. Patentstyrets første avdeling anførte under søknadens behandling at flasken med dens ulike karakteristika manglet det varemerkerettslige særpreg som ble ansett nødvendig for å kunne registrere det som varemerke, og nektet registrering under henvisning til tidligere varemerkelov 13 første ledd første punktum.

7 Annen avd. sak nr Patentstyrets første avdelings registreringsnektelse ble imøtegått ved våre skriv av henholdsvis 31. august 2009 og 16. mars 2010, men første avdeling fant likevel i sin avgjørelse av 18. februar 2011 å fastholde registreringsnektelsen under henvisning til någjeldende varemerkelov 14 første ledd. Vi skal herved på vegne av søker klage Patentstyrets første avdelings avgjørelse i saken inn for Patentstyrets 2. avdeling. Patentstyrets første avdelings avgjørelse er datert 18. februar 2011, og nærværende klage er således fremsatt i rett tid, jf. varemerkeloven 50 første ledd, jf. avgiftsforskriften 7 første ledd fjerde setning. Vi skal av prosessøkonomiske hensyn i det følgende ikke repetere de anførsler og påstander som fra søkers side allerede er fremsatt under saksbehandlingen ved første avdeling, men henviser til alt som er anført ved våre brev av 31. august 2009 og 16. mars 2010 med vedlegg. Vi fastholder på dette grunnlag vår påstand om at det anmeldte merke innehar tilstrekkelig særpreg for registrering som varemerke i henhold til varemerkeloven 14, og vi skal prinsipalt be om at Patentstyrets 2. avdeling etter en overprøving av merkets særpreg beslutter registrering av merket som søkt. Vi skal videre fremme en subsidiær anførsel som ikke har vært oppe for første avdeling, nemlig at det anmeldte merket gjennom langvaring og omfattende bruk her i riket er blitt innarbeidet, og på dette grunnlag ervervet det særpreg som også kreves for registrering etter varemerkeloven 14, jf 3 tredje ledd. For det tilfellet at denne anke ikke kan avgjøres på grunnlag av vår prinsipale anførsel, og Patentstyrets 2. avdeling dermed skal vurdere spørsmålet om innarbeidelse, vedlegges en ny varefortegnelse som er begrenset til å gjelde de varer som søker faktisk har brukt og innarbeidet sitt kjennetegn for, og som i så tilfelle bes lagt til grunn for den videre behandling av vår subsidiære anførsel, nemlig: Kl. 7: Apparater for fremstilling av kullsyreholdig vann, apparater for fremstilling av mineralvann. Kl. 11: Installasjoner, apparater og maskiner for vanntilførsel, vannbehandling, vannrensing, vannfiltrering og/eller vannavkjøling, alle forannevnte varer for så vidt de er relatert til drikkevann. Kl. 32: Mineralvann, kullsyreholdig vann, drikkevann (drikker). Søker har med egne ord laget en fyllestgjørende beskrivelse PURE-flaskens historikk, markedssituasjon og markedsføringstiltak, som belyser alle relevante sider ved kjennetegnets status som innarbeidet varemerke i Norge. Redegjørelsen vedlegges i sin helhet, og fra denne skal følgende hitsettes: "The PURE Water Company AS; Historikk merkevare og konsept The PURE Water Company AS er ett norsk selskap, bygget på en norsk idè, med utelukkende norske investorer. Selskapet ble etablert i 1997 med hovedkontor i Oslo, og har i dag heleide datterselskaper i UK og Sverige.

8 Annen avd. sak nr Operativ drift kom i gang i 1998, og jeg selv begynte i selskapet i 1999, da selskapet så absolutt var i sin spede begynnelse. Mitt ansvar var opprinnelig Sales and Marketing manager i Scandinavia. I 2002 overtok jeg det totale ansvaret for virksomheten (CEO), og har den samme stillingen i dag. PUREs forretningside bygger på ideen om kortreist vann. Hvorfor skal man tappe vann i Larvik, Frankrike eller Fiji, for så å transportere det med forurensende transport på kryss og tvers av kontinenter, når man med relativt enkel teknologi kan få frem drikkevann, av førsteklasses kvalitet, fra vannet som allerede er i nettet. I utgangspunktet var markedsfokuset rettet mot hotell og restaurantbransjen, og vi hadde veldig tidlig klart for oss, av at vi ønsket å bygge en merkevare for kortreist vann, som på sikt kunne ta opp konkurransen med vanlig flaskevann. For å få til dette, var vi overbevist om at vi måtte ha en delikat innpakning (les flasker og glass for servering), og vi iverksatte en prosess med å designe en unik PURE flaske. Oppdraget gikk til Scandinavian Design Group, med design fra Knut Bang. Etter en omfattende prosess hadde vi kommet frem til en flaskedesign vi mente var spesiell og god, og som kunne være vår front i arbeidet med å bygge merkevaren. Flasken var klar for markedet i slutten av 1998, og allerede ved lansering mottok vi veldig mye oppmerksomhet på bakgrunn av designet. I 1999 ble flasken belønnet med en Clio Award for design, og æresprisen Grand Clio Award for totalkonsept. ( Disse prisene er regnet som noe av det mest prestisjetunge man kan vinne innenfor design. Flasken og konseptet har i tillegg mottatt flere utmerkelser i Norge. PUREs kundegruppe var fra begynnelsen hovedsakelig restauranter og hoteller, men har også gradvis tatt større og større markedsandeler innenfor vann servering på kontor-markedet. Forretningskonseptet er bygget opp slik at vi leier ut rense[-] og kjølesystemer for produksjon av førsteklasses drikkevann, og samtidig supplerer våre kunder med PURE flaskene og glass.

9 Annen avd. sak nr Selve maskinvaren er som regel plassert utenfor synet, så merkevaren blir båret av flaskene og glassene som brukes til å servere konsumentene. Folkets hus mars 2010 Inntektene kommer hovedsakelig i form av leieinntekter. I 1998 var inntektene , mens vi forventer at vi i 2011 havner på cirka 30 millioner, opp fra 25,6 i I praksis betyr dette at fra å være en liten gründerbedrift med en god ide, har vi utviklet oss til å bli markedsleder innenfor segmentet kortreist vann. Uten at vi har eksakte tall på forbruket, regner vi med at det konsumeres godt over liter PURE water per dag, og flasken er eksponert i media nesten daglig. I og med at jeg har vært med på reisen omtrent fra starten, har jeg en veldig god kunnskap om hvordan flasken har blitt en veldig synlig bærer av merkevaren. De første årene kunne vi vekke hverandre på natten hvis vi så glimt av flasken i en avis eller på TV, mens vi i dag ser den daglig på lik linje med Farris, Olden eller andre flaskevann. At merkevaren har funnet sin naturlige plass blant flaskevanntypene ser vi blant annet ved interesse fra fagtidsskrifter innenfor mat og drikke. PURE har flere ganger blitt invitert til blindtester av flaskevann, og vårt vann scorer alltid veldig godt. På neste side har vi sakset ett par artikler fra Norges fremste fagtidsskrift innenfor, blant annet, drikkevarer. Test flaskevann 2003 Aperitif Poengskalaen er femdelt: Antall stjerner er fremkommet som et gjennomsnitt av paneldeltakernes evaluering av det enkelte produkts kvalitet uten hensyntagen til hva det koster. Vurderingen av hvilke produkter som er gode og meget gode kjøp ble derfor foretatt etter bedømmingen var avsluttet. Les mer på - verdens største nettsted (non-profit) om mineralvann med detaljert info om 2700 ulike merker fra 100 land. Stille vann - Pure Water uten kullsyre Pure Water Company Kilden er vannet fra springen. Et finurlig system gjør vannet velsmakende og friskt ved å både rense og fjerne lukt og smak i tre operasjoner. Vannet sirkuleres kontinuerlig gjennom

10 Annen avd. sak nr en kjøler, for øvrig samme systemet som brukes til øl, slik at friskhet og temperatur er optimalt når tappekranen åpnes. Duft: Ren frisk duft. Smak: Ren bløt frisk og behagelig nøytralt med leskende finish. Bruksområde: Allround. Vurdering: Veldig godt vann som også er en god tørsteslukker. Utdrag artikkel i aperitif juli 2010: Tapp selv Mens de fleste bruker mye energi og penger på å flytte litervis med vann fra tappestedet og ut til kunden, har Pure Water Company valgt en annen løsning. Fra egne tappestasjoner kan kunden det være seg en restaurant eller konferansesenteret på et hotell selv fylle flasker med rent, kaldt vann, med og uten kullsyre. Ideen oppsto en varm sommerdag i London. Olav Eidsæther, selskapets gründer, hadde bestilt vann på en fortausrestaurant. Serveringen besto av en lunken Perrier og et glass med isbiter. Etter å ha fått regningen på nærmere fire og et halvt pund, fant han ut at dette måtte det gå an å gjøre på en langt mer lønnsom måte for alle parter. Som sagt, så gjort, og i 1997 startet det hele opp. Rense- og kjølemodul ble testet, og Scandinavian Design Group fikk i oppgave å lage en spesiell flaske til vannet. Resultatet ble en slank flaske med patentkork formet som en gummiball: Blå ball til stille vann og grønn ball til det kullsyreholdige. Det som blir til Pure Water starter som vann fra det kommunale ledningsnettet. Vannet går gjennom en tretinns renseprosess. Deretter deles vannstrømmen, og den ene tilsettes kullsyre. Så går vannet til en kjøler som holder fra fire til seks grader, før vannledningene går ut til tappestasjonene, forteller Axel Øiseth, daglig leder i Pure Water Company. Det unike med systemet er at vannet «går i sirkel», det vil si at tappekranen ikke er endepunktet på ledningen. På denne måten slipper du å tappe tom ledningen før det kalde vannet kommer. Pure Water-konseptet kan ikke kjøpes. Dette er blant annet for at selskapet skal være sikre på at filterbytter og sanitering blir utført når det skal og at det blir tatt jevnlige prøver fra alle anlegg for å kvalitetssikre at produktet holder mål til enhver tid Vi kunne ha fylt side opp og side ned med slike artikler og tester, og vi kunne sakset bilder med bilder av den norske elite innenfor finans, næringsliv og politikk med PURE flasken foran seg på møtebordet. PURE sin flaske er unik, og vi har en veldig høy gjenkjennelse grad. Således er vi rimelig sikre på at uansett i hvilken av Norges byer vi hadde vist flasken frem i, ville en veldig stor andel kunne si at de har sett flasken før. Det er for meg helt klart at vi har skapt noe unikt og verdifullt. Dette har kostet oss mye slit og mye penger, og det bør absolutt være mulig å få beskyttet disse verdiene gjennom lovverket. Markedssituasjon For å si noe om markedssituasjonen, må man først definere markedet. Markedet for rent drikkevann generelt er enormt, og så fordeler dette markedet seg mellom kranvann, flaskevann, vanndunker, filterløsninger og kjøle/filterløsninger. Konkurransesituasjonen kan vel best beskrives med at flaskevannleverandørene kjemper seg imellom om å få konsumentene til å kjøpe akkurat deres vann. I tillegg er det felles kamp for å få konsumenten til å kjøpe vann på flaske, istedenfor å velge springvann eller andre løsninger. Løsninger som PURE leverer tar stadig markedsandeler fra flaskevann innenfor gitte segmenter.

11 Annen avd. sak nr Leverandørene av vanndunker kjemper mot alle. De har ett produkt som kvalitetsmessig, logistikkmessig, prismessig og designmessig ikke holder mål, og i Norge tror jeg det bare er et spørsmål om tid før vi ser at dunkene er helt borte fra proffmarkedet. I et marked som tidligere var en jungel av små og store tilbydere er det kun 2 igjen, og disse klarer ikke lenger å vokse. PURE befinner seg i markedet for kjøle- og filterløsninger. Vi kjemper oss i mellom, samtidig som dette markedet er kontinuerlig voksende, og vi spiser markedsandeler fra både flaskevann og dunker. PURE har vært en innovatør på dette markedet, og vi var den første leverandøren som satset på å bygge en egen merkevare basert på renset vann. Vår oppfatning har vært at vi kan levere vann som er kvalitetsmessig overlegent alt annet, vi kan gjøre det billigere, og vi gjør det miljøvennlig. Dette har sikret oss en uavbrutt vekst siden oppstart, med en gjennomsnittlig årlig vekst på over 25 %. Vårt arbeid består i først å overbevise kundene om at flaskevann (mineralvann) er dyrt og unødvendig, deretter må vi få kundene til å velge PUREs konsept fremfor andre leverandører. I og med at vi var veldig tidlig ute, samt at vi hele tiden har vært tydelig i forhold til å fronte merkevaren gjennom flasken, har vi klart å oppnå en posisjon som markedsledende innenfor segmentet. Dog er det vanskelig å si nøyaktig hvor stor nøyaktig markedsandel er, rett og slett fordi inntektsmodellene og produktspekteret er forskjellige fra PURE og andre leverandører. Som nevnt har PURE hovedsakelig 3 kundesegmenter. Disse er; Hotell, restaurant og kontor. Vi har i Norge over 600 kunder spredd rundt i landet, så å ramse opp alle ville bli mye. Her følger ett lite utdrag: Hotell: Clarion hotell Royal Christiania, Gardermoen, Stavanger, Bergen Airport, Ernst Kristiansand. Quality hotell Tønsberg, kongsberg, Gardermoen, Stavanger Airport, Edvard Grieg, Mastemyr + +. Rezidor hotell group Europe (ca. 50 hoteller). Restaurant: Restaurant Druen, Mares, Bølgen og Moi (alle restauranter), Klosteret, St. Lars Kontor: Statoil Norge, Norsk Hydro, Aker Solutions, DNB Nor, FMC technologies, Kongsberg gruppen ASA, PWC, KPMG, Ernst & young, McKinsey, Visma, Pareto, ABG Sundal Collier, Avantor, KLP, Statsbygg, PST, TVNorge Markedsføringstiltak Opp til nå har The PURE Water Company AS vært et B to B selskap. Dette betyr at vår markedsføring i hovedsak har rettet seg mot beslutningstagere som sitter mellom oss og sluttbrukeren. Det kan være en restaurantsjef, hotelldirektør, eller økonomisjef. Vår innsats har gått mot å påvirke disse til å velge PURE for sine kunder eller ansatte.

12 Annen avd. sak nr Utover spredd annonsering, messedeltagelse osv. har mesteparten av innsatsen vært sentrert rundt direktekontakt. Ett markedsføringstiltak som har vært mye benyttet er flaskepost. Vi sender eller leverer en PURE flaske med en liten beskjed i flasken til den vi ønsker å snakke med, så følger vi opp i etterkant for å få en videre dialog. I tillegg til overnevnte har vi brukt ressurser på internettannonsering, hjemmeside, brosjyremateriell osv. Når det gjelder hvor mye det har kostet oss å bygge opp PURE, kan vi dele historikken i 3. Først måtte vi bygge konseptet og utvikle forretningsmodellene. Neste steg var å bygge virksomheten til en positiv kontantstrøm. Det tok 6 år. Derfra har vi vært egenfinansiert, og utgangspunkt har så langt vært at den stadige økende kontantstrømmen skal reinvesteres i videre vekst. Eierne er tålmodige, og ønsker at vi skal prioritere vekst fremfor direkte avkastning foreløpig. De samlede investeringene som er gjort er på i underkant av 100 millioner, i tillegg har vi brukt opp alle pengene som løpende er generert. Det har aldri vært tatt ut midler av selskapet, alt er reinvestert. Avslutning PURE er ikke Farris eller Perrier. Allikevel vil jeg si at vi har kommet veldig langt i å skape en merkevare basert på vårt forretningskonsept. Flasken er bærer av vår merkevare, og har hatt en helt avgjørende betydning for vår suksess. Denne verdien ønsker vi å sikre gjennom beskyttelse av design og logo." Det er vår klare overbevisning at søkers PURE-flaske fra lanseringen i 1998 og frem til søknadens innlevering 11 år senere er blitt etablert som kanskje det aller mest kjente "selvtappingsvann" på markedet i Norge, med en gjenkjennelsesfaktor som få andre kan skilte med. Flasken representerer den delen av søker sammensatte produkt som er synlig for sluttkonsumentene, og den fremstår som fanebærer for dette ganske eksepsjonelle konseptet for lokal produksjon av høykvalitets flaskevann. Det kan ha betydning for innarbeidelsessituasjonen at omsetningskretsen altså selve kjøperne ikke er det brede publikum i alminnelighet, men innkjøpsansvarlige i bedrifter (hoteller, konferansearrangører, serveringssteder og foretak) av en viss størrelse, som nok er både snevrere og mer profesjonell, markedssensitiv og kjennetegnsbevisst enn hva som er tilfelle med drikkevannprodukter i varehandelen. Om Patentstyrets 2. avdeling finner det avgjørende vil kunne vurderes en presisering i varefortegnelsen som reflekterer dette, ved inntak av tekst som for eksempel "forannevnte varer for distribusjon til og via storhusholdninger, herunder hoteller, konferansefasiliteter, serveringssteder og bedrifter". I så tilfelle bes gitt underretning slik at vi kan innsende ny varefortegnelse i overensstemmelse med dette. Patentstyrets 2. avdeling bes under henvisning til dette og til det som tidligere er anført foreta en overprøving av første avdelings vurdering av registrerbarheten av søkers flaske, og deretter frafalle henvisningen til varemerkeloven 14 og beslutte det anmeldte merket registrert for de opprinnelig designerte varer. Subsidiært bes om aksept for påstanden om innarbeidelse av det anmeldte merket, og registrering på dette grunnlag for den begrensede varefortegnelse som er skissert ovenfor og også vedlagt denne anke." Klagegebyret (klageavgiften) er registrert rettidig innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 9. mai 2011.

13 Annen avd. sak nr Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. varemerkelovens 50 og 51 annet ledd, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys av den innkomne klage av 7. mars Den 14. september 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 18. februar I sitt notat til Patentstyrets Annen avdeling uttaler Første avdeling: "Uttalelse fra Første avdeling: Vi viser til klage til Annen avdeling i ovennevnte varemerkesak. Første avdeling har vurdert klagen og finner det ikke klart at den vil føre frem etter varemerkeloven 51 annet ledd første punktum. Klagen oversendes derfor Annen avdeling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd andre punktum." Sakens dokumenter er deretter oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er, under en viss tvil, kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Annen avdeling kan i alt vesentlig slutte seg til den rettsoppfatning som Første avdeling har bygd på. Avgjørende for om et tredimensjonalt varemerke kan registreres, er om formen i tilstrekkelig grad skiller seg fra normen i bransjen, slik at det er egnet til å oppfattes som særmerke for én næringsdrivende. Vurderingen må baseres på det helhetsinntrykket som formen må antas å etterlate hos en gjennomsnittsforbruker. Registreringspraksis viser at vurderingen nødvendigvis må bli svært skjønnsmessig. Tidligere avgjørelser kan derfor gi bare begrenset veiledning for vurderingen i senere saker, ut over det nokså selvsagte, at ordinære og diffuse former må nektes registrert, mens uvanlige og distinkte former må tillates registrert. Første avdeling har pekt på en del eksempler på at flasker er nektet registrert som tredimensjonale merker. Det kan også pekes på eksempler på at flasker har vært tillatt

14 Annen avd. sak nr registrert som slike merker, se f.eks. Rettens avgjørelse i sak T-305/02 Nestlé og OHIMs andre appellkammers avgjørelse i sak R 1027/2009 Nemiroff. I nærværende sak er det anmeldte varemerket, etter Annen avdelings oppfatning, både uvanlig og distinkt. Det består riktignok av elementer som hver for seg ikke kan anses å oppfylle varemerkelovens distinktivitetskrav. Men til sammen skaper designelementene et særpreg og et lett gjenkjennelig vareutseende. Særlig vekt legger Annen avdeling på den kuleformede lukkemekanismen, som klart skiller seg fra alt som ellers vites å forekomme på markedet. Kulen er iøynefallende og fester seg lett i erindringen. I kombinasjon med flaskens form og tekstens typografi, bidrar dette til å oppfylle det minstekrav til særpreg som må stilles for registrering som varemerke. Mot denne bakgrunn blir Første avdelings avgjørelse å oppheve, og merket å godta til registrering. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves og saken sendes tilbake for registrering av varemerket. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) John Asland (sign.)