Annen avdeling PROTOKOLL

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Int. reg. nr Nasj. ref. nr Innehaver: AEG Hausgeräte GmbH, Muggenhofer Strasse 135, Nürnberg, Tyskland Korrespondanseadr.: AEG Hausgeräte GmbH, Patente, Marken & Lizenzen, Nürnberg, Tyskland Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo Innsiger: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, München, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 14. november 2008, hvorved tidligere beslutning om å føre det internasjonalt registrerte ordmerket "MAXIMAXX" inn i det norske varemerkeregisteret, og dermed gi merket virkning i Norge, ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenparter av avgjørelsen ble samme dag sendt innsigers norske fullmektig og til merkehavers korrespondanseadresse i Tyskland. Sistnevnte gjenpart sammen et forklarende følgebrev på engelsk. Notifikasjonen fra det Internasjonale Byrå (WIPO) av 28. desember 2006 om at Norge, med virkning (prioritet) fra 5. mai 2006, er blitt utpekt som land det internasjonalt registrerte merket ønskes vernet i, omfattet alle varer merket er internasjonalt registrert som kjennetegn for, nemlig: Klasse 7: Electric appliances for mechanical treatment, in particular for mixing and/or stirring and/or cutting and/or slicing and/or grinding and/or disintegrating, of food, in particular hand mixers or meat mincing machines or food processors or coffee grinders, electric kitchen machines, electric devices for extracting liquid out of food, in particular fruit; electric juice extractors; electric juice centrifuge, electric tin openers, electric devices for cleaning and/or treating, in particular for brushing, polishing, sweeping or sucking, of surfaces, in particular of floors or textile surfaces; vacuum cleaners, including batterydriven vacuum cleaners, accessories for vacuum cleaners or other electrical floorcare devices, namely suction heads, tubes, pipes, dust filters and dust filter bags, dishwashers, machines for treating textiles and laundry driven by electrical or other energy included in class 7, in particular in rotating drum, including washing machines, spin driers, combined washing and drying machines, ironing machines, and ironing presses. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for internasjonale varemerkeregistreringer, jf. varemerkelovens 58.

2 2. avd. sak nr Klasse 9: Klasse 11: Electric hair-styling devices, in particular electric hair curlers including steam hair curlers, photovoltaic devices, electric and/or electronic and/or digital switching or openloop control or closed-loop control devices and data processing devices and data storage media for domestic appliances, electric irons. Electric hand driers, electric tumble driers, cooling and/or freezing devices, in particular refrigerators, freezers or combined cooling and freezing devices, electric devices for thermal treatment, in particular cooking, refining, baking, roasting, frying and/or defrosting, of food, including cookers, ovens, cooking hobs or toasters, in particular with electric, induction, micro-wave, hot air, steam and/or gas heating, electric driven raclette devices, electric waffle irons, electric deep fat fryers, electric barbecue grills, egg boilers, electric yoghurt preparing apparatus, electric self-heated cooking pans, electric warming plates, electrical devices for making warm or hot beverages, such as coffee or tea; coffee machines, in particular filtering coffee machines, espresso machines and/or cappucino machines, ventilating and exhaust extracting devices, in particular fume extractors and extractor hoods, electric driven devices for heating of water and/or storage or supply of hot water, in particular devices for heating tap water flowing therethrough or for supplying hot tap water or hot drinking water or electric kettles for use in kitchen, electric hair driers. Merket ble besluttet innført i varemerkeregisteret den 8. august 2007, med ovennevnte varefortegnelse, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 32/2007, med publiseringsdato mandag den 6. august Innsigelse innkom til Patentstyret mandag den 8. oktober 2007, innen innsigelsesperiodens utløp. Innsigelsen var begrunnet med at det internasjonalt registrerte ordmerket "MAXIMAXX", registrert for en rekke nærmere angitte varer i klassene 7, 9 og 11 (hele varefortegnelsen gjengitt ovenfor) er egnet til å forveksles med innsigers internasjonalt registrerte ordmerke "Maxx" (avbildning gjengitt nedenfor), int. reg. nr ( ), registrert for en rekke nærmere angitte varer i klassene 7, 9 og 11 (hele varefortegnelsen gjengitt nedenfor), og har vern i Norge med virkning (prioritet) fra 15. oktober 1998, og at merket "MAXIMAXX" således er blitt godtatt og innført i det norske varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 8, jf. 4 og 6, jf. 49 annet ledd og 50. Int. reg. nr ( )

3 2. avd. sak nr Varefortegnelse tilhørende int. reg. nr ( ): Klasse 7: Klasse 9: Klasse 11: Electric motor-driven tools; electric cleaning equipment for household use including window cleaning devices and shoe cleaning devices; electric waste disposal units including waste masticators and compressors; dishwashers; electric machines and appliances for treating laundry and clothing including washing machines, spin driers, laundry presses, ironing machines; vacuum cleaners; parts for the aforementioned goods included in this class; in particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags, all for vacuum cleaners. Electrical irons; electric film wrap welding devices; electrothermic hair curlers; kitchen scales, personal scales; door entry security systems; electric and electronic alarm devices and systems; hazard signalling devices and protection equipment for water and fire damage (for domestic purposes); parts for the aforementioned goods included in this class. Driers such as laundry driers, tumble laundry driers; hand driers; hair driers; ventilation devices, in particular ventilators, grease filter devices, grease extractor devices and grease extractor hoods; air conditioning devices and devices to improve air quality, air humidifiers, water piping devices as well as sanitary equipment, in particular also fittings for steam, air and water piping equipment, warm water devices, storage water heaters and continuous flow water heaters; kitchen sinks; heat pumps; parts of all aforementioned goods included in this class. Registreringshaver har ikke oppnevnt noen norsk fullmektig, og har ikke imøtegått innsigelsen under sakens behandling i Patentstyrets 1. avdeling. Med hensyn til innsigers argumentasjon under behandlingen av innsigelsessaken i Patentstyrets 1. avdeling vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 8, 6 første ledd. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EFdomstolens avgjørelse C-251/95, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt s. 641, Superlek og Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express.

4 2. avd. sak nr Innehavers internasjonale registrering er besluttet gjeldende for en rekke elektriske apparater og innretninger, innretninger for varme, ventilasjon og rensing, samt deler til dette i klassene 7, 9 og 11. Det samme er innsigers registrering. Varene er for en stor del overlappende og for øvrig likeartede. Vilkåret i varemerkeloven 6 første ledd er således oppfylt. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at den internasjonale registreringen og innsigerens merke, sett i forhold til at de aktuelle varene er elektriske apparater og innretninger, samt innretninger for varme, ventilasjon og rensing, vil henvende seg både til profesjonelle aktører og til helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren". Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Det legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren, både i form av en profesjonell aktør og en alminnelig sluttbruker, vil oppfatte merket på samme måte i denne saken. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen blir etter dette hvorvidt det foreligger merkelikhet mellom registreringene, og eventuelt graden av denne. Fullmektigen anfører at ettersom innehavers merke tar opp i seg innsigers merke i sin helhet vil gjennomsnittsforbrukeren kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. Merkene er således forvekselbare i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 8. Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til kjennetegnsvurderingen. Det som skal sammenliknes er helhetsinntrykket man kan regne med at merkene vil etterlate seg i erindringen hos gjennomsnittsforbrukeren. Sammenlikningen må bygge på en analyse av elementene som danner helhetsinntrykket. Innehavers ordmerke MAXIMAXX består av åtte bokstaver og vil bli uttalt med tre stavelser MAX_I_MAXX, mens innsigers merke MAXX består av fire bokstaver og vil bli uttalt i én stavelse. De fire bokstavene innsigers merke består av er identisk med de fire siste bokstavene som utgjør den siste stavelsen i innehavers merke. Selv om det foreligger klare fonetiske og visuelle likhetstrekk, foreligger det også fonetiske og visuelle forskjeller som er merkbare og vil påvirke helhetsinntrykkene merkene skaper. Vi er ikke enige med fullmektigen i at MAXX må anses som et sterkt element fordi to X er i slutten av et ord er høyst uvanlig. Søk på elementet MAXX i søkemotoren Google viser en rekke treff på at MAXX brukes i mange ulike sammenhenger av ulike aktører. Søk i Patentstyrets register viser videre at elementet MAXX inngår som element i godt over 60 varemerkeregistreringer i Norge med ulike innehavere. Det språklige "grepet" med bruk av to X'er fremstår ikke som spesielt originalt og uvanlig. Selv om MAXX visuelt sett har to X'er vil assosiasjonene merket gir være de samme som om det skulle vært tale om MAX med én X. MAXX eller MAX indikerer eller gir assosiasjoner i retning av en kvalitet i form av "maximum", "maks" eller "maksimal". MAXX må derfor i mange sammenhenger regnes som et svakt kjennetegn eller kjennetegnselement. Dette styrkes av at elementet MAXX fonetisk sett vil oppfattes som "maks" uten at den doble X en oppfattes. Innsigers merke er registrert for ulike elektriske produkter samt innretninger for varme, ventilasjon og rensing. Vi er av den oppfatning at MAXX vil spille på en kvalitet ved disse varene, og derfor må anses for å være et svakt element både som kjennetegn i seg selv og som

5 2. avd. sak nr del av et kjennetegn. Det er den dobble X'en slik den fremstår visuelt som i første rekke gjør innsigers merke tilstrekkelig særpreget, men beskyttelsessfæren til innsigers merke MAXX er likevel ikke spesielt omfattende på grunn av det forestillingsbildet merket gir, og at bruken av elementet MAXX er temmelig utbredt. Selv om innehavers merke opptar innsigers merke i sin helhet, er det etter norsk varemerkerett helt klart at det er en vanlig forvekselbarhetsvurdering som skal foretas. Dette har Patentstyrets 2. avdeling lagt til grunn i flere avgjørelser, jf. blant annet i nr. 7045, Cir. Her ble registreringen av ordmerket Cir opprettholdt mot innsigers merke Cirrus, fordi forskjellen i merkenes lengde og antall stavelser likevel ga dem et ulikt helhetsinntrykk. I nærværende sak vurderes det tidligere merket å være et merke med relativt liten beskyttelsessfære. Innsiger har med andre ord valgt et merke som andre næringsdrivende vil kunne legge seg nokså tett opp til, jf. Rt s. 641, Superlek. Den forholdsvis lave grad av iboende særpreg i innsigers merke, vurdert i forhold til hvordan dette merket er plassert i innehavers merke, medfører etter vårt syn at det ikke beholder sin selvstendige atskillelsesevne i innehavers merke. Dette til tross for at elementet MAXI i innehavers merke vil kunne være et svakt element. Helhetsinntrykket av innehavers merke MAXIMAXX er av en slik karakter at det ikke vil oppfattes som en større/sterkere utgave av varer solgt under merket MAXX. I tillegg til at MAXX har en begrenset beskyttelsessfære, danner merket MAXIMAXX et slags ordspill/bokstavrim. Merkets to elementer, MAXI og MAXX, danner en dobbel/forsterkende betydning ved at begge elementene begynner på bokstaven M, og er varianter av "maksimal". Innsigers merke mangler dette aspektet, noe som bidrar til at helhetsinntrykkene av merkene blir forskjellige. Etter en helhetsvurdering er vi under tvil kommet til at innehavers merke MAXIMAXX og innsigers tidligere merke MAXX gir et visuelt, fonetisk og assosiasjonsmessig helhetsinntrykk som er tilstrekkelig ulikt til at en gjennomsnittsforbruker ikke vil kunne ta feil av merkene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. Det er i denne vurderingen særlig lagt vekt på at innsigers merke er et merke med begrenset beskyttelsessfære. Det foreligger således fare for forveksling mellom innehavers merke MAXIMAXX og innsigers merke MAXX, jf. varemerkeloven 49 annet ledd jf. 14 første ledd nr. 8. Innsigelsen blir dermed å forkaste jf. varemerkeloven 52 første ledd jf. 21 a annet ledd. Beslutning: Beslutningen om å gjøre den internasjonale registreringen gjeldene i Norge opprettholdes for alle varene jf. varemerkeloven 21a annet ledd." Innsigers klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse innkom den 14. januar Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 20. februar Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I klagen anfører innsigers fullmektig:

6 2. avd. sak nr "Det vises til Styrets avgjørelse av der innsigelsen mot den norske delen av IR MAXIMAXX på basis av innsigers merke IR MAXX, ble forkastet. Styret begrunner sin beslutning med at merkene ikke er forvekselbare. På vegne av BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH som er innehaver av IR MAXX, påklages med dette avgjørelsen. Søkers merke MAXIMAXX og innsigers merke MAXX er begge registrert for ulike varer i klassene 7, 9 og 11. Begge merker omfatter ulike elektriske apparater for husholdningsbruk og for det profesjonelle marked og varene er i det alt vesentlige overlappende. I de tilfelle der det foreligger full vareidentitet som i dette tilfellet, stilles det desto strengere krav til ulikheter mellom selve merkene for at forvekslingsfare skal unngås. Vi kan ikke se at det forhold at vi står ovenfor to merker med i det alt vesentlige identiske varefortegnelser, er tilstrekkelig vektlagt i Første Avdelings avgjørelse. Når det gjelder selve merkelikheten, understrekes at MAXX er den særpregede delen av søkers merke og identisk med innsigers merke. Prefikset MAXI i søkers merke må anses som et rent kvalitetsangivende element og er derfor helt uten varemerkerettslig særpreg. For at innsigers merke MAXX overhodet skal kunne oppebære noen som helst form for vern gjennom den oppnådde registreringen, må det være beskyttet mot registrering av merker som MAXIMAXX der MAXI som altså er utpreget beskrivende, er det eneste element som skiller søkers merke fra innsigers merke. For øvrig inngår søkte merke i sin helhet i innsigers merke. Det betydningsmessige innhold av søkte merke er etter vår oppfatning av en slik karakter at det vil oppfattes som en større/sterkere utgave av varer solgt under merket MAXX. MAXX er dessuten det klart dominerende element i søkte merket. Disse forhold gjør at helhetsinntrykkene av merkene i stor grad er de samme. Vi er derfor ikke enige med Styret som hevder det motsatte. Som ledd i sin begrunnelse viser Første Avdeling bl.a. til Annen Avdelings avgjørelse nr vedrørende merkene CIR/CIRRUS som begge omfattet varer i klasse 5. Merkene ble ikke funnet forvekselbare, noe som bl.a. ble begrunnet i at begge merker antas å ville bli oppfattet som rene fantasimerker. Det samme kan ikke sies å være tilfelle i forhold til merkene MAXIMAXX/MAXX. MAXX gir assosiasjoner til ordet max som altså er en vanlig forkortelse for maximum. Merkene MAXX og MAXIMAXX gir derfor tvert i mot de samme forestillingsmessige assosiasjoner der MAXIMAXX som tidligere nevnt, naturlig vil bli oppfattet som en enda større/sterkere utgave av MAXX. Merkene omfatter dessuten helt andre varegruppe enn i CIR/CIRRUS. Annen Avdelings sak 7045 kan der for ikke ses å være direkte relevant for vår sak. Det vises for øvrig til sak C-344/07 P fra EU domstolen der merket FOCUS ble ansett som forvekselbart med det registrerte merket MICRO FOCUS (fig) for overlappende varegrupper. Merkene ble bl.a. ansett som betydningsmessig og fonetisk svært like. Det samme må i høy grad kunne sies om merkene MAXX/MAXIMAXX som i tillegg også visuelt sett er mer like enn de merkene som er omhandlet i EU rettens dom, da merket MAXIMAXX bl.a. er et rent ordmerke i kun ett ord i motsetning til MICRO FOCUS som også inneholder et figurativt element. Vi ber på denne bakgrunn om at klagen tas tilfølge. Vi forbeholder oss retten til senere å fremsette ytterligere anførsler."

7 2. avd. sak nr I sin imøtegåelse av 2. mars 2009, uttaler registreringshavers fullmektig: "Vi viser til Annen avdelings orientering til søker den 15. januar Vi har blitt anmodet om å bistå søker i denne saken, og oversender vedlagt fullmakt. Når det gjelder varelikhet mellom søkers og innsigers internasjonale registreringer, vil søker ikke bestride at det foreligger både vareidentitet og varelikeartethet. Det er således ikke nødvendig å kommentere dette punkt ytterligere. Saken dreier seg således om hvorvidt ordmerket MAXIMAXX er egnet til å forveksles med det stiliserte merket MAXX med hensyn til kommersiell opprinnelse for de aktuelle varer i klassene 7, 9 og 11. Søkers merke MAXIMAXX består av to ordelementer, og er både uttalemessig og visuelt lengre enn MAXX. Utformingen av sistnevnte registrering forsterker denne forskjellen. Semantisk fremstår de to merkene som klart forskjellige innsigers merke fortoner seg kun som en åpenbar omskriving av kvalitetsangivelsen max, mens søkers merke henspiller på noe mer. Søker mener således at de to merkene er så forskjellige at de ikke vil kunne forveksles av den gjennomsnittlige forbruker med hensyn til kommersielle opprinnelse for varer i klasene 7, 9 og 11. Innsiger hevder at suffikset MAXX i MAXIMAXX utgjør dets særpregede element, mens prefikset MAXI- kun utgjør en kvalitetsangivelse til dette særpregede elementet. Søker er uenig i dette, da MAXX utvilsomt må sies å inneha en kvalitetsangivende karakter. Spørsmålet er således hvor omfattende vern innsigers stiliserte MAXX-merke kan tillegges. Det dreier seg ikke om et rent ordmerke, og sannsynligheten for at vernet i hovedsak er knyttet til måten ordet er utformet på, er stor. MAXX er fonetisk identisk med den alminnelige forkortelsen max (hvilket ikke bestrides av innsiger), og visuelt fremstår MAXX og max som tilnærmet identiske, ikke minst fordi man sitter igjen med det samme semantiske inntrykket av de to. Innsigers registrering kan således ikke innebære et vern for ordet max som sådant, ei heller for uvesentlige omskrivninger av dette, slik at det ikke skal kunne inngå i kombinasjon med andre elementer i andre merker. Denne vurderingen av elementet MAXX synes også å være utgangspunktet for Første avdelings avgjørelse i saken. Innsiger hevder videre at MAXIMAXX er å oppfatte som en større/sterkere utgave av MAXX. Søker er ikke enig i dette, først og fremst ettersom MAXX alene som ord i utgangspunktet ikke er adskillende. Det som utgjør innsigers merke, må være den stiliserte varianten av MAXX, og ikke ordet MAXX. Dette i kombinasjon med MAXI utgjør et helt annet merke, som ikke gir assosiasjoner til MAXX alene, verken som ord eller i stilisert form. Innsiger viser til at EF-domstolen vurderte FOCUS som forvekselbart med MICRO FOCUS. Søkers oppfatning er at denne saken ikke er parallell med den foreliggende, ettersom man i refererte sak har å gjøre med det klart adskillende og distinktive elementet FOCUS, mens den foreliggende sak gjelder en kvalitetsangivelse som i seg selv ikke er distinktiv alene som et ordmerke.

8 2. avd. sak nr På denne bakgrunn ber vi Annen avdeling om å avvise klagen, og opprettholde Første avdelings beslutning om å yte søkers internasjonale registrering beskyttelse i Norge." I tilsvar av 20. mai 2009 uttaler innsigers fullmektig: "Det vises til skriv fra Annen Avdeling datert 3. mars 2009 med vedlegg. Vi opprettholder vår klage datert 14. januar 2009 og de argumenter som der fremføres. Vi kan ikke se at det fra den annen parts side er fremført argumenter som fører til en endring av vårt syn på saken. Som tidligere fremholdt, er det slik at det forhold at merkene er registrert for overlappende varer, gjør at det stilles desto større krav til ulikheter mellom disse. MAXX er identisk i begge merker. Videre fastholder vi at MAXX, som i kraft av å være et særpreget element, i motsetning til MAXI, er dominerende i søkers merke. MAXX spiller også en vesentlig rolle i merket MAXIMAXXs fonetiske uttrykk. Maxx gir assosiasjoner i retning av max som en forkortelse for maximum. Merkene er derfor også assosiasjonsmessige like. Elementet maxx i en slik betydning som her er nevnt, kan muligens sies å henspille på en kvalitet ved de aktuelle varene slik Første Avdeling legger til grunn, men er ikke på noen måte direkte beskrivende for disse. Merket MAXX har derfor tilstrekkelig særpreget til å kunne nyte et visst vern, noe også Styrets beslutning om å gjøre innsigers merke MAXX gjeldende i Norge, er et uttrykk for. Fra søkers fullmektig er det anført at sannsynligheten for at vernet i hovedsak er knyttet til måten ordet er utformet på, er stor. Vi kan ikke på noen måte si oss enige i dette. Ordet er ikke tilført noen distinktive elementer av betydning, men fremstår i ordinær font uten ytterligere elementer. Det forhold de to siste bokstavene er skrevet med en noe fetere type enn de to første bokstavene, er selvfølgelig i seg selv ikke tilstrekkelig til å tilføre merket nødvendig distinktivitet. Registreringsvernet til merket MAXX vil måtte anses som illusorisk dersom det ikke skulle være beskyttet mot registrering av identisk merke, kun tilført element maxi, som jo må anses å være helt uten særpreg. Tilføyelsen av MAXI i søkers merke gjør at merket vil bli oppfattet som en annen og større utgave av de varer som allerede selges under merket MAXX, slik vi tidligere har nevnt. Vi kan imidlertid selvsagt ikke utelukke at MAXX i kombinasjon med andre og mer fantasipregede/ særpregede elementer vil kunne eksistere ved siden av ordelementet MAXX uten at dette nødvendigvis fører til inngrep i vår klients merke (jf. s. 2, første avsnitt, siste setning i brevet fra søkers fullmektig). I dette tilfelle dreier det seg imidlertid om et så ytterst svakt element som maxi skal kunne anses å ha tilstrekkelig atskillende evne. Det mener vi at det er opplagt at det ikke har. Faren for det i en kjøpssituasjon vil kunne oppstå forvekslingsfare er etter vår oppfatning stor. Vml. 14 første ledd nr. 8 kommer derfor til anvendelse. Vi ber på denne bakgrunn om at Annen Avdeling tar klagen til følge." I et siste innlegg av 24. august 2009 uttaler innehavers fullmektig:

9 2. avd. sak nr "Vi viser til Annen avdelings oversendelse av 22. mai 2009, vedlagt gjenpart av innsigers imøtegåelse av 19. mai Søker kan ikke se at innsigers siste innlegg bringer nye forhold av relevans for hvorvidt merkene MAXIMAXX og MAXX skulle være forvekselbare med hensyn til kommersiell opprinnelse for de aktuelle varer. Søker vil derfor nå kun vise til og fastholde de synspunkter og argumenter som fremgår i vår besvarelse av 2. mars 2009, og ber om at det treffes en avgjørelse i saken." Saken er deretter tatt opp til behandling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Etter varemerkelovens 49 annet ledd skal et internasjonalt registrert varemerke ikke gis virkning i Norge dersom merket ikke kunne ha vært registrert her i riket på grunn av bestemmelsene i 14. Etter 14 første ledd nr. 8 kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et internasjonalt registrert varemerke som har virkning i Norge fra en tidligere dag. Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkelovens 4, jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det skal foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og Annen avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer (Sml s. I-5507). Hvis varene eller tjenestene retter seg mot flere omsetningskretser, må risikoen for forveksling i begge eller alle omsetningskretser tas i betraktning, jf. avgjørelsen i sak C-412/05 Alcon v. Biofarma (Sml s. I-3569). Vurderingstemaet er om gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt s («pascal søtt & salt»), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Han vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes

10 2. avd. sak nr enkelte deler hver for seg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker (Sml s. I-4529), og han må normalt stole på det ufullstendige bilde av merkene som han har i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml s. I-3819). Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. I den foreliggende sak er det delvis identitet mellom de to varefortegnelsene, hvilket tilsier en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten, i den forstand at det kreves større avstand mellom kjennetegnene enn om vareslagene hadde vært ulike. Varene omsettes bl.a. til alminnelige sluttbrukere, og det kan ikke legges til grunn at det foreligger en høy grad av merkebevissthet som i nevneverdig grad kan bidra til å motvirke forvekslingsrisiko. Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Selv om det skal foretas en helhetsvurdering, kan det være tilstrekkelig med likhet i ett element, hvis dette utgjør en selvstendig og særpreget del av merkene, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-120/04 (THOMSON LIFE), premiss 35, se også Høyesteretts avgjørelse i Rt s («pascal søtt & salt»), særlig avsnitt 64. Innsigerens merke består av ordet MAXX i nokså ordinær grafisk utforming. Den grafiske utformingen har liten grad av særpreg, og vurderingen må derfor bli omtrent som om man hadde stått overfor to ordmerker. Annen avdeling er enig med Første avdeling i at ordet MAXX har en nokså begrenset grad av særpreg, og at særpreget i hovedsak skyldes at ordet er skrevet med to X-er til slutt. Annen avdeling er også enig med Første avdeling i at lite særpregede varemerker generelt vil ha en mer begrenset beskyttelsessfære enn mer særpregede varemerker. Det innebærer imidlertid ikke at svake varemerker bare har vern overfor identiske eller nær identiske kjennetegn. Det må i hvert tilfelle foretas en vurdering av det helhetsinntrykket som merkene er egnet til å danne hos en gjennomsnittsforbruker. Hvis de to merkene inneholder et felles element, og hvis dette elementet er mer særpreget enn eventuelle øvrige elementer i merkene, kan det foreligge risiko for forveksling selv om elementet som er felles ikke besitter en høy grad av særpreg, jf. EU-domstolens

11 2. avd. sak nr avgjørelser i sakene C-235/05 P (FLEX / FLEXI AIR) og C-344/07 P (MICRO FOCUS / FOCUS). I det foreliggende tilfellet må det påregnes at det internasjonalt registrerte varemerket MAXIMAXX vil bli oppfattet som en sammenstilling av de to ordene MAXI og MAXX. Av disse to delene må MAXX anses som den mest særpregede, mens MAXI trolig vil bli oppfattet som en forsterkning og understrekning av budskapet i ordet MAXX. Orddelen -MAXX må anses å utgjøre en selvstendig og særpreget del av ordet MAXIMAXX, og tilføyelsen av MAXI- kan ikke anses å skape et helhetsinntrykk som er tilstrekkelig ulikt varemerket MAXX. Det må etter dette legges til grunn at det foreligger en risiko for at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte MAXIMAXX som en variant av MAXX, og derfor som stammende fra samme produsent eller leverandør. Om MAXIMAXX benyttes for de samme varene som MAXX, vil derfor gjennomsnittsforbrukeren således kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere, og det eksisterer derfor en risiko for forveksling. Derimot må MAXIMAXX kunne brukes uten risiko for forveksling for varer som ikke er identiske med, og som heller ikke ligger tett på, dem som MAXX er vernet for. Slik Annen avdeling ser det, vil avstanden mellom kjennetegnene være tilstrekkelig når MAXIMAXX benyttes for produkter for tilberedning og oppbevaring av mat i klassene 7 og 11, samt for solcelle- og datautstyr i klasse 9. Etter dette blir Første avdelings avgjørelse delvis å oppheve. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og varemerket nektes virkning i Norge, for følgende varer: Klasse 7: Klasse 9: Electric devices for cleaning and/or treating, in particular for brushing, polishing, sweeping or sucking, of surfaces, in particular of floors or textile surfaces; vacuum cleaners, including battery-driven vacuum cleaners, accessories for vacuum cleaners or other electrical floorcare devices, namely suction heads, tubes, pipes, dust filters and dust filter bags, dishwashers, machines for treating textiles and laundry driven by electrical or other energy included in class 7, in particular in rotating drum, including washing machines, spin driers, combined washing and drying machines, ironing machines, and ironing presses. Electric hair-styling devices, in particular electric hair curlers including steam hair curlers, electric irons.

12 2. avd. sak nr Klasse 11: Electric hand driers, electric tumble driers, ventilating and exhaust extracting devices, in particular fume extractors and extractor hoods, electric driven devices for heating of water and/or storage or supply of hot water, in particular devices for heating tap water flowing therethrough or for supplying hot tap water or hot drinking water, electric hair driers. Are Stenvik (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.)