PROTOKOLL. Ordmerket er opprinnelig registrert med- og notifikasjonen om utpekningen av Norge av 19. juli

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00111 Int. reg. nr Nasj. ref. nr Int. reg. dato: Prioritet (EM ) Registreringshaver: GreenCarrier Scandinavia AB, Box 1037, Göteborg, Sverige WIPO fullmektig: Albihns Göteborg AB, Torggatan 8, Göteborg, Sverige Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 24. februar 2011, hvorved det internasjonalt registrert ordmerket "GREENCARRIER" ble nektet gitt virkning (vern) i Norge. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble oversendt registreringshavers norske fullmektig samme dag. Ordmerket er opprinnelig registrert med- og notifikasjonen om utpekningen av Norge av 19. juli 2007 gjaldt opprinnelig for- følgende tjenester: Klasse 38: Klasse 39: Klasse 42: Telecommunications services related to the transport and storage of goods, including computer-aided transmission of messages, images, information and via computer, mobile and telecommunications nets; rental of communications equipment; rental of access time to computer data bases. Transport, shipping and storage business; packaging and storing of goods, transport and storage of goods; issuing of transport and customs documents, certificates and valuable documents for goods; information and reservation services for transport and storing including logistic services; logistic business regarding transports, shipping and storage; consultancy regarding logistics, transport, shipping and storage business. Updating and rental of operative and application computer software, rental of computers, computer consultancy services for users of computers and computer programs; computer services related to the transport and storage of goods. En avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd.

2 Annen avd. sak nr Ved notifikasjon fra WIPO av 31. januar 2008 ble Patentstyret informert om at tjenestefortegnelsen for så vidt gjelder Norge var blitt begrenset til følgende tjenester: Klasse 38: Klasse 39: Klasse 42: Telecommunications services related to the transport and storage of goods, including computer-aided transmission of messages, images, information and via computer, mobile and telecommunications nets; rental of communications equipment; rental of access time to computer data bases. Transport, shipping and storage business; packaging and storing of goods, transport and storage of goods; information and reservation services for transport and storing including logistic services; logistic business regarding transports, shipping and storage; consultancy regarding logistics, transport, shipping and storage business. Updating and rental of operative and application computer software, rental of computers, computer consultancy services for users of computers and computer programs. Registreringshaver har under saksbehandlingen i Patentstyrets Første avdeling fått tilbud om at merket kan gis virkning i Norge forutsatt at registreringshaver aksepterer at tjenestefortegnelsen begrenses til tjenestene i klassene 38 og 42. Registreringshaver har ikke akseptert dette tilbudet. * * * Med hensyn til fullmektigens anførsler under sakens behandling i Patentstyrets Første avdeling, vises til sakens dokumenter. * * * Fra Første avdelings avslag hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Den internasjonale registreringen består av en sammenstilling av de to engelske ordene GREEN og CARRIER. Merkeelementet GREEN kan blant annet oversettes til gjøre grønn, gjøre miljøvennlig, bli miljøbevisst som verb og som miljøbevisst, miljøvennlig og grønn både som adjektiv og substantiv. Merkeelementet CARRIER kan blant annet oversettes til transportør, fraktfører, og transportmiddel. Vi viser til oppslag i Stor engelsk-norsk på Sammenstillingen GREENCARRIER direkte oversatt betyr miljøbevisst transportør, miljøvennlig transportmiddel/transportør eller grønn transportør. Sakens problemstilling er om den internasjonale registreringen skal nektes vern i Norge fordi det beskriver sentrale egenskaper ved de aktuelle tjenestene, og at det ikke er egnet til å skille

3 Annen avd. sak nr innehaverens tjenester fra andres og dermed mangler varemerkerettslig særpreg for de aktuelle tjenestene, jf. varemerkeloven 14 første ledd første annet punktum og annet ledd. Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle varer eller tjenester merket ønskes vern for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene og tjenestene vil oppfatte merket. Merket må vurderes med tanke på hvordan gjennomsnittsforbrukeren normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for transport, shipping and storage business; packaging and storing of goods, transport and storage of goods; information and reservation services for transport and storing including logistic services; logistic business regarding transports, shipping and storage; consultancy regarding logistics, transport, shipping and storage business i klasse 39, kan både være næringsdrivende og private forbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C- 210/96, Gut Springenheide. Fullmektigen hevder at merket er særpreget, da det ikke er beskrivende for de aktuelle tjenestene i klasse 39. Etter Patentstyrets syn er den internasjonale registreringen en ordinær sammenstilling av vanlige engelske ord, hvis betydning må anses å være alminnelig kjent av den norske gjennomsnittsforbrukeren. Når GREENCARRIER brukes på transport og transportrelaterte tjenester i klasse 39, vil merkets meningsinnhold bli oppfattet umiddelbart av omsetningskretsen som en angivelse av egenskapen til tjenesten: at selve tilbyderen av tjenestene velger miljøvennlige løsninger eller at tilbyderen benytter et miljøvennlig transportmiddel. GREENCARRIER er således også kvalitetsangivende for tjenestene. Se varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a. Vi kan ikke se at de to merkeelementene har en gjensidig påvirkning som vurdert i sin helhet fratar merket dets beskrivende karakter. Sammenstillingen av ordene GREEN og CARRIER fremstår ikke som uvanlig, og summen av sammenstillingen skaper ikke et merkbart avvik fra summen av bestanddelene som det er satt sammen av. EU-domstolen har i flere saker angitt hvordan sammensetninger av beskrivende ord og utrykk skal vurderes, jf. blant annet C-265/00, Biomild og C-363/99, Postkantoor. Vi viser i denne sammenheng til tilsvarende vurderinger i Annen avdelings sak nr I denne saken kom Annen avdeling til at internasjonal registrering nr , det kombinerte merket GREEN CARGO ikke kunne besluttes gjeldende etter dagjeldende varemerkeloven 13 for blant annet transporttjenester i klasse 39. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det foreligger et friholdelsesbehov for GREENCARRIER. Det ville være uheldig å belegge denne beskrivende ordsammenstillingen med enerett. Andre næringsdrivende kan ha behov for å bruke betegnelsen i sin markedsføring eller på annen måte, uten at dette skal være å anse som et varemerkeinngrep. Patentstyret har også kommet til at det søkte merket ikke har adskillende evne for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Merkets beskrivende meningsinnhold er så nært knyttet til de nevnte varer, at merket ikke har evne til å sette gjennomsnittsforbrukeren i stand til å skille innehavers varer fra varer med en annen kommersiell opprinnelse. Når GREENCARRIER brukes for transport og transportrelaterte tjenester, vil gjennomsnittsforbrukeren nettopp oppfatte GREENCARRIER som at han eller hun benytter seg av, og/eller støtter en tjeneste som tar hensyn til miljøet. GREENCARRIER vil være en miljøbevisst transportør, miljøvennlig transportmiddel/transportør eller grønn transportør i den forstand at transporten eksempelvis foregår via miljøvennlige kanaler, ved hjelp av miljøvennlige kjøretøy eller at det fokuseres på miljøet via de kanaler transporten skjer. Uttrykket er således ikke egnet

4 Annen avd. sak nr til å utpeke en særskilt kommersiell opprinnelse, men vil oppfattes som en generisk betegnelse. Uttrykket vil ikke ha en gjenkjennelseseffekt, og vil heller ikke kunne fungere som en opprinnelsesgaranti, som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. EU-domstolens avgjørelser C-64/02, Das prinzip der bequemlichkeit, premiss 42, C-37/03, BioID, premiss 27, og EU-rettens avgjørelse T-130/01, Real people, real solutions, premiss 18. Fullmektigen har også anført at merket er godkjent i USA og i EU. Enkeltstående avgjørelser fra utenlandske registreringsmyndigheter kan ikke tillegges avgjørende vekt. Dette fremgår av flere avgjørelser fra Patentstyrets Annen avdeling, blant annet sak nr Scantruck, nr Power user og nr No more tangles. Vi kjenner ikke bakgrunnen for registreringen av merket i utlandet, som eksempelvis kan ha skjedd på grunn av innarbeidelse. Det er videre vist til flere merker som hevdes å være sammenlignbare med GREENCARRIER. Når det gjelder registreringene nr , HD GRÖN, og nr , ALFANOL HD GRÖN, anså Patentstyret at "grön" ville signalisere at produktet er miljøvennlig. Likevel kunne merkene registreres fordi elementene til sammen ikke danner et direkte beskrivende uttrykk for varene, slik deres merke beskriver deres tjenester. Merket HARVEST BASKET, internasjonal registrering nr , er besluttet gjeldende for ulike bearbeidede matvarer i klasse 29. Dette vil være noe suggestivt, og Patentstyret kan ikke se at dette på noen måte beskriver varene. Internasjonal registrering nr , RISTORANTE for frossenpizza, anses også suggestiv og tilstrekkelig særpreget. Dere viser til at internasjonal registrering nr , ordmerket GREEN SHIP, er besluttet gjeldende for tilsvarende tjenester som deres. Patentstyret må vurdere hvert merkes registrerbarhet ut fra de konkrete forhold og ut fra hvordan dagens gjennomsnittsforbrukere vil oppfatte merket. Det må videre regnes med en viss ustøhet i praksis. Dersom man legger vekt på tidligere registreringer, uten å ta hensyn til tidligere avslag, vil dette over tid gi et skjevt bilde av registreringspraksis som fører til en uholdbar fastlåsing av skjønnet. Vi viser til avgjørelsene nr. 6690, Voicewriter og nr. 6715, Multi shower, der Patentstyrets annen avdeling uttaler at det generelt skal utvises forsiktighet med å legge vekt på tidligere registreringer. Til orientering vil vi igjen vise til Annen avdelings avgjørelse i sak 7360, GREEN CARGO, som vi anser direkte parallell med merket i foreliggende sak. Innarbeidelse, jf. varemerkeloven 14 tredje ledd annet punktum og 3 tredje ledd. Fullmektigen anfører at merket er innarbeidet, da det har vært brukt i Norge siden Det er innlevert følgende dokumentasjon i løpet av saksbehandlingen: o Kopi av firmaattest o Utskrifter fra hjemmesiden o Opplysninger om omsetningstall for årene o Dokumenter fra det norske skattevesenet for å illustrere hvor mye penger selskapet har lagt ned i å etablere varemerket, herunder skatteoppgjør for året 2004 o Resultatregnskap for årene o Kopi av registrering av.no domene i 2002 o Kopi av selskapets historie nasjonalt og internasjonalt o Undersøkelse utført av TradeWell Group Vurderingstemaet er hvorvidt det innsendte materialet kan dokumentere at ordmerket GREENCARRIER for de aktuelle tjenestene i klasse 39 er godt kjent som noens særlige

5 Annen avd. sak nr kjennetegn her i riket. I en innarbeidelsesvurdering av et beskrivende merke må merket for det første oppfattes som noen særlige kjennetegn, og for det andre være godt kjent. Det er videre slik at det skal mye til for å innarbeide et merke som er beskrivende. Dette følger blant annet av Høyesterettsavgjørelsen Gule Sider, jf. Rt s. 1601, premiss 48. Patentstyret anser at dokumentasjonen viser at selskapet har hatt drift og omsetning i Norge, men viser ikke på hvilken måte og i hvilken utstrekning merket GREENCARRIER er brukt overfor omsetningskretsen. Når det gjelder undersøkelsen utført av TradeWell Group, er dette en undersøkelse som viser kundupplevd kvalitet, og ikke en markedsundersøkelse slik fullmektigen skriver. Undersøkelsen retter seg mot brukere som allerede har vært i kontakt med, eller har brukt selskapet GREENCARRIER. Undersøkelsen er således ingen markedsundersøkelse med uhjulpne spørsmål knyttet til kjennskap til merket i markedet. Patentstyret finner ikke å kunne legge vekt på denne undersøkelsen. Det skal også bemerkes at det er kun 8 kunder som er intervjuet i Oslo, Norge, av til sammen 64 kunder. De resterende 56 kundene har tilknytning til Sverige. Etter en helhetsvurdering av den innsendte dokumentasjonen har Patentstyret kommet til at det ikke er tilstrekkelig dokumentert at den internasjonale registreringen GREENCARRIER er godt kjent som noens særlige kjennetegn her i riket. Vi viser til varemerkeloven 14 tredje ledd annet punktum og 3 tredje ledd. Konklusjon:Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at ordmerket GREENCARRIER er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg for transport, shipping and storage business; packaging and storing of goods, transport and storage of goods; information and reservation services for transport and storing including logistic services; logistic business regarding transports, shipping and storage; consultancy regarding logistics, transport, shipping and storage business i klasse 39. Merket nektes således vern for klasse 39 etter varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a og første ledd annet punktum. Det er heller ikke dokumentert at den internasjonale registreringen er innarbeidet for klasse 39. Merket anses således uregistrerbart etter varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Beslutning: Den internasjonale registreringen nektes vern i Norge for klasse 39. Den internasjonale registreringen gis vern i Norge for alle tjenestene i klasse 38 og 42." En begrunnet klage over Patentstyrets Første avdelings avslag innkom rettidig fra registreringshavers norske fullmektig mandag den 26. april I klagen anfører fullmektigen følgende: "1. Innledning Det vises til Styrets avgjørelse av i ovennevnte sak, hvor vår klients internasjonale varemerkeregistrering nektes registrert i Norge grunnet anført manglende særpreg, samt vår

6 Annen avd. sak nr innledende klage til annen avdeling av hvor vi ber om ytterligere frist for å innlevere nærmere begrunnelser og dokumentasjon. 2. Bruk av merket Vi har i tidligere korrespondanse med Patentstyret i forbindelse med nektelsen av merket innlevert en betydelig mengde dokumentasjon på hvordan og i hvilken grad merket GRRENCARRIER har vært benyttet i Norge, samt en oversikt over hvilke ressurser som er benyttet for etablere merket i Norge gjennom 9 år. For enkelthetsskyld nøyer vi oss med å vise til denne innsendte dokumentasjonen, hvis Annen avdeling ønsker dette oversendt på nytt ber vi om tilbakemelding på dette. I Styrets avgjørelse av kan det virke som denne dokumentasjonen på omfattende bruk i Norge kun er vurdert med hensyn til varemerkeloven 3, tredje ledd, i forbindelse med mulig innarbeidelse. Det konkluderes i denne sammenheng med at det ikke er tilstrekkelig dokumentert at GREENCARRIER er godt kjent som noens særlige kjennetegn her i riket. Søker vil imidlertid hevde at selv om merket GREENCARRIER ikke er innarbeidet i Norge, må omfanget av bruken veie med i en helhetsvurdering av merkets registrerbarhet i henhold til vml. 14, tredje ledd, annet punktum. 3. Merkets iboende særpreg Merket består av ett ord, GREENCARRIER, et ord som ikke finnes i noen ordbok eller generelt er brukt for å omtale eller beskrive tjenester i klasse 39. Selv om det skal innrømmes at elementene hver for seg er svake, dog ikke beskrivende, vil sammensetningen GREENCARRIER etter søkers mening være suggestiv og dermed kunne registreres for de omsøkte varene. Når det gjelder friholdelsesbehov skal det bemerkes at en eventuell registrering av GREENCARRIER ikke vil hindre andre aktører å benytte verken ordene green eller carrier eller tilsvarende betegnelser i sin markedsføring. At det skal foreligge et friholdelsesbehov for den nye ordsammensetningen GREENCARRIER kan vi imidlertid ikke se. Patentstyret viser til avgjørelsen vedrørende merket GREEN CARGO til støtte for sin avgjørelse. Dette merket består i motsetning til foreliggende merke av to ord. Dessuten er betydningen av CARGO på norsk entydig, mens CARRIER har en mindre eksakt betydning. 4. Registreringspraksis Søker, GreenCarrier ScandinaviaAB, er etablert og har søkt sitt merke GREENCARRIER registrert i en lang rekke land. Norge er det eneste landet hvor merket er nektet registrert. Det har tidligere blitt vist til at merket er akseptert til registrering i EU og USA. Til dette har styret argumentert at man ikke kan legge avgjørende vekt på enkeltstående avgjørelser, samt at man ikke kjenner bakgrunnen for registreringene, som eksempelvis kan ha skjedd på grunn av innarbeidelse. Til dette opplyses at ingen av disse registreringene har skjedd på grunnlag av innarbeidelse. Vedlagt oversendes utskrifter fra USPTO og OHIM hvor dette fremkommer.

7 Annen avd. sak nr Videre er merket akseptert til registrering i Hong Kong, India, Kazakhstan, Hviterussland, Kina, Russland, Singapore, Tyrkia, Ukraina, Vietnam, Malaysia og Sør-Afrika. Etter søkers mening kan ikke dette anses som enkeltsåtende avgjørelser, men en unison verdensomspennende praksis. Vi kan ikke se hvorfor Norge som eneste land i verden skal nekte merket registrert og dermed legge en strengere vurdering til grunn. Tvert i mot bør merket også i henhold til norsk registreringspraksis anses registrerbart. I 2009 ble det sammenlignbare merket DEN GRØNNE PAKKEN ansett registrerbart for tilsvarende tjenester i klasse 39. Dette er en relativt ny avgjørelse som må kunne anses å speile nåværende registreringspraksis. Videre er følgende ordmerker akseptert til registrering for tjenester i klasse 39: GREENERITY (suffikset ity brukes for å substantivisere adjektiv. Dette merket må følgelig kunne oversettes med grønnerehet. GREENPROFIT GREENSHIP GREENPOWER-NORWAY Også for øvrige varer og tjenester eksisterer en rekke registreringer der GRØNN eller GREEN er en sentral og/eller bærende del av merket. Vi nevner som eksempel: GREEN COMFORT (for bl.a. klær og sengetøy) GREEN GLAMOUR (for bl.a. kosmetikk) PRETTY GREEN (for bl.a. klær) GREENSTREET (bl.a. for gatelykter) GREENVIDEO (for bl.a. utleie av videospillere) Etter søkers mening kan ovennevnte internasjonale og nasjonale registreringer ikke avfeies med å være enkeltstående avgjørelser, men viser tvert i mot en fast praksis som søker må kunne innrette seg etter og forvente fulgt i foreliggende sak. 5. Avslutning I tillegg til hva vi har redegjort for ovenfor, herunder faktisk bruk av merket, merkets suggestivitet, samt norsk og internasjonal registreringspraksis, må det også tas med i betraktningen at målgruppen for de omsøkte tjenestene i klasse 39 er en profesjonell omsetningskrets med dertil høy merkebevissthet. Basert på dette ber vi Annen avdeling oppheve registreringnektelsen av IR og sende saken tilbake til Første avdeling for registrering og publisering av merket for alle de tre omsøkte klasser."

8 Annen avd. sak nr Den 28. april 2011 ble faktura pålydende den gjeldende gebyr (avgift) for klage til Patentstyrets Annen avdeling utstedt og sendt til registreringshavers norske fullmektig. Fristen for betaling var i fakturaen satt til 30. mai Klagegebyret (klageavgiften) er registrert rettidig innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 12. mai Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. varemerkelovens 50 og 51 annet ledd, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys av den innkomne klage av 26. april Den 14. september 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 24. februar I sitt notat til Patentstyrets Annen avdeling uttaler Første avdeling: "Uttalelse fra Første avdeling: Vi viser til klage til Annen avdeling i ovennevnte varemerkesak. Første avdeling har vurdert klagen og finner det ikke klart at den vil føre frem etter varemerkeloven 51 annet ledd første punktum. Klagen oversendes derfor Annen avdeling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd andre punktum." Sakens dokumenter er deretter oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan i det vesentlige slutte seg til avdelingens begrunnelse. Den distinktivitetsnormen som Første avdeling har lagt til grunn, er i godt samsvar med etablert praksis, jf. særlig Annen avd. kj GREEN CARGO, som Første avdeling har vist til. Når det gjelder spørsmålet om merket har ervervet særpreg gjennom bruk, vil Annen avdeling bemerke at mye kan tyde på at GREENCARRIER er blitt kjent som registreringshaverens særmerke blant profesjonelle brukere av transporttjenester. Tjenestene i klasse 39 retter seg imidlertid også mot vanlige forbrukere, og det er ingen ting som tyder på at merket er kjent blant

9 Annen avd. sak nr disse. Dette betyr at registreringshaverens merke kan være vernet gjennom innarbeidelse etter varemerkelovens 3 tredje ledd, men ettersom innarbeidelsen er begrenset til én av flere aktuelle omsetningskretser, gir den ikke grunnlag for registrering etter 14 tredje ledd annet punktum. Registreringshaveren har gjort gjeldende at kravet i 14 tredje ledd annet punktum kan være oppfylt selv om merket ikke er innarbeidet etter 3 tredje ledd. Når det, som her, gjelder et merke som i utgangspunktet er rent beskrivende, må det imidlertid kreves en virkelig innarbeidelse for å godta merket til registrering, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-108/08 Bovemij Verzekeringen og PS TIPPINGA. Etter dette blir Første avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdeling avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ida M. Andrén (sign.)