Annen avdeling PROTOKOLL

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Int. reg. nr Nasj. ref. nr Innehaver: Obschestvo s Ogranichennoj Otvetstvennostju "Solvo", 21 Lit. 3 Chernjikhovskogo St, RU St. Petersburg, Russland WIPO-fullmektig: Elena Solovyova, Trademark Attorney, No 299 OOO "ARS-PATENT", P.O. Box 230, RU St. Petersburg, Russland Innsiger: Volvo Trademark Holding AB, Gøteborg, Sverige Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 22. desember Avdelingen besluttet her, mot innsigelse, å opprettholde sin tidligere beslutning om å føre det internasjonalt registrerte merket "SOLVO" inn i det norske varemerkeregisteret, og dermed gi merket virkning i Norge. Gjenparter av avgjørelsen ble samme dag sendt innsigers norske fullmektig og til representanten for registreringshaveren i henhold til det internasjonale registeret. Sistnevnte gjenpart ble oversendt sammen et forklarende følgebrev på engelsk. Int. reg. nr ( ) Notifikasjonen fra WIPOs internasjonale byrå av 12. oktober 2006 om at Norge var blitt utpekt som et land det internasjonalt registrerte varemerket var ønsket vernet i, gjaldt alle varer og tjenester omfattet av registreringen, nemlig: I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets annen avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets første avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for internasjonale varemerkeregistreringer, jf. varemerkelovens 58.

2 Annen avd. sak nr Klasse 9: Klasse 35: Klasse 37: Klasse 38: Klasse 41: Klasse 42: Computer programs (downloaded software); computer programs, in particular computer programs for management of storage complexes and container terminals. Professional business consultancy, in particular consultancy in a field of reorganization of business processes and business management; sales promotion (for others), in particular purchasing of radio equipment and services for other businesses. Computer installation, maintenance and repair, in particular implementation and maintenance of computer control systems for storage complexes and container terminals, implementation and maintenance of computer control systems for transportations; installation, maintenance and repair of radio equipment. Telecommunications, in particular implementation of local wireless area network (LAN); communication by computer terminals; cellular telephone communication; communications by telephone; facsimile transmission; paging services (radio, telephone or other means of electronic communication). Training included in this class, in particular training of personnel to install and to maintain the control systems for supply chain. Technical project studies; research and design of new goods (for others), in particular design and development of local wireless and local area network (LAN); consultancy in a field of computer hardware; consultancy in a field of construction, architecture, in particular design and construction of storage complexes; design of computer systems; design of computer software, in particular implementation of computer control systems for storage complexes and container terminals. Merket ble besluttet innført i varemerkeregisteret 23. mars 2007 med ovennevnte varefortegnelse og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 14/2007 med publiseringsdato mandag den 2. april Innsigelse mot at den internasjonale registreringen gis vern i Norge, innkom til Patentstyret 23. mai 2007 innen innsigelsesperiodens utløp, jf. varemerkelovens 21 første ledd. Innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 23/2007 med publiseringsdato mandag 4. juni Innsigelsen var begrunnet med at det kombinerte merket "SOLVO" (gjengitt ovenfor) er egnet til å forveksles med innsigers ordmerke "VOLVO", reg. nr (66117), registrert 2. februar 1959 for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 27 og 34 (hele varefortegnelsen er gjengitt nedenfor), med det kombinerte merket "VOLVO" (gjengitt nedenfor), reg. nr (66118), registrert 2. februar 1959 for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 og 34 (hele

3 Annen avd. sak nr varefortegnelsen er gjengitt nedenfor), med ordmerket "BM-VOLVO", reg. nr (85743), registrert 3. februar 1966 for alle varer i klassene 7 og 12, med ordmerket "VOLVO", reg. nr ( ), registrert 24. juni 1985 for alle varer og tjenester i klassene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 og 42, samt nærmere angitte varer i klasse 9 (hele varefortegnelsen er gjengitt nedenfor), og med ordmerket "VOLVO BILFINANS", reg. nr ( ), registrert 14. september 2000 for "finansieringstjenester" i klasse 36. Det kombinerte merket "SOLVO" var således innført i varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd, jf. 49 annet ledd og 50. Innsiger har videre anført at hans varemerke "VOLVO" er sterkt innarbeidet som vare- og tjenestekjennetegn, jf. varemerkelovens 2, og er så velkjent og har en slik anseelse at det nyter utvidet vern gjennom bestemmelsen i varemerkeloven 6 annet ledd, jf. 14 første ledd nr. 6 og 49 annet ledd. Vare- og tjenestefortegnelser for varemerkeregistrering nr (66117): Varene og tjenestene "kulelager og rullelager, maskiner og transmisjoner, traktorer, automobiler, sykler, bildekk, motorer, transportanordninger og transportmidler i form av trucker, tilhengere, trillebører og transportbånd, deler til samtlige forannevnte varer, samt følgende tilbehør til motorkjøretøyer, nemlig askebegre, ryggelamper, ryggespeil, bensinholdere, bensintanklokk, slepetau, bremseoljer, sengeinnretninger, sigartennere, sykkelstativ, avvisere, tåkelys, lykter, donkrafter, låseanordninger for lasteplan på lastekjøretøyer, friskluftinntak, frostvæsker, forbindingsvesker, glasslim, glødelamper, gnistslukkere, hjelpestartaggregater, panserløftere, holdere for skattekvitteringer og radiolisenser, garderobeskap, kleshengere, bagasjegrinder, puter, kurvstropper, kjølergardiner, kjølerornamenter, retningsvisere, lakk, luftpumper, matter, mellomleggsputer, nasjonalitetsmerker, nummerskilt, peilestenger, poleringsmidler, reflekselementer, rengjøringsmidler, reparasjonsverktøy, reisepledd, ringtrykkmålere, snorlamper, solskjermer, stopp- og baklykter, skvetteskjermer, sikkerhetsbelter, sete- og ryggstøer, søkelykter, temperaturmålere, tyvlås, tennstifter, vindusrutetørkere, vindusrutespylere, varmeelementer, vesker, armbeskyttere, reklamebrosjyrer og instruksjonsbøker", for så vidt disse inngår klassene 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 27 og 34. Vare- og tjenestefortegnelser for varemerkeregistrering nr (66118): Varene og tjenestene "kulelager og rullelager, maskiner og transmisjoner, traktorer, automobiler, sykler, bildekk, motorer, transportanordninger og transportmidler i form av trucker, tilhengere, trillebører og transportbånd, deler til samtlige forannevnte varer, samt følgende tilbehør til motorkjøretøyer, nemlig askebegre, ryggelamper, ryggespeil, bensinholdere, bensintanklokk, slepetau, bremseoljer, sengeinnretninger, sigartennere, sykkelstativ, avvisere, tåkelys, lykter, donkrafter, låseanordninger for lasteplan på lastekjøretøyer, friskluftinntak, frostvæsker,

4 Annen avd. sak nr forbindingsvesker, glasslim, glødelamper, gnistslukkere, hjelpestartaggregater, panserløftere, holdere for skattekvitteringer og radiolisenser, garderobeskap, kleshengere, bagasjegrinder, puter, kurvstropper, kjølergardiner, kjølerornamenter, retningsvisere, lakk, luftpumper, matter, mellomleggsputer, nasjonalitetsmerker, nummerskilt, peilestenger, poleringsmidler, reflekselementer, rengjøringsmidler, reparasjonsverktøy, reisepledd, ringtrykkmålere, snorlamper, solskjermer, stopp- og baklykter, skvetteskjermer, sikkerhetsbelter, sete- og ryggstøer, søkelykter, temperaturmålere, tyvlås, tennstifter, vindusrutetørkere, vindusrutespylere, varmeelementer, vesker, armbeskyttere, reklamebrosjyrer og instruksjonsbøker", for så vidt disse inngår i klassene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 og 34. Gjengivelse av varemerkeregistrering nr (66118): Reg. nr (66118) Vare- og tjenestefortegnelser for varemerkeregistrering nr ( ): Alle varer og tjenester i klassene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 og 42, og varene "instrumenter og apparater for kjøretøy, båter, maskiner og motorer, nemlig startbatterier, kompasser, kondensatorer (ikke luft og damp), releer, elektroniske tidsreleer, omkoblere, sikringer, strømbrytere og elektriske kontakter, stikkontakter, elektriske sigarett-tennere, båndspillere, støydempere (elektriske), måleinstrumenter for brensel, oljetrykk, ringtrykk, trykkluft, temperatur, strømstyrke, hastighet og omdreiningstall, ferdskrivere, tidstellere, rorindikatorer, instrumentpaneler, målestifter, termostater, signallykter, dynamomålere, bremsetestere samt elektriske og mekaniske instrumenter og apparater for kontroll og testing ved service- og reparasjonsverksteder, automatiske alarmanordninger, varselreflekser, ildslukningsapparater, elektroniske regulerings- og overvåkningsorganer for motorer" i klasse 9. Med hensyn til partenes argumentasjon under behandlingen av innsigelsessaken i Første avdeling vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse av 22. desember 2008 var begrunnet som følger:

5 Annen avd. sak nr "Ad varemerkeloven 14 første ledd nr. 6: Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd og 1 tredje ledd. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EFdomstolens avgjørelse C-251/97, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt s. 641, Superlek og Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at den internasjonale registreringen og innsigers merker, sett i forhold til varene og tjenestene merkene omfatter, vil henvende seg både til profesjonelle og til helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren". Gjennomsnittsforbrukeren må uansett anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EFdomstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Innehavers merke gjelder varer i klasse 9 og tjenester i klassene 35, 37, 38, 41 og 42. Innsigers registrering nr , ordmerket VOLVO og registrering nr , ordmerket VOLVO, gjelder begge varer i klasse 9 i tillegg til at registrering nr , ordmerket VOLVO også er registrert for hele klasse 35, 37, 38, 41 og 42. Mellom disse merkene foreligger det derfor full vareidentitet. I forhold til registrering nr , ordmerket VOLVO BILFINANS, registrering nr , det kombinerte merket VOLVO og registrering nr , ordmerket BM-VOLVO foreligger det ikke vareidentitet, men en viss varelikhet. I og med at det for de to førstnevnte merkene foreligger vareidentitet, og at disse er rene ordmerker som lettere vil kunne forveksles med et kombinert merke, har vi valgt å konsentrere forvekselbarhetsvurderingen der forvekslingsfaren er størst. Vi vil derfor komme tilbake til de øvrige registreringene nedenfor i forbindelse med anførselen av 6 annet ledd. Kravet til varelikhet mellom innehavers merke og registrering nr , ordmerket VOLVO og registrering nr , ordmerket VOLVO er derfor oppfylt, og det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen blir derfor om det foreligger merkelikhet mellom disse merkene og innehavers merke, og eventuelt graden av denne. Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til kjennetegnslikheten. Innsigers merker er begge ordmerkene VOLVO. Den internasjonale registreringen er et kombinert merke bestående av et tekstelement og en figur, og det vil være i forhold til ordelementet i innehavers merke som det må vurderes forvekselbarhet med innsigers merker. Bokstavene i innehavers merke er skrevet på en spesiell måte, ved at de står i en slags atypisk kursiv, samt at de ikke er skrevet i en vanlig fonttype. Den første bokstaven anses å ville oppfattes kun som en S, mens andre og femte bokstav i merket ikke kan sies å være vanlige O'er, da den andre bokstaven også kan oppfattes som en D. Bokstaven L i innehavers merke er buet og det synes som om den fortsetter inn i den siste bokstaven i merket, kun avbrutt av bokstaven V som er tydelig å se i merket og visuelt også er høyere enn de andre bokstavene. Merketeksten er følgelig ikke helt utvetydig lett å oppfatte, ved at det må velges om man leser SDLVO eller SOLVO. Innehavers merke anses uansett å

6 Annen avd. sak nr være visuelt forskjellig fra innsigers merker, fordi merkenes ulike forbokstaver S og V anses å være meget ulike og bidrar derfor til å gi et annet helhetsinntrykk. Når det gjelder den fonetiske sammenligningen, vil vi også fremheve merkenes ulike forbokstaver, fordi bokstavene S og V har helt ulike lyder, og derfor skaper andre lydbilder ved uttale av merkenes begynnelser SOL- eller VOL. Det anses derfor ikke å foreligge fonetisk likhet. Førsteinstansdomstolen i EU har også i flere saker uttalt at forbrukerne gjerne legger mest merke til merkets begynnelse, jf. T-183/03 Mundicolor (premiss 83) og T-346/04 Arthur et Felicie. Betydningsmessig anses begge merker å ville oppfattes som fantasimerker uten noe kjent betydningsinnhold, og også uten noen felles assosiasjon. Det er derfor Patentstyrets oppfatning at det er tilstrekkelig avstand mellom merkene både visuelt, fonetisk og betydningsmessig til at merkene ikke antas å ville kunne forveksles. Patentstyret har følgelig etter en helhetsvurdering kommet til at den internasjonale registreringen ikke er egnet til å forveksles med innsigers registreringer nr , ordmerket VOLVO og registrering nr , ordmerket VOLVO i den alminnelige omsetning, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Ad varemerkeloven 6 annet ledd: Innsiger har videre anført at merkene er så godt innarbeidet i Norge etter varemerkeloven 2 at de har krav på utvidet vern etter varemerkeloven 6 annet ledd, såkalt Kodakvern, slik at innehaverens merker også bør anses forvekselbart med innsigerens merker når det gjelder ikkelikeartede varer. Ved vurderingen av om et merke har krav på vern etter varemerkeloven 6 annet ledd må det aktuelle merket være "velkjent" og ha "anseelse" her i riket. Vernet anses videre krenket hvis bruk av det søkte merket medfører "urimelig utnyttelse eller forringelse" av dets anseelse. Problemstillingen blir derfor om VOLVO er så velkjent og har en slik anseelse her i riket, at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse om det kombinerte merket SOLVO blir brukt for de varene den internasjonale registreringen omfatter. Spørsmålet om når et varemerke er "velkjent" og har "anseelse" ble vurdert av EF-domstolen i sak C-375/97 Chevy. Kravene ble ansett oppfylt når varemerket er kjent av en betydelig del av den relevante omsetningskretsen, jf. premiss 26. Det utvidete vernet er ved denne bestemmelsen forbeholdt varemerker med en goodwillverdi utenom det vanlige, jf. 2. avdelings avgjørelse nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Til støtte for at innsigers merke er velkjent, har fullmektigen anført at varemerket VOLVO har vært i bruk siden 1920-årene for biler, og det er videre vist til innsigers hjemmeside for å dokumentere omfanget og utstrekningen av varemerket VOLVO. Det er også vist til Høyesteretts avgjørelse av 7. oktober 2004, Rt s. 1474, Volvoimport, hvor Høyesterett uttaler at det må anses ubestridt at varemerket VOLVO i utgangspunktet fyller vilkåret for å nyte Kodakvern (premiss 34.) Patentstyret finner på bakgrunn av uttalelsene i høyesterettsdommen at merket må anses som velkjent i Norge, og at det nok må foreligge utvidet vern for merket i forhold til en del varer og tjenester. Hvor langt dette vernet skal strekke seg, går imidlertid ikke Høyesterett inn på i den nevnte dommen, men vi anser imidlertid i alle fall ikke å ha tilstrekkelig grunnlag på bakgrunn av innsigers fullmektigs henvisninger til innsigers hjemmeside eller til uttalelsene i Høyesterett til å si at varemerket VOLVO er så sterkt innarbeidet og så velkjent at

7 Annen avd. sak nr det nyter utvidet vern for alle varer og tjenester. Vi kan heller ikke på bakgrunn av informasjon på hjemmesiden eller påstander om hvor lenge merket har vært i bruk, fastslå at merket er innarbeidet som noens særlige kjennetegn i Norge etter vilkårene varemerkeloven 2. For å kunne legge til grunn at et merke er godt kjent i omsetningskretsen, kreves det at dette dokumenteres ved minst en verifiserbar, objektiv kilde. Patentstyret vil så ta opp spørsmålet om det vil foreligge urimelig "utnyttelse" eller "forringelse" av merket VOLVO om det kombinerte merket SOLVO brukes av en annen. Utnyttelse og forringelse vil først og fremst kunne oppstå i tilfellene der det søkte merket utløser en assosiasjon til det velkjente merket, jf. EF-domstolen C-375/97, Chevy, premiss 23. Ved denne vurderingen må det tas hensyn til en rekke forhold, herunder avstanden mellom vare- og tjenesteslagene og den grad av særpreg som det eldste merket innehar. Jo større grad av særpreg og anseelse et merke anses å ha, desto lettere vil skade kunne antas å kunne forekomme, jf. EFdomstolen C-375/97, Chevy, premiss 30. Selv om Patentstyret er av den oppfatning at selv om merket VOLVO anses velkjent og i utgangspunktet vil kunne ha krav på utvidet vern etter 6 annet ledd, så fremgår det av EFdomstolens dom C-408/01 ADIDAS/FITNESSWORLD at det i alle fall må kreves en viss merkelikhet for å konstantere forvekselbarhet med et velkjent merke, ved at det utløses en assosiasjon til det velkjente merket. Den nevnte høyesterettsdommen omhandlet varemerket VOLVO og domenenavnet volvoimport.no. Det forelå derfor i den saken en mye større grad av merkelikhet enn i den foreliggende saken. Patentstyret anser det som nevnt ovenfor å være tilstrekkelig avstand til innsigers ordmerker VOLVO både visuelt, fonetisk og betydningsmessig til at det ikke foreligger noen slik assosiasjon med innehavers merke. Det vil da være en desto større avstand mellom innehavers merke og innsigers øvrige merker, som inneholder andre ordelementer eller figurativ utforming. Det anses derfor å være lite sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil knytte assosiasjoner til merket VOLVO i sammenheng med varene innehavers merke er besluttet gjeldende for. Det er dermed heller ikke nærliggende å anta at VOLVO trekker urimelige veksler på innsigers merke, eller at det utsettes for slitasje eller får svekket sitt omdømme når innehaverens merke benyttes. Dette medfører at det ikke vil innebære en urimelig utnyttelse eller forringelse av VOLVOs anseelse eller goodwill dersom det kombinerte merket SOLVO blir brukt av en annen for de angitte varene og tjenestene, jf. varemerkeloven 6 annet ledd. Patentstyret har følgelig etter er helhetsvurdering kommet til at det ikke foreligger fare for at en gjennomsnittsforbruker vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere, og at den internasjonale registreringen derfor ikke er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning med innsigers registreringer nr , ordmerket VOLVO, registrering nr , ordmerket VOLVO, registrering nr , ordmerket VOLVO BILFINANS, registrering nr , det kombinerte merket VOLVO og registrering nr , ordmerket BM-VOLVO, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, jf. varemerkeloven 49 annet ledd, og det foreligger heller ikke hinder for å opprettholde merket besluttet gjeldende i forhold til varemerkeloven 6 annet ledd. Innsigelsen blir dermed å forkaste jf. varemerkeloven 52 første ledd jf. 21 a annet ledd. Beslutning: Den internasjonale registreringen opprettholdes besluttet gjeldende, jf. varemerkeloven 21a annet ledd."

8 Annen avd. sak nr Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse innkom 17. februar Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto 12. mars Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I klagen anfører innsigers fullmektig: "Vi viser til den norske utpekningen av internasjonal registrering nr , det kombinerte merket SOLVO og Patentstyrets Første Avdelings avgjørelse av 22. desember 2008 der beslutningen om å gjøre det internasjonalt registrerte merket gjeldende i Norge ble opprettholdt, jf. varemerkeloven 21a annet ledd. På vegne av Volvo Trademark Holding AB (heretter kalt innsiger) ankes saken inn for Annen Avdeling og det bes om fornyet vurdering av merkets registrerbarhet. Som for Første Avdeling anføres det at beslutningen om å gjøre SOLVO gjeldende i Norge er i strid med bestemmelsen i varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, da SOLVO er egnet til å forveksles med innsigers varemerker av bedre prioritet, nemlig registrering nr , ordmerket VOLVO, registrering nr , ordmerket VOLVO, internasjonal registrering nr , det kombinerte merket VOLVO, registrering nr , ordmerket VOLVO FINANS, registrering nr , det kombinerte merket VOLVO, og registrering nr , ordmerket BM-VOLVO. Det skal i denne sammenheng også vises til at VOLVO har oppnådd et styrket særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven 2. Subsidiært anføres det at VOLVO er innarbeidet og sterkt etablert i det norske markedet, jf. varemerkeloven 2, og at registreringen av SOLVO er i strid med bestemmelsen i varemerkeloven 6 annet ledd. Forvekselbarhet jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 Ved vurderingen av om to varemerker er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningen skal det foretas en helhetsvurdering av merkenes vare- og merkelikhet, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, jf. varemerkeloven 6 første ledd. Vi viser til våre anførsler presentert overfor Første Avdeling samt Første Avdelings avgjørelse der det ble konstatert at det foreligger vareidentitet mellom SOLVO og innsigers registrering nr , ordmerket VOLVO, og registrering nr , ordmerket VOLVO. For de øvrige av innsigers varemerker er det fastslått å foreligge en viss varelikhet. Kravet i varemerkeloven 6 første ledd anses derfor oppfylt og det synes unødvendig å gå ytterligere inn på denne drøftelsen. Spørsmålet i foreliggende sak er derfor om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet til å fastslå forvekslingsfare mellom SOLVO og innsigers registrerte og innarbeidede varemerke VOLVO. Innsigers merke er et ordmerke som således nyter vern mot alle figurative utforminger av dette merket, samt mot kombinerte merker der det dominerende elementet ligner på VOLVO og i slik grad at en forvekslingsfare kan oppstå. Den figurative utformingen av SOLVO består kun i en bestemt skrifttype samt et etterfølgende rødt element som gir assosiasjoner til fart eller noe i bevegelse. Det anføres imidlertid at det altoverskyggende elementet i dette merket er ordet SOLVO og at det således er dette elementet isolert som må sammenlignes med VOLVO ved den konkrete forvekselbarhetsvurderingen.

9 Annen avd. sak nr Patentstyrets Første Avdeling har sådd tvil om det anmeldte merket skal leses SDLVO eller SOLVO. Vi kan ikke se at det skulle være noe tvil om at det anmeldte merket vil bli oppfattet og uttalt som SOLVO og ikke SDLVO. For det første er den andre bokstaven i merket utformet helt likt som den siste, med det unntak at S en i merket flyter over i O en, på samme måte som L en flyter inn i den siste O en. Videre viser vi til at Patentstyret selv har notert det aktuelle merket som SOLVO i Patentstyrets database, hvilket skulle indikere at merket først og fremst (og høyst sannsynlig kun) vil bli oppfattet og kommunisert som SOLVO, se vedlegg fra Det som Annen Avdeling derfor skal ta stilling til er om SOLVO er forvekselbart med VOLVO, og da med det utgangspunkt at de to merkene omfatter identiske varer og tjenester, og således vil ha samme formål, produksjonsmåte og vil kunne tilbys og markedsføres ved siden av hverandre i den alminnelige omsetningen. Det forhold at de to merkene omfatter identiske varer og tjenester øker risikoen for at en alminnelig forbruker vil kunne ta feil av de to merkene, hvilket igjen også medfører at det må stilles høyere krav til merkelikheten i form av at det skal mer til før et senere merke skal kunne aksepteres registrert ved siden av det tidligere merket enn det som er tilfellet i saker der man har å gjøre med ikke-identiske varer. Gjennomsnittsforbrukeren må antas å være en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert forbruker, jf. EU domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Det skal således tas hensyn til hvordan en alminnelig sluttbruker vil oppfatte merket, samt at man i en kjøpssituasjon ikke sammenligner to merker men kun uttaler og leser disse uavhengig av hverandre. Ved den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skal det også tas hensyn til at VOLVO er et sterkt og innarbeidet varemerke som på bakgrunn av dets etablering i det norske markedet nyter et utvidet vern, se C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro Goldwyn Mayer Inc, samt vedlagte OHIM avgjørelse av 11. september 2008 SILEX vs MILEX, der det på side 9, siste avsnitt uttales at: Furthermore, the more distinctive the earlier mark, the greater the risk of confusion. Marks with a highly distinctive character, either per se or because of the reputation they possess on the market, enjoy a broader protection than marks with a less distinctive character. Selskapet Volvo Cars, som i sin tid eide VOLVO varemerket, ble grunnlagt i Sverige i 1927 og den første VOLVO bilen rullet ut på veiene i Sverige allerede samme år. I 1928 startet eksporten av biler under varemerket VOLVO. Volvo er i dag en av verdens ledende leverandører av transportløsninger for kommersiell bruk, og vi viser i denne sammenheng til innsigers hjemmeside hvor omfanget og utstrekningen av innsigers bruk av deres varemerke VOLVO illustreres ytterligere. Det anses hevet over enhver tvil at VOLVO er et av verdens mest kjente varemerker og ikke minst at varemerket er meget velkjent blant den norske omsetningskretsen på grunn av den tette tilknytningen til varemerkets opphavsland Sverige. Spørsmålet om rekkevidden av merkets vern ble vurdert av Høyseterett i deres avgjørelse av 7. oktober 2004, Rt s ( Volvoimport-saken ). Det vises i denne sammenheng til dommens premiss 20 der det heter i 3. setning at Partene er enige om at merket har et såkalt Kodak-status, jf. varemerkeloven 6 annet ledd. Videre vises det til premiss 34 der det heter at Det er ubestridt at varemerket

10 Annen avd. sak nr VOLVO i utgangspunktet fyller vilkårene for å nyte Kodak-vern og premiss 35 der det heter at Varemerket VOLVO er dessuten så velkjent og har en slik anseelse at det innebærer en urimelig utnyttelse av varemerket om det blir brukt av en annen. Vi vil fremlegge ytterligere anførsler og bevis for innarbeidelsen av VOLVO i Norge. Det skal i denne sammenheng også presiseres at utgangspunktet ved en forvekselbarhetsvurdering av velkjente varemerker av bedre prioritet ikke skal gå i det velkjente varemerkets disfavør. Med andre ord skal det ikke gå utover innsiger at deres merke er velkjent ved den konkrete vurderingen av om SOLVO og VOLVO er egnet til å forveksles. Det vises i denne sammenhent til Birger Stuevold Lassen og Are Stenviks Oversikt over norsk varemerkerett, annen utgave, side 293, der det uttales at: [ ]det bør ikke komme på tale å innskrenke et merkes likhetssfære under henvisning til at det er sterkt innarbeidet. Samme prinsipp ble lagt til grunn i Annen avdelings avgjørelse nr HYDRO vs. HYDRON. Det vises også til Lassen og Stenvik (ref. ovenfor) side der det bekreftes at det vern et merke nyter i forhold til yngre merker ikke kan reduseres som følge av sterk innarbeidelse, da en slik løsning ville være urimelig og klart i strid med varemerkerettens grunnleggende prinsipper. I foreliggende sak kan det således ikke legges til grunn at omsetningskretsen vil kunne klare å skille SOLVO fra VOLVO som følge av at VOLVO er velkjent her i riket. I stedet må det foretas en alminnelig forvekselbarhetsvurdering, der man tar hensyn til om merkene omfatter identiske varer og tjenester, og om merkene isolert sett inneholder forskjeller som i tilstrekkelig grad vil skille disse fra hverandre. Det må samtidig tas hensyn til det forsterkede særpreg som VOLVO nyter på grunnlag av dets innarbeidelse som varemerke i Norge i form av at merket må tilkjennes et utvidet vern, ref. uttalelsene ovenfor. Både SOLVO og VOLVO består av 5 bokstaver, der elementet OLVO er identisk og hvor det eneste som skiller disse to merkene fra hverandre er den første bokstaven i merket. Det bestrides ikke at Patentstyret i en rekke avgjørelser har lagt vekt på det første elementet i et varemerke og at dette ofte vil kunne få betydning ved vurderingen av om to merker er egnet til å forveksles. Vi mener imidlertid at Første Avdeling har tillagt dette momentet for stor vekt ved vurderingen av det to merkene, da det i foreliggende sak kun er én bokstav som skiller SOLVO fra VOLVO, og således ikke en prefiks eller en annen innledning av ordet som i tilstrekkelig grad avverger forvekslingsrisiko. Vi ønsker i denne sammenheng å vise til de vedlagte avgjørelsene fra OHIM, som alle omhandler 5 bokstavsmerker og hvor den eneste forskjellen er den første bokstaven i de aktuelle merkene. I alle sakene kom OHIMs Første Instans til at merkene ikke var egnet til å skilles fra hverandre på grunnlag av den ulike førstebokstaven i ordene. De vedlagte avgjørelsene er OHIMs Første Instans avgjørelse av 11. september 2008, SILEX vs MILEX, OHIMs Første Instans avgjørelse av 23. februar 2000, DAXON vs SAXON, OHIMs Første Instans avgjørelse av 27. november 2007, DIMOR vs ZIMOR, OHIMs Første Instans avgjørelse av 2. desember 2003, BLITZ vs SLITZ, OHIMs Første Instans avgjørelse av 1. september 2008, ASTER vs OSTER, OHIMs Første Instans avgjørelse av 9. september 2007, ZEISS vs REISS og OHIMs Første Instans avgjørelse av 24. april 2006, KOVIS vs HOVIS.

11 Annen avd. sak nr I OHIMs Første Instans avgjørelse av 11. september 2008, SILEX vs MILEX uttalte OHIM at (se side 9): Visually, both signs contain five letters, four of which are identical and in the same order, I L-E-X. The signs are therefore highly similar because they only differ in the very first letter. In German, the signs will be pronounced SI-LEX and MI-LEX, and emphasis will be placed on the first vowel sound I followed by the same strong sound ending -LEX. S and M are both consonants bit have close sounds. The rhythm of the two marks is exactly the same and their overall look and feel is similar which gives the signs and average degree of phonetical similarity. Det er videre uttalt på side 10 i samme avgjørelse at: Phonetically, though it is common argued that the beginning of a sign is the most significant element in determining whether confusion will occur, this must be judged on the facts of the case. The exact effect of differences at the beginnings of signs always depends on the specific circumstances. An overall impression of similarity may be given in cases where other features of the signs play an important role, such as their structure or their sequence of syllables (see e.g. the decisions of the Opposition Division ASPIRIN/BISPIRIN 2396/2001 and ZADOVIR and RADOVIR 90/1998). This is the case here. The effect of the body of the sign outweighs the influence of the differing first consonant, namely S- and M-. På samme måte som SILEX og MILEX er SOLVO og VOLVO bygget opp med en felles stamme, nemlig elementet OLVO. Elementet OLVO gir de to merkene samme rytme og struktur, og det er dette felles elementet som er det dominerende i begge merkene. Selv om den første bokstaven i de to merkene således er ulike er dette ikke tilstrekkelig til å skille de to merkene fra hverandre, verken visuelt eller fonetisk. For å sitere SILEX OG MILEX dommen: The effect of the body of the sign outweighs the influence of the differing first consonant, namely S- and M-. Vi ønsker også å sitere til prinsippene som ble lagt til grunn i OHIMs Første Instans avgjørelse av 23. februar 2000, DAXON vs SAXON, der det ble uttalt at (se side 5): The pronunciation of the ending AXON is common in both marks. The marks only differ in the first letters S and D. The pronunciation of these letters is different in all 11 Community languages. However, the pronunciation of the marks is not dominated by the first letter but rather by the AXON sound. No matter which language it is written in the pronunciation of the ending of both marks will be identical. Også i OHIMs Første Instans avgjørelse av 27. november 2007, DIMOR vs ZIMOR ble det lagt til grunn at den ulike førstebokstaven ikke var tilstrekkelig til å skille de to merkene tilstrekkelig fra hverandre fonetisk sett (se side 6): Visually, the marks are similar in as much as they share four identical letters out of five. The only difference is represented by the first letter of the marks D versus Z. there is a visual similarity to a medium degree.

12 Annen avd. sak nr Phonetically, the signs will be pronounced in Swedish as [DI/MOR] and [SI/MOR]. Even if the first letter were pronounced in a clearly different way, overall, there is a strong phonetic similarity between the signs. Avslutningsvis vil vi også vise til OHIMs Første Instans avgjørelse av 2. desember 2003, BLITZ vs SLITZ der det ble uttalt at (se side 5): From a phonetic point of view the signs are similar in their pronunciation. The two marks consist of an identical number of syllables. The phonetic pattern and rhythm is much the same because the identical vowels are placed next to identical consonants. The letters that do not correspond to each other are the B and S at the beginning of the marks. However, the different sound of the first letter will not change the impression that the trademarks are phonetically very similar. In particular because this difference of first letter does not change the overall phonetic pattern and rhythm of the signs. Under henvisning til de prinsippene som er lagt til grunn i de nevnte avgjørelsene anføres det at rytmen og oppbygningen av SOLVO og VOLVO er så like at de er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningen. Vi er ikke enige i Første avdelings betraktninger om at bokstavene S og V først i merkene er så ulike at de alene skiller de to merkene tilstrekkelig fra hverandre visuelt sett. På samme måte som i DIMOR vs ZIMOR saken anføres det dessuten at den fonetiske likheten uansett er så stor på grunn av den identiske stammen OLVO at den første bokstaven i merket ikke kan anses tilstrekkelig til å skille de to merkene fra hverandre. Dette gjelder i enda større grad som følge av at vokalene i de to merkene SOLVO og VOLVO er plassert på samme sted, da vokaler generelt får stor innvirkning på uttalen av ord. Denne likheten vil få større betydning i merkenes helhetsinntrykk enn de ulike førstebokstavene. Det minnes i denne sammenheng også om at VOLVO er et velkjent merke som av den grunn skal tilkjennes et vidt vern. Videre omfatter de to merkene identiske varer og tjenester, og de vil således henvende seg til samme omsetningskrets og kunne ha samme formål og utsalgssted. Det ville være i strid med etablerte prinsipper å tilkjenne det sterke merket VOLVO et så snevert vern at konkurrenter skal kunne registrere og bruke varemerker som skiller seg fra det tidligere merket kun ved én bokstav. Første Avdeling har lagt til grunn at de to merkene ikke gir felles assosiasjon da de begge vil bli oppfattet som fantasimerker. Dette betyr ikke, slik som fastslått av Første Avdeling, at merkene betydningsmessig ( ) ikke kan antas å ville kunne forveksles. I stedet betyr det at de to merkene ikke kan skilles fra hverandre på grunnlag av ulike assosiasjoner, se blant annet uttalelsene i OHIMs Første Instans avgjørelse av 9. september 2007, ZEISS vs REISS der det ble uttalt at (se side 4): Conceptually, neither of the two signs has any meaning in the relevant languages. Therefore, a conceptual comparison cannot be made. Som følge av at kravet i varemerkeloven 6 første ledd er oppfylt og som følge av at det to merkene er visuelt og fonetisk like og ikke kan skille fra hverandre på grunnlag av ulike assosiasjoner anføres det at merkene som en helhet er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningen.

13 Annen avd. sak nr Under forbehold om å fremlegge ytterligere anførsler og bevis bes det således om at beslutningen av å gjøre internasjonal registrering nr SOLVO gjeldende i Norge oppheves, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, jf. varemerkeloven 21a første ledd, 22 annet ledd. Risiko for assosiasjon jf. varemerkeloven 6 annet ledd Det skal subsidiært anføres at beslutningen om å gjøre SOLVO gjeldende i Norge er i strid med varemerkeloven 6 annet ledd og bestemmelsen om at et varemerke dessuten skal anses å være forvekselbart med et tidligere merke dersom det søkte merket ligner det tidligere merke og dersom det eldste kjennetegnet er så velkjent og har en slik anseelse i Norge at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av det velkjente merket om det andre kjennetegnet ble brukt eller registrert av en annen. Som grunnlag for dette kravet vises det til de ovenfor nevnte registreringene av VOLVO, jf. varemerkeloven 1. Det skal også vises til at VOLVO er innarbeidet her i riket, jf. varemerkeloven 2 og at den omfattende bruken av VOLVO i Norge har medført at innsiger har krav på vern mot registrering av lignende varemerker etter bestemmelsen i varemerkeloven 6 annet ledd. Vi viser i denne sammenheng til vår beskrivelse ovenfor om etableringen av VOLVO i Norge. Videre tas det forbehold om å fremlegge ytterligere dokumentasjon for innsigers krav om at VOLVO er sterkt innarbeidet og velkjent i Norge, og at innsiger har opparbeidet en betydelig goodwill for deres merke her i landet samt internasjonalt i tilknytning til de aktuelle varene og tjenestene. Det henvises som oftest til varemerkeloven 6 annet ledd i forbindelse med saker som omhandler varemerker som dekker ulike varer eller tjenester, og da under henvisning til at det eventuelt styrkede vernet også må innebære vern mot merker som ikke oppfyller kravet i varemerkeloven 6 første ledd. Det presiseres imidlertid at varemerkeloven 6 annet ledd ikke er begrenset til slike tilfeller, det vil si der man har å gjøre med en manglende varelikhet, men at den i enda større grad gjør seg gjeldende i saker der man har å gjøre med varelikhet eller vareidentitet. Poenget er at bestemmelsen gir en varemerkeinnehaver som har opparbeidet anseelse for sitt varemerke vern mot at andre tar i bruk eller registrerer varemerker som ligner på det velkjente varemerket. Lassen/Stenvik ( Oversikt over norsk varemerkerett ) forklarer denne bestemmelsen nærmere på side 327 flg. På side 327 heter det: Velkjente merker kan altså ha vern også utenfor forvekslingsrelasjonen. Som hovedvilkår for beskyttelse er i stedet oppstilt at det foreligger en urimelig utnyttelse, eller at det kan oppstå skade på det velkjente merkets anseelse. Et eksempel på en situasjon hvor de vanlige reglene om forvekselbarhet ( 4, jf. 6 første ledd) ikke strekker til, men hvor regelen i 6 annet ledd kan komme innehaveren av det velkjente varemerket til hjelp, er den hvor likheten ikke er sterk nok til at omsetningskretsen vil blande sammen kjennetegnene eller deres innehavere (risiko for direkte eller indirekte forveksling [ ]), men likevel såpass fremtredende at den gjennomsnittsforbruker som møter det yngre merket vil fremkalle det eldre, velkjente varemerket i sin erindring (risiko for assosiering). Slik assosiering kan bety at det yngre merket trekker urimelige veksler på det eldre merkets berømthet ( free riding ), samtidig som det kan føre til at det berømte merket utsettes for slitasje, og over tid får svekket sin blikkfang.

14 Annen avd. sak nr Videre heter det på side 328: Som det fremgår av ordlyden, er vareslagslikhet etter 6 annet ledd ikke en nødvendig betingelse. Til gjengjeld er vilkårene slik at forskjellen kan være mer formell enn reell. Selv om vareslagslikhet ikke kreves, kan vareslagslikheten ha betydning: Nærheten mellom vareslagene vil som regel være et viktig moment ved avgjørelsen av om det velkjente varemerket utsettes for urimelig utnyttelse eller forringelse. Som påpekt ovenfor, så omfatter SOLVO og VOLVO identiske varer. Med hensyn til det siste sitatet fra Lassen/Stenvik betyr dette altså at en eventuell krenkelse eller forringelse av VOLVO vil være mer nærliggende og således enklere å konstatere enn i de tilfellene der man har å gjøre med varemerker som omfatter ulike varer eller tjenester. Vareidentiteten må således få betydning også ved vurdering av om det foreligger en risiko for assosiasjon mellom SOLVO og VOLVO. Lassen/Stenvik uttaler altså på side 327 at man etter varemerkeloven 6 annet ledd ikke skal se på hvorvidt det foreligger en direkte eller indirekte fare for forveksling. I stedet skal man prinsipalt ta stilling til om det eldste varemerket er velkjent og har anseelse, og så subsidiært vurdere om det søkte merket ligner på det eldste merket eller om det foreligger fare for assosiasjon. Vi ønsker i denne sammenheng også å vise til Lassen/Stenvik side 328, nederst på siden, der det heter: Men læren om at kodakregelen må forstås som et rent unntak fra kravet om vareslagslikhet står ikke lenger like støtt som før. Et mindretall i 2. avdelings kjennelse i sak nr. 6823, NIR 2001 s. 284 McMOON, har uttalt at likhetene i merkenes innhold og oppbygging, og det betydelige særpreg Mc eller MAC har fått gjennom innarbeidelse, kan tale for at vilkårene i 6 annet ledd er oppfylt, (s. 288). Og i lovutkastet fra Varemerkeutredningen II er kodakbestemmelsen ( 4 annet ledd) gitt en slik utforming at den vil være et generelt unntak fra kravet om forvekselbarhet. Som følge av at VOLVO er så sterkt innarbeidet i Norge som det er, skal man altså ikke lenger spørre om det foreligger forvekslingsfare men man skal i stedet vurdere om det søkte merket ligner på det innarbeidede merket og om en registrering av dette ville kunne forringe det innarbeidede merkets blikkfang eller free-ride på dette merkets goodwill. De samme prinsipper er lagt til grunn i EU retten, se C-508/01 Adidas vs. Fitnessworld, se premiss 29 der det heter: The infringements referred to in Article 5 (2) of the Directive, where they occur, are the consequences of a certain degree of similarity between the mark and the sign, by virtue of which the relevant section of the public makes a connection between the sign and the mark, that is to say, establishes a link between them even though it does not confuse them ( ). Vi mener at Patentstyrets Første avdeling har lagt en forvekslingsvurderingsnorm til grunn for deres avgjørelse under henvisning til varemerkeloven 6 annet ledd, og som da er strengere enn det som følger av teori og praksis.

15 Annen avd. sak nr Som ovenfor nevnt, så består både det internasjonalt registrerte merket SOLVO og innsigers merke VOLVO av 5 bokstaver, hvorav den vesentlige stammen i merket (OLVO) er identisk. Det eneste som skiller de to merkene fra hverandre er den første bokstaven i merket. Vi mener at SOLVO, på grunn av den identiske oppbygningen som VOLVO, ligner på VOLVO og under enhver omstendighet skaper assosiasjoner til dette velkjente merket. Fonetisk vil det høres ut som man uttaler VOLVO med en liten vri når man uttaler SOLVO og på grunn av innsigers anseelse i det norske markedet vil det være uunngåelig å dra veksler til VOLVO når man hører eller uttaler SOLVO. Dette gjelder ikke minst på grunn av den felles rytmen og like antall stavelser som merkene innehar. På denne bakgrunn anføres det at SOLVO ligner på VOLVO og at det på grunn av de visuelle og fonetiske likhetene foreligger en reell risiko for at en gjennomsnittsforbruker som møter SOLVO vil få assosiasjoner til VOLVO. Dette gjelder i enda større grad som følge av at SOLVO omfatter varer og tjenester som er identiske med de varene og tjenestene som er omfattet av innsigers varemerkeregistreringer. Dessuten foreligger det en reell risiko for at søker, ved å velge et varemerke som er så likt det velkjente varemerket VOLVO, vil snylte på innsigers etablering av VOLVO i markedet og dessuten redusere dets blikkfang og opprinnelsesgaranti. Den årelange innsatsen som innsiger således har lagt ned i etableringen av deres merke bør på bakgrunn av rimelighetsbetraktninger beskyttes mot slik snylting, selv om Patentstyret skulle komme til at det ikke foreligger forvekslingsrisiko, se Lassen/Stenvik side 330. På bakgrunn av dette anføres det at kravet om forvekslingsfare må anses oppfylt under henvisning til at VOLVO er et velkjent merke i Norge og fordi SOLVO ligner på samt skaper assosiasjoner til det velkjente merket, jf. varemerkeloven 6 annet ledd. Atter subsidiært pekes det på at Patentstyrets Første Avdeling har, under henvisning til Høyesteretts avgjørelse i Rt side 1474, Volvoimport.no, anført at de ikke kan fastlegge rekkevidden av det vern innsiger bør tilkjennes på bakgrunn av deres bruk av VOLVO i det norske markedet. Det tas forbehold om å fremlegge dokumentasjon som viser at VOLVO er tilstrekkelig innarbeidet og kjent i Norge og i en slik grad at det under enhver omstendighet må anses å omfatte de varene og tjenestene som SOLVO omfatter og som må anses å ha nærhet til innsigers kjernevirksomhet. Vi viser i denne sammenheng til at SOLVO søkes beskyttet for varer og tjenester forbundet med transportterminaler, radio utstyr og lagrings- og container terminaler, det vil si varer eller tjenester som er forbundet med eller inkluderes i de varene og tjenestene som VOLVO er velkjent og brukes for. Under henvisning til dette bes det således om at beslutningen om å gjøre det internasjonalt registrerte merket gjeldende i Norge oppheves, jf. varemerkeloven 6 annet ledd, jf. varemerkeloven 21a første ledd, 22 annet ledd. Det tas forbehold om å fremsette ytterligere anførsler og bevis."

16 Annen avd. sak nr Gjenparter av innsigers klage ble 20. februar 2009 oversendt både til registreringsinnehaver og hans fullmektig / representant. Ved svarfristens utløp 20. mai 2009 var det ikke registrert innkommet noen imøtegåelse hverken fra registreringsinnehaveren eller hans fullmektig. I nytt innlegg av 22. juli 2009, med en rekke vedlegg, uttaler innsigers fullmektig: "Vi viser til ovennevnte sak og vår anke på vegne av Volvo Trademark Holding AB (heretter kalt Volvo ) datert 17. februar Som varslet i anken etterinnleveres herved dokumentasjon for bruk av VOLVO i Norge som underbygger vår påstand om at merket er velkjent og slik at det må tilkjennes et utvidet vern, jf. varemerkeloven 2, jf. 6 annet ledd. 1. Markedsundersøkelser utført av TNS Gallup og Visendi Det skal fremlegges dokumentasjon som viser omsetning, markedsføring og etablering av VOLVO i det norske om internasjonale markedet. Som følge av at Patentstyrets Første Avdeling har anført at de ikke kan fastlegge omfanget av det utvidede vern som Volvo nyter på bakgrunn av etableringen av VOLVO som varemerke uten minst en verifiserbar, objektiv kilde har Volvo også gjennomført markedsundersøkelser i Norge for å fastlegge hvor langt det innarbeidede vernet strekker seg. Det anføres at markedsundersøkelser lik de foreliggende vil danne en objektiv, verifiserbar kilde slik Patentstyret etterlyser, da markedsundersøkelsen dokumenterer hvordan salget og markedsføringen av produktene påført det aktuelle varemerket har manifestert seg i omsetningskretsens erindringsbilde. Markedsundersøkelsen bekrefter altså ringvirkningene av omsetningen av produktene påført det aktuelle varemerket og må således være et tungtveiende bevis ved vurderingen av et merkes innarbeidelse. Vedlagt følger to markedsundersøkelser; én utført av TNS Gallup i 2007 (se bilag 1) og en utført av Visendi i februar/mars 2009 (se bilag 2). Markedsundersøkelsen utført av TNS Gallup referer seg til kjennskap av VOLVO som bilmerke sammenlignet med andre bilmerke, mens markedsundersøkelsen utført av Visendi referer seg til markedets kjennskap til VOLVO som sådan. Vi vil i det følgende gjennomgå begge markedsundersøkelsene. 1.1 TNS Gallup TNS Gallup har utarbeidet en bilindeks som viser omsetningskretsens kjennskap og totalinntrykk av ulike bilmerker, merkets evne til å være blant biler som blir vurdert ved en kjøpssituasjon, merkets evne til å bli valgt blant andre merker og merkets profil. Indeksen har som mål å se hvordan ulike bilmerker er rangert blant kjøpere ut fra deres holdning til bilene og ut fra hvordan omsetningskretsen opererer når de handler. Det er de 24 mest solgte bilmerkene som er tatt med i undersøkelsen/indeksen.

17 Annen avd. sak nr Ut fra en total vurdering av bilmerkene så kommer VOLVO på en tredje plass. Det er kun Toyota og Volkswagen som får høyere poeng. Totalvurderingen baserer seg på en sammenslåing av kjennskap, inntrykk, vurdering, preferanse og profil. Som det fremgår av undersøkelsen så ligger VOLVO på andre plass hva gjelder omsetningskretsens kjennskap til varemerket. VOLVO er således rangert som det nest beste kjente bilmerket i Norge. I forhold til inntrykk av varemerket som omsetningskretsen har ligger VOLVO på en første plass. Dette indikerer naturligvis at Volvo nyter en sterk goodwill blant den aktuelle omsetningskretsen. Videre dokumenterer markedsundersøkelsen at ved valget av bil så er VOLVO et av de tre første bilmerkene omsetningskretsen vurderer og det ligger blant de fire øverste hva gjelder profil. Også dette underbygger etableringen av VOLVO som et sterkt varemerke og som det er knyttet betydelige goodwill verdier til. Det er alminnelig kjent at Volvo knytter stor prestisje i å være kvalitetsbevisste og VOLVO er kjent for å være en kjøresikker bil av høy kvalitet. VOLVO er også rangert i markedsundersøkelsen som en av de tre beste bilene hva gleder kjøreegenskaper ( profil ). Det anføres at markedsundersøkelsen som er utført av TNS Gallup viser at VOLVO er et godt etablert bilmerke i det norske markedet, og at det scorer høyt hva gjelder omsetningskretsens positive inntrykk til varemerket sammenlignet med andre bilmerker. Markedsundersøkelsen underbygger således vår påstand om at Volvo, ved deres bruk av varemerket VOLVO, har opparbeidet en goodwill blant omsetningskretsen på bakgrunn av den bruk som har funnet sted. Det anføres at denne goodwillen, ikke minst knyttet til VOLVO som et kvalitetsmerke, står i fare for å bli misbrukt dersom man skulle tillate bruk eller registrering av varemerker som ligner på eller skaper assosiasjoner til VOLVO. En slik samtidig bruk eller registrering vil kunne forringe den goodwill som Volvo har etablert i forbindelse med sitt merke, og det vil også kunne medføre at andre markedsaktører får en urimelig enkel markedstilgang som følge av den assosiasjonen som skapes til det velkjente og etablerte merket VOLVO. 1.2 Visendi Det er anført fra Volvo sin side at VOLVO er innarbeidet som varemerke for varer som er identiske eller likeartet med de varene og tjenestene som omfattes av internasjonal registrering nr SOLVO, jf. varemerkeloven 2, jf. varemerkeloven 6 første ledd. Det er også anført at SOLVO gir assosiasjoner til VOLVO som følge av at VOLVO er velkjent og har anseelse i Norge, jf. varemerkeloven 6 annet ledd. For å underbygge disse påstandene har Volvo utført en markedsanalyse via selskapet Visendi, se Undersøkelsen er utført via e-post og til et utvalg av Visendis respondenter. Datagrunnlaget er landsrepresentativt, da respondentene er lokalisert i hele Norge. Respondentene omfatter både menn og kvinner og dekker alderstrinnene 16 til 55 år og eldre, og representerer alt fra skoleungdom til høyere utdannede. Se den demografiske beskrivelsen gjengitt i markedsundersøkelsen. Det første spørsmålet som ble stilt var et såkalt uhjulpent spørsmål, også kalt top of mind. Spørsmålet som ble stilt var Hvilke bilmerker kjenner du til? og med en åpen post der respondentene skulle fylle inn de bilmerkene de først kom på. VOLVO scoret nest høyest på

18 Annen avd. sak nr dette spørsmålet, og tett etter Toyota som var det merket de fleste av respondentene skrev ned som et alternativt bilmerke. Som følge av at VOLVO blir nevnt, uten at dette blir listet opp i spørsmålsstillingen, som et av de to mest kjente bilmerkene bekrefter også at dette er et av de aller mest kjente bilmerkene vi har i Norge. Spørsmål nummer to er et såkalt hjulpent spørsmål, der respondentene fikk oppgitt en rekke bilmerker med spørsmålet Hvilke av disse bilmerkene kjenner du til?. Som det fremgår av markedsundersøkelsen kjenner 97 % av omsetningskretsen til VOLVO, og det anses derfor hevet over enhver tvil at VOLVO er etablert som et velkjent bilmerke i Norge. For å kunne angi rekkevidden av det vern Volvo har opparbeidet til sitt varemerke ønsket vi også å utføre påstandsspørsmål, det vil si spørsmål der respondenten skulle angi hvor enig eller uenig de var i de angitte påstandene. Som det fremgår på side 3 i undersøkelsen ble svarene rangert slik at svar 5-6 angir at respondenten er i stor grad enig, svar 3-4 at respondenten er i noen grad enig og svar 1-2 at respondenten i liten grad er enig. Flere enn 7 av 10 respondenter svarte at de var enige i påstanden om at Jeg knytter varemerket VOLVO så sterkt til bilprodusenten at all bruk av dette varemerket for varer beslektet med bilmarkedet ville gi meg assosiasjoner til bilprodusenten. Gjennomsnittscoret ligger på 5,2, og slik at konklusjonen blir at gjennomsnittsforbrukeren er i stor grad enig i denne påstanden. Det interessante er at flere enn 6 av 10 respondenter også var enige i påstanden om at Jeg knytter varemerket VOLVO så sterkt til bilprodusenten at all bruk av dette varemerket for varer som ikke er beslektet med bilmarkedet likevel vil gi meg assosiasjoner til bilprodusenten. 63,6 % av respondentene svarte således at de i stor grad var enige i at en bruk av VOLVO på varer som ikke var tilknyttet bilmarkedet likevel ville få dem til å tenke på Volvo som det kommersielle opphav. Til sammenligning av kun 10,5 % av respondentene uenige i denne påstanden. Dette viser etter vår oppfatning at VOLVO har et vern som strekker seg utover bilmarkedet og til produkter som ikke er beslektet med slike varer. Dette må for det første bety at Volvo har et vern for VOLVO for varegrupper som kan ha en tilknytning til bilmarkedet, slik som for eksempel software (kjørecomputere m.m.), transportsystemer, biltelefoner/talesystemer for kjøretøy, samt reparasjon av slike produkter. Det gjøres oppmerksom på at det anmeldte SOLVO merket omfatter akkurat slike varer og tjenester. Videre innebærer resultatene i markedsundersøkelsen at omsetningskretsen er så kjent med varemerket VOLVO at de vil forbinde dette merket med bilprodusenten uavhengig av varetype. Dette innebærer således at VOLVO er innarbeidet for varer utover bilmarkedet (jf. varemerkeloven 2), at det nyter et utvidet vern for varer eller tjenester som ikke er omfattet av deres varemerkeregistreringer (jf. varemerkeloven 6 første ledd) samt at det har en goodwill som er beskyttelsesverdig i forhold til ikke bare forvekselbare merker, men også merker som kan skape en assosiasjon til det velkjente merket (jf. varemerkeloven 6 annet ledd). Det fremgår videre av markedsundersøkelsen at gjennomsnittsforbrukerens kjennskap til VOLVO ikke kun er tilknyttet bilprodukter men også tjenester forbundet med kjøretøy. Som det fremgår svarte 7 av 10 av respondentene at de i stor grad var enige i at Jeg knytter varemerket VOLVO så sterkt til bilprodusenten at all bruk av dette varemerket for tjenester beslektet med bilmarkedet ville gi meg assosiasjoner til bilprodusenten.

19 Annen avd. sak nr av 10 av respondentene, det vil si 62 % av de spurte, var dessuten enige i at en bruk av VOLVO for tjenester som ikke var beslektet med bilmarkedet ville gi dem assosiasjoner til bilprodusenten. Basert på de aktuelle svarene som fremkommer av undersøkelsen anføres det derfor at VOLVO har et vern som er så sterkt at det må omfatte alle varer og tjenester, uavhengig av om de er tilknyttet bilmarkedet eller ikke. Under enhver omstendighet må vernet strekkes så langt at det omfatter varer og tjenester som ikke er direkte tilknyttet bilmarkedet men som likevel har en viss nærhet til de varer og tjenester som tilbys i bilmarkedet. I denne sammenheng må tas hensyn til at bilmarkedet i seg selv omfatter en rekke produkter og tjenester, slik som support, transport og lagring, software, personbiler, busser, gravemaskiner, reparasjon, verkstedsvirksomhet, interiør, eksteriør, varer og tjenester utviklet med tanke på miljøvennlige produkter/formål, opplæring innen de samme bransjene, med mer, og at vernet for VOLVO således må omfatte varer og tjenester som kan ha tilknytning til slike produkter. Det anføres således at Patentstyret har en objektiv verifiserbar kilde, som sammen med uttalelsene i Høyesteretts dom av 7. oktober 2004, Rt side 1474 Volvoimport.no, hvor det ble lagt til grunn at det var ubestridt at VOLVO i utgangspunktet oppfyller kravene til Kodakvern, danner grunnlag for at VOLVO er et sterkt innarbeidet varemerke i Norge som må tilkjennes et vern mot forvekselbare varemerker som omhandler varer eller tjenester som er indirekte tilknyttet bilmarkedet eller kan ha en sammenheng med dette og slik bilmarkedet er definert ovenfor, samtidig som vernet også strekkes ut til å omfatte vern mot merker som ikke nødvendigvis er forvekselbare med VOLVO men som i alle fall skaper en assosiasjon til dette merket. På bakgrunn av dette bes det om at beslutningen av å gjøre SOLVO gjeldende i Norge oppheves. 2. Ytterligere dokumentasjon for bruk av VOLVO i Norge Som ovenfor nevnt så har bruken av VOLVO resultert i det kjennskap til varemerket som fremkommer av de vedlagte markedsundersøkelsene. For ytterligere å dokumentere den bruk som har funnet sted av VOLVO, og for hvilke varer og tjenester denne bruken refererer seg til, skal det i det følgende vedlegges ytterligere dokumentasjon for Volvo sitt krav om innarbeidelse og utvidet vern. Bruksdokumentasjonen referer seg til VOLVO som varemerke på personbiler, lastebiler, gravemaskiner, transportinformasjonssystem, ettermarkedstjenester, software, teknologiske løsninger, sjåføropplæring, brukte lastebiler og miljø. Som det fremgår av bilag 3 så har Volvo distributører i hele landet. Den innarbeidelse som har funnet sted referer seg således til hele det norske markedet. Som følge av ferieavvikling i Volvo sine distributører i Norge så har vi foreløpig ikke kunne samle inn salgs- og markedstall for de ulike avdelingene, men vi vil etterinnlevere en oversikt over omsetning og markedsføringsutgifter så snart som mulig og like over sommeren. I bilag 4 følger eksempler på annonser som har blitt benyttet ved markedsføring av Volvo Personbiler. Som det fremgår av dokumentasjonen er sikkerhet og ekstrautstyr noe av det som fremheves spesielt i forbindelse med bilen. Det nevnes for eksempel at Standardutstyret City Safety vil forhindre og minske risiko for ulykker, og det ramses opp en rekke produkter som følger med bilen, slik som klimaanlegg, cruise control, kjørecomputere, fjernkontroll for stereo i

20 Annen avd. sak nr rattet, air conditioning system, Intellegent Driver Info System, Dynamic Stability and Traction Control, regnsensorer, alarmer, brilleholdere, barnesikringer, servostyring, kollisjonsputer og barneseter. Det fremstår som naturlig for den alminnelige sluttbruker at det er Volvo selv som produserer disse varene, og bruken av VOLVO eller lignende merker for slike produkter vil derfor også falle inn under den enerett som Volvo har i form av sine registreringer og innarbeidelse av VOLVO navnet. Det anføres at de varene som SOLVO omfatter i klasse 9, 37, 38 og 42 overlapper med de varene som Volvo tilbyr, nemlig software og teknologi tilknyttet kjøretøyene. Det foreligger derfor direkte konflikt mellom de varer og tjenester som er dekket av det anmeldte merket og de varer og tjenester som faller inn under Volvo sitt markedssegment. Annonsene som er vedlagt som bilag 4 referer seg til perioden , se datoangivelsen på de ulike annonsene. Videre vedlegges det som bilag 5 en oversikt og vedlegg som viser bruk av VOLVO på lastebiler, som transportinformasjonssystem, ettermarkedstjenester, sjåføropplæring, brukte lastebiler, miljø samt henvisning til generelle magasiner. SOLVO omfatter computer control systems for storage complexes and container terminals, implementation and maintenance of computer control systems for transportations og installation, maintanance and repair of radio equipment i klasse 38 og generelt software i klasse 9. Det anføres at disse varene er direkte overlappende med de varene som VOLVO er kjent for, og at det derfor foreligger konflikt mellom de to merkene. Bilag 5 viser at Volvo har sterke kommersielle interesser knyttet til lastebiler og transport, samt by- og regionaldistribusjon. I den sammenheng vises det til at Volvo legger stor vekt på å tilby lastebiler som har et optimalt førermiljø, kontorplass for føreren, onlineverktøy for effektiv kjøretøyadministrasjon samt elektroniske fjernkontroller for lasting og lossing. Videre har de systemer for effektiv transport og kommunikasjon mellom fører, sentral og kunder og har teknologiske løsninger som skal gjøre fraktingen mer effektiv og lønnsom. De har også teknologi som reduserer miljøbelastningen. Videre benyttes VOLVO for kommunikasjonssystem som forenkler transport. DYNAFLEET produktet er et eksempel på et internettbasert kommunikasjonssystem som kan benyttes blant annet i busser, og utgjør et supplement til telefoner. Kommunikasjonssystemet fungerer også som en transportplanlegger, og kan gi rapporter om alt fra drivstofforbruk, kjørelengde, miljø, serviceplan, melinger / e-poster mellom brukere, kart, føreraktivitet og administrasjon. De transportinformasjonssystemene som Volvo har utviklet sammenfaller altså med de varene som SOLVO er søkt beskyttet for. Bilag 5 gir også en oversikt over de ettermarkedstjenester som Volvo tilbyr og som viser omfanget av det man må definere som bilmarkedet. Det vil føre for langt å ramse opp alle produktene som nevnes i dokumentasjonen, men vi viser til de vedlagte brosjyrene som omhandler alt fra førerhus til stoler og lufttørkere. Avslutningsvis gir bilag 5 en oversikt over de tjenester som Volvo tilbyr i tillegg til den rene utviklingen og produksjonen av de aktuelle produktene. Dette underbygger påstanden om at VOLVO er innarbeidet for og nyter vern for en rekke tjenester som ikke bare er direkte tilknyttet salg og produksjon av kjøretøy.