Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 26. oktober 2010

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Søknad nr Søker: Elbo Inc, Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 26. oktober 2010 Foreliggende sak gjelder klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 23. oktober 2006, hvorved søknad om registrering av ordmerket EB GAMES ble avslått. Gjenpart av avgjørelsen ble sendt søkers fullmektig samme dag. Nevnte varemerke er søkt registrert for følgende tjenester: Klasse 35: Klasse 41: Postordre-, online- og detaljisthandelstjenester vedrørende barneleker, leketøy og barnebøker, videobånd og -kassetter for barn, CD'er og lydbånd, interaktive leker og leketøy, puslespill og brettspill, plysjleker og -leketøy, utkledningstøy, barnekunst og -kunsthåndtverk, samt utstyr for frembringelse av barnekunst og -kunsthåndtverk, vitenskaps- og naturgjenstander, datahardware, software og periferiutstyr, datamaskinrelaterte møbler og datarelatert utstyr, hardware, software og tilbehør for videospill, elektroniske brettspill, håndholdt underholdningshardware og -software, forbrukerrelatert diskhardware og -software, forbrukerelektronikk og relatert tilbehør, bøker, magasiner og blader. Utleie av video- og dataspill; online utleie av dataspill; data- og videospillklubbtjenester, herunder en medlemsklubb eller medlemsorganisasjon for video- og dataspillentusiaster som tilbyr kreditt, poengoppsamling eller prisavslag på kjøp og tradisjonell og online leie av video- og dataspill, kreditt, poengoppsamling eller prisavslag på videospillmagasiner, gratis demonstrasjon av video og dataspill, nyheter og evaluering vedrørende video- og dataspill, samt andre liknende fordeler til sine medlemmer. Under saksbehandlingen i Første avdeling ble anført at det søkte merket EB GAMES er egnet til å forveksles med det kombinerte merket EB (gjengitt nedenfor), reg. nr ( ), registrert for varene "avspillere for kompakt-plater sammenkoblet med billedmonitor; innspilte og uinnspilte optiske plater til bruk i slike avspillere" i klasse 9, og at En avgjørelse fra Patentstyrets annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd.

2 Annen avd. sak nr merket EB GAMES således er uregistrerbart i medhold av bestemmelsen i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd. Reg. nr ( ) Med hensyn til partenes anførsler for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd og 1 tredje ledd. Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EF-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro- Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea! og nr. 7092, Handi. Vareslagslikhet: Søkers fullmektig fremhever at merkene har ulike varefortegnelser og at de i realiteten ikke vil krysse med hverandre. Patentstyret er ikke enig i dette argumentet. Det motholdte merket er registrert for "innspilte og uinnspilte optiske plater" og "avspillere for kompakt-plater sammenkoblet med billedmonitor" i klasse 9. "Innspilte optiske plater" er en forholdsvis vid betegnelse som omfatter optiske plater med forskjellige typer lagret software, jf. for eksempel dataspill og videospill, postordrehandel med slike varer i klasse 35, samt utleie av video- og dataspill i klasse 41. Videre vil "avspillere for kompakt-plater" i det motholdte merkets varefortegnelse være en så vid angivelse at det omfatter alle typer avspillere som kan spille av innholdet på kompakt-platene, jf. for eksempel dataspillhardware og videospillhardware.

3 Annen avd. sak nr "Utleie av video- og dataspill; online utleie av dataspill" i klasse 41 i søkers merke vil være en likeartet tjeneste som varene det motholdte merket gjelder for. Det foreligger etter dette vareog tjenesteslagslikhet, jf. varemerkeloven 6 første ledd for noen av de tjenestene merket søkes registrert for. Kjennetegnslikhet: Fullmektigen anfører videre at det ikke foreligger kjennetegnslikhet ved at merkene er forskjellige både fonetisk, visuelt og begrepsmessig. Patentstyret kan ikke si seg enige i denne vurderingen. Etter vårt syn vil ordelementet GAMES være et svakt merkeelement da GAMES er engelsk for "spill" og dermed vil være beskrivende for blant annet postordretjenester vedrørende dataspill, videospill og utstyr som er direkte knyttet til slike spill. Det er merkeelementet EB som tilfører det søkte merket særpreg. Bokstavene EB i det søkte merket og figurelementet EB i det registrerte merket, vil være de distinktive elementene i den forvekselbarhetsvurderingen som foretas. Det vil på denne bakgrunn foreligge en stor grad av fonetisk og visuell likhet mellom merkene. Søkers fullmektig fremhever at EB i det motholdte merket betyr "elektronisk bok". Vi kan ikke se at det er grunnlag for å påstå at det registrerte merket har betydningen "elektronisk bok", dette særlig hvis merket brukes i sammenheng med salg av for eksempel dataspill og videospill. Fullmektigen viser til at det søkte merket er registrert som EF-varemerke og at denne registreringen eksisterer ved siden av innehavers tidligere registrerte EF-varemerke. Det faktum at det søkte merket er registrert som et EF-varemerke kan ikke få betydning for forvekselbarhetsvurderingen som skal foretas i denne saken. Den europeiske varemerkemyndigheten OHIM foretar ikke av eget tiltak forvekselbarhetsvurdering i forhold til allerede registrerte EF-varemerker. Denne vurderingen blir først aktuell hvis innehaver av det eldre registrerte EF-varemerket innleverer en innsigelse. Uansett om varemerkemyndigheten har foretatt forvekselbarhetsvurderingen eller ikke, kan en slik avgjørelse ikke tillegges avgjørende vekt i denne saken. Det er en konkret vurdering som må foretas i forhold til den norske gjennomsnittsforbruker og et annet utfall hos oss kan ikke ses på som et uttrykk for manglende europeisk rettsenhet. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte merket, sett i forhold til tjenestene merket søkes registrert for, vil henvende seg til helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren", hvor merkebevisstheten ikke anses å være spesielt høy. I forhold til vurderingen av reg. nr , NB NORDIC BOND, er denne avgjørelsen vurdert, men ikke tillagt avgjørende vekt. I denne saken var det to kombinerte ord- og figurmerker, søkt registrert/registrert for helt andre varer, som dannet grunnlaget for forvekselbarhetsvurderingen. Vurderingen anses derfor ikke tilstrekkelig analog med denne saken. Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at det søkte merket EB GAMES er egnet til å forveksles med registrering nr , det kombinerte merket EB, merket er således ikke registrerbart i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Søker har avslått registrering med begrenset varefortegnelse, og merket nektes således registrering i sin helhet. Beslutning: Merket nektes registrert jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6."

4 Annen avd. sak nr Søkers klage over Første avdelings avgjørelse innkom den 21. desember Klageavgift er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 25. januar 2007, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler søkers fullmektig: "Vi viser til Patentstyrets avgjørelse av 23. oktober 2006 i ovennevnte sak, hvorved søkers varemerke ble fastholdt egnet til å fremkalle forveksling med norsk varemerkeregistrering nr figurmerket (angivelig EB), og således nektet registrering i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Det kan ikke ses at søkers varemerke er egnet til å fremkalle forveksling med den anførte registreringen i henhold til gjeldende lovgrunnlag og praksis. Følgelig vil vi herved, på vegne av vår klient, Elbo Inc., Wilmington, Delaware, USA, påklage Patentstyrets Første avdelings avgjørelse inn for Patentstyrets Annen avdeling, jfr. varemerkeloven, 22 første ledd, 22a første ledd, jfr. 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Nærværende klage begrunnes med at søkers varemerke ikke kan anses forvekselbart med den anførte registreringen, og at Patentstyrets Første avdeling således har tilkjent reg. nr et uhjemlet bredt vern og anlagt en for stringent norm ved forvekselbarhetsvurderingen. Søkers varemerke skal anføres ikke egnet til å forveksles med den anførte registreringen, og dermed fullt ut registrerbart i Norge. For det første anføres at Patentstyrets Første avdeling i for liten grad har sett hen til forskjellene mellom merkenes helhetsinntrykk, herunder det registrerte merkets klare figurpreg som tilnærmelsesvis medfører at merket fremstår et rent figurmerke. Isteden synes det som Første avdeling har foretatt en ren forvekselbarhetsvurdering av bokstavkombinasjonen EB etter å ha konkludert med at det registrerte merket består av denne bokstavkombinasjonen i en figurativ utforming. Fra søkers ståsted kan det synes som Første avdeling har basert forvekselbarhetsvurderingen alene på det forhold at det søkte merket inneholder bokstavkombinasjonen EB. Vi mener at Patentstyrets nektelsesgrunnlag skyldes en for streng anvendelse av varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, og at Første avdeling har tilkjent det tidligere registrerte merket er for bredt vern med tanke på særpreg og merkelikhet. Den anførte registreringen består av bokstaven E i hvitt mot en svart bakgrunn formet likt bokstaven B. Det er imidlertid ikke åpenbart at merket gjenspeiler bokstavkombinasjonen EB. Like nærliggende er det at en gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket som bokstaven E mot en svart, stilisert bakgrunn, eller som bokstavkombinasjonen BE. Uansett anføres at det helhetsinntrykk som skapes gjennom den anførte registreringens figurutforming ikke uvesentlig skiller seg fra søkers varemerke EB GAMES. Den motholdte registreringen ble dessuten registrert hos Patentstyret på et tidspunkt da tobokstavskombinasjoner ikke ble ansett særpregede som sådan, og det virker noe uforutsigbart om den senere utvikling i Patentstyrets praksis skal medføre at den anførte registreringen oppnår et bredere vern enn den hadde på registreringstidspunktet. Uansett vil dette faktum antyde at vernet for tobokstavskombinasjoner må anses snevert, og særlig

5 Annen avd. sak nr snevert vil dette vernet være for et sterkt figurpreget merke, hvor bokstavkombinasjonen ikke engang fremstår som utvetydig. Vi minner i denne sammenheng om at søkers merke skal bedømmes slik det er søkt, og ikke i forhold til mulige figurutforminger av merket som ligner utformingen i den anførte registreringen. En slik bruk av søkers merke vil det være opp til domstolene å ta stilling til i et eventuelt inngrepssøksmål. En annen situasjon ville være dersom det eldste merket var et rent ordmerke, som i utgangspunktet gir vern mot enhver figurativ utforming av samme ord (bokstavkombinasjon). I foreliggende sak er imidlertid det eldste merket et figurmerke, som ikke uten videre gir vern mot andre utforminger av samme eller lignende ord/bokstavkombinasjoner, herunder i ren tekst. Videre skal det påpekes at søkers varemerke omfatter tjenester i klasse 35 og 41, mens den anførte registreringen omfatter innspilte og uinnspilte optiske plater, samt avspillere for slike i klasse 9. Til tross for at søkers varemerke omfatter detaljhandel og utleie av lignende produkter foreligger det en vesensforskjell mellom registreringsinnehavers produkter, og tjenesten å tilby lignende produkter for salg/utleie. Vi vil således hevde at Første avdeling ikke har tatt tilbørlig hensyn til forskjellene mellom søkers og registreringsinnehavers tjenester/produkter ved den helhetsbedømmelse av merke- og vareslagslikhet som forutsettes å ha funnet sted. Etter søkers oppfatning vil det ikke fremstå som nærliggende for en alminnelig forbruker å anta at søkers tjenester har en kommersiell forbindelse til registreringsinnehavers produkter som følge av merkenes felles elementer. Langt mindre vil en slik forbruker ta feil av registreringsinnehavers produkter og søkers tjenester. At det foreligger en viss mulighet for assosiasjon mellom merkene er ikke tilstrekkelig til å statuere forvekselbarhet i forhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Basert på det ovennevnte, og de tidligere anførsler som er fremsatt for Patentstyrets Første avdeling ber vi om at Annen avdeling omgjør Første avdelings avgjørelse, og tar søkers varemerke opp til registrering. Alternativt bes saken hjemvist til Første avdeling for registrering. Det tas forbehold om å fremme ytterligere grunnlag eller anførsler i saken." Den 28. desember 2009 sender Annen avdeling følgende brev til søkers fullmektig: "Saken har vært behandlet i 2. avdelings møte mandag den 14. desember Utvalget er i motsetning til 1. avdeling kommet til den konklusjon at ordmerket EB GAMES ikke er egnet til å forveksles med det tidligere registrerte kombinerte merket EB, reg. nr , og at merket følgelig ikke er uregistrerbart i medhold av varemerkelovens 14 første ledd nr. 6. Etter de foreløpige drøftelser er derimot utvalget kommet til at ordmerket EB GAMES må nektes registrert i medhold av varemerlelovens 13 første ledd første punktum, da merket synes å mangle den grad av særpreg som kreves for registrering. Bokstavkombinasjonen EB mangler kjennetegnsrettslig særpreg for de aktuelle produkter, og

6 Annen avd. sak nr tilføyelsen av det varebeskrivende ordet GAMES er ikke tilstrekkelig til å tilføre merket som helhet den nødvendige grad av særpreg. Til å besvare dette brevet, innrømmes frist til mandag den 1. mars Det må påregnes at saken tas opp til avgjørelse på det grunnlaget som foreligger ved svarfristens utløp." I svarbrev av 26. februar 2010 uttaler søkers fullmektig: "Vi viser til Patentstyrets Annen Avdelings uttalelse av 28. desember 2009 i ovennevnte sak. I uttalelsen meddeles det innledningsvis at utvalget i Annen Avdeling er kommet til den konklusjon at ordmerket EB GAMES ikke er egnet til å forveksles med det tidligere registrerte, kombinerte merket EB, reg. nr , og at merket følgelig ikke er uregistrerbart i medhold av varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Det fremgår imidlertid også at utvalget etter foreløpige drøftelser er kommet til at søkers merke må nektes registrert i medhold av varemerkeloven 13 første ledd første punktum. Utvalget anser øyensynlig at søkers merke mangler den nødvendige grad av kjennetegnsrettslig særpreg, uten at det gis noen nærmere begrunnelse i så henseende. Det kan dermed synes som Annen Avdeling har til hensikt å fatte en avgjørelse i saken, med konklusjon om at søkers merke er uregistrerbart i henhold til sistnevnte bestemmelse. Fra søkers side settes det spørsmålstegn ved de forvaltningsrettslige sider ved en slik håndtering av saken, uten at det forventes at Patentstyret selv vil ta stilling til dette, jfr. bl.a. Annen Avdelings avgjørelse av 20. desember 2004 (S 380). Det skal imidlertid fremheves at Annen Avdeling i foreliggende sak reiser innvendinger mot merkets registrerbarhet på annet grunnlag enn tidligere anført i saken, etter at denne er fullt prøvet i forhold til det første anførte grunnlag for Patentstyrets første avdeling, og mer enn tre år etter at første avdelings avgjørelse i saken forelå. Søker har i løpet av de snart syv årene siden søknaden ble innlevert lagt ned betydelig arbeid og kostnader i saken, bl.a. i forbindelse med tre realitetsuttalelser og en avgjørelse fra Patentstyrets første avdeling, samt klage over første avdelings avgjørelse til Annen Avdeling. I slike tilfeller må det forventes at Annen Avdeling har særlig gode grunner for å anføre et nytt nektelsesgrunnlag i saken, noe som ikke kan ses å være tilfellet i vedkommende sak. Det skal også påpekes at Annen Avdeling, ved å fremme et nytt nektelsesgrunnlag i saken på et så sent tidspunkt i saksbehandlingen, effektivt fratar søker muligheten til å få prøvet dette nektelsesgrunnlaget på en grundig måte. Særlig gjelder dette når det ikke gis noen materiell begrunnelse for utvalgets synspunkt, utover at bokstavkombinasjonen EB mangler kjennetegnsrettslig særpreg for de aktuelle produkter, og skjematisk tilføyes at tilføyelsen av det varebeskrivende ordet GAMES er ikke tilstrekkelig til å tilføre merket som helhet den nødvendige grad av særpreg. Etter hva vi kan forstå anser ikke utvalget at bokstavkombinasjonen EB er beskrivende for de tjenester som er omfattet av varefortegnelsen. Synspunktet må da altså være at varemerket EB GAMES som helhet, er uegnet til å oppfattes som kjennetegn, eller altså uegnet til å skille

7 Annen avd. sak nr søkers tjenester fra andres og dermed tjene som indikator for kommersiell opprinnelse for de aktuelle tjenestene. Søker har vanskelig for å akseptere dette synspunktet all den tid kjennetegnet EB GAMES over en årrekke og med stor suksess er brukt som navn på en internasjonal kjede av dataspillbutikker, herunder i Norge, uten at det er observert noen problemer hos kundemassen eller konkurrenter i så henseende. Utvalgets synspunkt blir imidlertid vanskelig å tilbakevise når det er så sparsommelig begrunnet. Dog stiller søker seg uforstående til at bokstavkombinasjonen EB anses å være uten adskillende evne, all den tid bokstavene i denne sammensetningen ikke anses å stå i et beskrivende forhold til de aktuelle tjenestene. Bokstavkombinasjonen EB utgjør én av 1682 (2 x 29 2 ) mulige, unike tobokstavskombinasjoner fra det norske alfabetet, og det synes søkt å hevde at en gjennomsnittlig forbruker ikke vil være i stand til å oppfatte slike bokstavkombinasjoner som en indikator for kommersiell opprinnelse for de aktuelle tjenestene, med mindre han/hun da oppfattet kombinasjonen som beskrivende for de aktuelle tjenestene. Utvalget synes imidlertid ikke å anføre at søkers merke er beskrivende (varemerkeloven 13 første ledd annet punktum), og søker er uansett ikke kjent med at bokstavkombinasjonen skulle stå i et beskrivende forhold til noen eller alle av de omsøkte tjenestene, eller oppfattes slik av relevante forbrukere. Søker er kjent med at tobokstavsmerker tidligere var ansett for å være uregistrerbare ut fra samme begrunnelse som enkeltbokstaver, altså at tilfanget var så knapt at det var et generelt friholdelsesbehov for dem. Denne praksisen er imidlertid forlengst forlatt, og tobokstavsmerker har i en årrekke vært ansett som fullt ut registrerbare. Patentstyrets gjeldende praksis forstås slik at tobokstavsmerker som ikke er beskrivende, er fullt ut registrerbare. I henhold til denne praksisen, som for øvrig også legges til grunn av OHIM, må elementet EB anses som særpreget alle den tid det ikke er beskrivende. Merket som helhet må da anses registrerbart så lenge det særpregede elementet ikke spiller en helt neglisjerbar rolle i helhetsinntrykket, hvilket neppe kan anses å være tilfellet i foreliggende sak. Utvalgets anførsel i foreliggende sak synes dermed å være i strid med Patentstyrets (og OHIMs) faste og langvarige praksis vedrørende tobokstavsmerkers særpreg, hvilket svekker søkers forutsigbarhet i saken. En nektelse basert på at bokstavkombinasjonen EB mangler særpreg i henhold til varemerkeloven 13 første ledd første punktum synes derfor å være i strid med det forvaltningsrettslige prinsipp om likebehandling, og vil særlig i lys av sakens utvikling virke urimelig overfor søker. Det kan også tilføyes at ordmerket EB GAMES er registrert i Australia, Canada, EU, Mexico og USA, uten at det så vidt kjent er reist innvendinger mot merkets iboende særpreg. Kopier av registreringsbevis vedlegges, til Patentstyrets orientering. Det er fra 2002 og frem til i dag etablert et femtitalls butikker under kjedenavnet EB Games i Norge. Bare i Osloområdet drives det i dag 10 spillbutikker som benytter eller frem til nylig har benyttet kjennetegnet EB Games, bl.a. på Gunerius (Storgata 32), Byporten Shopping (Jernbanetorget 6), i Karl Johansgate 6B, Østbanehallen, Aker Brygge, og Storo. EB Games eies fra 2005 av Gamestop, men butikkene i Norge benytter så vidt vites fortsatt kjennetegnet EB Games knyttet til virksomheten. Til opplysning er Gamestop verdens største data- og

8 Annen avd. sak nr videospilldetaljistkjede, med mer enn utsalgssteder fordelt på 17 land. Disse utsalgsstedene drives under navnene Gamestop, EB Games og Electronics Boutique, jfr. vedlagte utskrifter fra hjemmesidene og For ordens skyld skal det ikke bestrides at ordet GAMES isolert sett står i et beskrivende forhold til flere av de produkter som søkers tjenester i klasse 35 og 41 relaterer seg til, men det skal anføres at sammensetningen av bokstavkombinasjonen EB og ordet GAMES tilfører et visst særpreg til merket som helhet, og at det er det merkets helhetsinntrykk som skal vurderes i forhold til varemerkeloven 13 første ledd første punktum, sett hen til hver og én av de omsøkte tjenester. Som fremhevet ovenfor er det uansett søkers oppfatning at elementet EB alene oppebærer tilstrekkelig grad av særpreg i henhold til varemerkeloven 13 første ledd første punktum, og sett hen til dette elementet fremtredende posisjon i merket må dermed varemerket EB GAMES anses tilstrekkelig særpreget for registrering. I lys av ovennevnte vil vi henstille til Patentstyrets Annen Avdeling om å ta søkers varemerke opp til registrering." Den 21. april 2010 sender Annen avdeling følgende brev til søkers fullmektig: "Saken har vært behandlet på ny i Annen avdelings møte mandag den 19. april Etter en fornyet vurdering finner utvalget å kunne frafalle henvisningen til varemerkelovens 13 første ledd som registreringshindrende. Utvalget finner derimot at ordmerket "EB GAMES" bare kan registreres ved siden av det tidligere registrerte kombinerte merket "EB", reg. nr , dersom tjenestefortegnelsen begrenses til "postordre-, online- og detaljisthandelstjenester vedrørende barneleker, leketøy og barnebøker, puslespill og brettspill, plysjleker og -leketøy, utkledningstøy, barnekunst og -kunsthåndtverk, samt utstyr for frembringelse av barnekunst og -kunsthåndtverk, vitenskapsog naturgjenstander, bøker, magasiner og blader" i klasse 35, jf. bestemmelsen i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd. Til å besvare dette brevet, herunder å sende inn en ny begrenset tjenestefortegnelse, innrømmes frist til fredag den 21. mai Det må påregnes at saken tas opp til avgjørelse på det grunnlaget som foreligger ved svarfristens utløp." I svarbrev av 11. mai 2010, vedlagt gjenpart av brev til Første avdeling av 10. mai 2010, inneholdende begjæring om deling av nærværende søknad samt ny varefortegnelse for den avdelte søknaden og ny begrenset varefortegnelse for nærværende søknad, uttaler søkers fullmektig:

9 Annen avd. sak nr "Vi viser til Annen avdelings uttalelse av 21. april I lys av denne uttalelsen har søker besluttet å dele søknaden, hvilket ble gjort i anmodning til Patentstyret ved brev av 10. mai 2010, se vedlegg. Som det vil fremgå videreføres søknaden for så vidt gjelder Postordre-, online- og detaljisthandelstjenester vedrørende barneleker, leketøy og barnebøker, puslespill og brettspill, plysjleker og -leketøy, utkledningstøy, barnekunst og -kunsthåndtverk, samt utstyr for frembringelse av barnekunst og -kunsthåndtverk, vitenskaps- og naturgjenstander, bøker, magasiner og blader i klasse 35. Vi ber dermed om at denne videreførte søknaden tas opp til registrering, slik dette er antydet i Annen avdelings uttalelse av 21. april. Hva gjelder den avdelte søknaden vil vi komme tilbake med nærmere besvarelse i løpet av kort tid." Fra den vedlagte delingsbegjæringen av 10. mai 2010 hitsettes: "Vi viser til ovennevnte varemerkesøknad, og anmoder Patentstyret om å dele søknaden slik: 1) Foreliggende søknad videreføres for så vidt gjelder Postordre-, online- og detaljisthandelstjenester vedrørende barneleker, leketøy og barnebøker, puslespill og brettspill, plysjleker og -leketøy, utkledningstøy, barnekunst og -kunsthåndtverk, samt utstyr for frembringelse av barnekunst og -kunsthåndtverk, vitenskaps- og naturgjenstander, bøker, magasiner og blader i klasse 35 2) For så vidt gjelder angivelsene Postordre-, online- og detaljisthandelstjenester vedrørende videobånd og -kassetter for barn, CD'er og lydbånd, interaktive leker og leketøy, datahardware, software og periferiutstyr, datamaskinrelaterte møbler og datarelatert utstyr, hardware, software og tilbehør for videospill, elektroniske brettspill, håndholdt underholdningshardware og -software, forbrukerrelatert diskhardware og -software, forbrukerelektronikk og relatert tilbehør i klasse 35 og Utleie av video- og dataspill; online utleie av dataspill; data- og videospillklubbtjenester, herunder en medlemsklubb eller medlemsorganisasjon for video- og dataspillentusiaster som tilbyr kreditt, poengoppsamling eller prisavslag på kjøp og tradisjonell og online leie av video- og dataspill, kreditt, poengoppsamling eller prisavslag på videospillmagasiner, gratis demonstrasjon av video- og dataspill, nyheter og evaluering vedrørende video- og dataspill, samt andre liknende fordeler til sine medlemmer i klasse 41 bes disse inntatt i den avdelte søknaden. Vedlagt følger varefortegnelser for hhv. den videreførte og den avdelte søknaden. Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom det skulle oppstå noen spørsmål i denne forbindelse. Vi imøteser Patentstyrets tilbakemelding."

10 Annen avd. sak nr I e-post av 18. mai 2010, vedlagt ny bevarelse av Annen avdelings brev av 21. april 2010, rettet anmodning om deling av nærværende søknad og nye varefortegnelser for henholdsvis den gamle og den nyopprettede avdelte søknad, uttaler søkers fullmektig: "Vi viser til Annen avdelings uttalelse av 21. april 2010 i ovennevnte sak og våre besvarelser av 12. og 14. mai 2010, samt telefonsamtaler med Oluf Grytting Wie av sistnevnte datoer. Til orientering er det blitt inngitt ny og korrigert anmodning om deling av søknaden til Patentstyret, hvilket medfører at våre besvarelser av 12. og 14. mai kan ses bort fra ved den videre behandling av søknaden. Disse besvarelsene erstattes av vedlagte besvarelse for så vidt gjelder den videreførte delen av søknaden. Etter hva vi forstår vil den avdelte søknaden ikke være gjenstand for videre behandling i Patentstyrets Annen avdeling, og vi legger derfor til grunn at svarfristen 21. mai 2010 ikke vil gjelde for den avdelte søknaden." I det vedlagte svarbrevet av 18. mai 2010 uttaler søkers fullmektig: "Vi viser til Annen avdelings uttalelse av 21. april 2010 og vår besvarelse av 12. mai 2010, samt telefonsamtaler med Oluf Grytting Wie av 12. og 14. mai Som vi tidligere har opplyst har søker besluttet å dele søknaden, og opprinnelig anmodning om deling ble inngitt til Patentstyret 10. mai Etter samtaler med Oluf Grytting Wie er vi imidlertid blitt oppmerksomme på at den opprinnelig foreslåtte delingen av søknaden er uhensiktsmessig i forhold til den videre behandling av den videreførte søknaden. Det er derfor i dag inngitt ny anmodning om deling av søknaden, se vedlagte kopi. Vi ber derfor om at Annen avdeling ser bort fra våre besvarelser av 12. og 14. mai i saken, og isteden legger nærværende besvarelse til grunn i saken. Som det vil fremgå av vedlagte kopi omfatter foreliggende søknad etter delingen følgende tjenester: - Klasse 35: Postordre-, online- og detaljisthandelstjenester vedrørende videobånd og - kassetter for barn, CD'er og lydbånd, interaktive leker og leketøy, datahardware, software og periferiutstyr, datamaskinrelaterte møbler og datarelatert utstyr, hardware, software og tilbehør for videospill, elektroniske brettspill, håndholdt underholdningshardware og -software, forbrukerrelatert diskhardware og -software, forbrukerelektronikk og relatert tilbehør. - Klasse 41: Utleie av video- og dataspill; online utleie av dataspill; data- og videospillklubbtjenester, herunder en medlemsklubb eller medlemsorganisasjon for video- og dataspillentusiaster som tilbyr kreditt, poengoppsamling eller prisavslag på kjøp og tradisjonell og online leie av video- og dataspill, kreditt, poengoppsamling eller prisavslag på videospillmagasiner, gratis demonstrasjon av video- og dataspill,

11 Annen avd. sak nr nyheter og evaluering vedrørende video- og dataspill, samt andre liknende fordeler til sine medlemmer Etter hva vi forstår ut fra Annen avdelings uttalelse av 21. april vil Annen avdeling nekte registrering av søkers varemerke for alle ovennevnte varer, under henvisning til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, jfr. 4 og 6 første ledd, grunnet fare for forveksling med varemerkeregistrering nr Vi ber herved om at det fattes en avgjørelse i saken, som eventuelt kan ankes til domstolene i henhold til varemerkeloven 22a tredje ledd, jfr. 42 første ledd nr. 1. På vegne av søker vil vi imidlertid fastholde at søkers merke ikke er egnet til å fremkalle forveksling med det registrerte varemerket som er anført som registreringshinder i saken, og henstille til Annen avdeling om å ta tidligere anførte argumenter i saken under betraktning ved den forestående avgjørelsen. Det bes dessuten om at Annen avdeling tar særlig hensyn til følgende punkter ved sin avgjørelse i saken: Etter søkers oppfatning foreligger det kun en begrenset grad av vare- og tjenesteslagslikhet mellom den anførte registreringen og søkers varemerke. Til tross for at søkers tjenester omfatter handel, utleie og klubbtjenester relatert til produkter av lignende eller delvis overlappende karakter som de produkter den anførte registreringen omfatter, må det sies å være en vesensforskjell mellom tjenestene handel utleie og klubbtjenester knyttet til bestemte produkter, og produkter av lignende art som disse tjenestene knytter seg til. Dette medfører at kravet til kjennetegnslikhet må settes relativt høyt for at man skal kunne statuere forvekselbarhet mellom kjennetegnene. Som tidligere påpekt er det søkers oppfatning at varemerket EB GAMES skiller seg klart fra varemerket hva gjelder utseende, erindringsbilde og kommersielt inntrykk, og potensielt også uttale. Søkers merke består av bokstavkombinasjonen EB og ordet GAMES, mens det motholdte merket fremstår som en logo som riktignok kan oppfattes å utgjøre bokstavkombinasjonen EB, men som også kan oppfattes å bestå av bokstaven E mot en figurativt utformet, svart bakgrunn. Merkeelementet GAMES i søkers merke vil også bidra til å skille de aktuelle kjennetegnene fra hverandre visuelt, til tross for at ordet games står i et beskrivende forhold til de fleste av de varer som søkers tjenester relaterer seg til. Det skal også påpekes at tobokstavsmerker generelt tilkjennes et snevert vern overfor lignende kjennetegn. Som søker tidligere har argumentert for i saken utelukker ikke dette at tobokstavskombinasjoner kan ha varemerkerettslig særpreg, men vernet for slike kjennetegn kan ikke strekkes for langt. Når det registrerte merket, slik som i foreliggende sak, består av en logo hvor ikke engang bokstavkombinasjonen nødvendigvis fremkommer med tydelighet må det utvises forsiktighet med å legge til grunn et for bredt vern. Det er derfor søkers oppfatning at Patentstyret har lagt til grunn en for streng vurderingsnorm, og at merkene slik de fremstår i sin helhet kan registreres side om side, uhindret av varemerkelovens 14 første ledd nr. 6. Under henvisning til ovennevnte, samt tidligere anførte argumenter i saken skal det henstilles til Annen avdeling om å revurdere sitt foreløpige standpunkt, og ta søkers varemerke opp til registrering."

12 Annen avd. sak nr I den vedlagte rettede delingsbegjæringen av 18. mai 2010 uttaler søkers fullmektig: "Vi viser til vårt brev av 10. mai 2010 med anmodning om deling av ovennevnte varemerkesøknad, samt telefonsamtaler med Oluf Grytting Wie og Ingeborg Råsberg 14. mai Ved innsendelse av anmodning om deling av søknaden 10. mai er det skjedd en feil, som bes rettet før søknaden deles. Søknaden bes i motsetning til hva som er oppgitt tidligere delt slik at den videreføres for så vidt gjelder følgende tjenester: Postordre-, online- og detaljisthandelstjenester vedrørende videobånd og -kassetter for barn, CD'er og lydbånd, interaktive leker og leketøy, datahardware, software og periferiutstyr, datamaskinrelaterte møbler og datarelatert utstyr, hardware, software og tilbehør for videospill, elektroniske brettspill, håndholdt underholdningshardware og -software, forbrukerrelatert diskhardware og -software, forbrukerelektronikk og relatert tilbehør i klasse 35 og Utleie av video- og dataspill; online utleie av dataspill; data- og videospillklubbtjenester, herunder en medlemsklubb eller medlemsorganisasjon for videoog dataspillentusiaster som tilbyr kreditt, poengoppsamling eller prisavslag på kjøp og tradisjonell og online leie av video- og dataspill, kreditt, poengoppsamling eller prisavslag på videospillmagasiner, gratis demonstrasjon av video- og dataspill, nyheter og evaluering vedrørende video- og dataspill, samt andre liknende fordeler til sine medlemmer i klasse 41. Følgende tjenester bes inntatt i den avdelte søknaden: Postordre-, online- og detaljisthandelstjenester vedrørende barneleker, leketøy og barnebøker, puslespill og brettspill, plysjleker og -leketøy, utkledningstøy, barnekunst og -kunsthåndtverk, samt utstyr for frembringelse av barnekunst og -kunsthåndtverk, vitenskaps- og naturgjenstander, bøker, magasiner og blader i klasse 35. Vi forstår det da slik at den videreførte delen av søknaden fortsatt vil være gjenstand for behandling av Patentstyrets Annen avdeling, mens den avdelte søknaden vil bli behandlet i Patentstyrets første avdeling. Vedlagt følger nye varefortegnelser for hhv. den videreførte og den avdelte søknaden. Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom det skulle oppstå noen spørsmål i denne forbindelse. Vi imøteser Patentstyrets tilbakemelding." Den 27. mai 2010 ble faktura pålydende gjeldende avgift for deling av varemerkesøknad utstedt av Patentstyret og sendt til søkers fullmektig, jf. avgiftsforskriftens 7. Betalingsfristen var i fakturaen satt til 29. juni Avgift for deling er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 17. juni 2010; innen betalingsfristen.

13 Annen avd. sak nr Den 25. juni 2010 ble deling av søknad nr gjennomført av Patentstyret i henhold til søkers ønske, slik det er fremsatt i brevet av 18. mai Den avdelte søknad fikk det nye søknadsnummeret A, og gikk deretter rett tilbake til Første avdeling for alminnelig søknadsbehandling. Den 17. juli 2010 ble den avdelte varemerkesøknad A besluttet registrert av Patentstyret, og samtidig gitt registreringsnummer Registreringen er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 30/2010, på side 9, med publiseringsdato mandag den 26. juli 2010, og med følgende tjenestefortegnelse: Klasse 35: Postordre-, online- og detaljisthandelstjenester vedrørende barneleker, leketøy og barnebøker, puslespill og brettspill, plysjleker og -leketøy, utkledningstøy, barnekunst og -kunsthåndhåndtverk, samt utstyr for frembringelse av barnekunst og -kunsthåndtverk, vitenskaps- og naturgjenstander, bøker, magasiner og blader. Patentstyrets annen avdelings behandling av klagen over Første avdelings avslag i den opprinnelige (videreførte) varemerkesøknad nr er deretter gjenopptatt, men med tjenestefortegnelsen begrenset og presisert til: Klasse 35: Klasse 41: Postordre-, online- og detaljisthandelstjenester vedrørende videobånd og -kassetter for barn, CD'er og lydbånd, interaktive leker og leketøy, datahardware, software og periferiutstyr, datamaskinrelaterte møbler og datarelatert utstyr, hardware, software og tilbehør for videospill, elektroniske brettspill, håndholdt underholdningshardware og -software, forbrukerrelatert diskhardware og -software, forbrukerelektronikk og relatert tilbehør. Utleie av video- og dataspill; online utleie av dataspill; data- og videospillklubbtjenester, herunder en medlemsklubb eller medlemsorganisasjon for video- og dataspillentusiaster som tilbyr kreditt, poengoppsamling eller prisavslag på kjøp og tradisjonell og online leie av video- og dataspill, kreditt, poengoppsamling eller prisavslag på videospillmagasiner, gratis demonstrasjon av video- og dataspill, nyheter og evaluering vedrørende video- og dataspill, samt andre liknende fordeler til sine medlemmer. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling.

14 Annen avd. sak nr Etter varemerkelovens 16 bokstav a) kan et varemerke ikke registreres dersom bruk av merket ville krenke en annens eldre varemerkerett her i riket. Krenkelse av en eldre varemerkerett vil foreligge bl.a. dersom det registreringssøkte varemerket er egnet til å forveksles med det eldre varemerket, jf. 4 første ledd bokstav b). Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet. De to elementene kan ikke vurderes separat. Det skal foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og Annen avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C- 251/95 Sabel v. Puma (Sml s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer (Sml s. I-5507). Hvis varene eller tjenestene retter seg mot flere omsetningskretser, må risikoen for forveksling i begge eller alle omsetningskretser tas i betraktning, jf. avgjørelsen i sak C-412/05 Alcon v. Biofarma (Sml s. I-3569). Vurderingstemaet er om gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt s («pascal søtt & salt»), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnitts-forbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Han vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker (Sml s. I-4529), og han må normalt stole på det ufullstendige bilde av merkene som han har i erindringen, jf. EUdomstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml s. I-3819). Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. Etter delingen av søkerens opprinnelige søknad gjennomført 25. juni 2010, er det registrerbarheten av den opprinnelige søknaden, med endret varefortegnelse, som skal avgjøres av Annen avdeling. Som påpekt av Første avdeling er varefortegnelsen for det i saken motholdte merket såpass vid at den vil omfatte optiske plater med forskjellige typer lagret software, som f.eks. dataspill og videospill, samt hardware. I den situasjonen finner Annen avdeling at det også ved søkerens endrede varefortegnelse vil foreligge nærhet mellom de tjenester søknaden omfatter og varefortegnelsen i motholdet. Annen avdeling legger videre til grunn at det motholdte merket, til tross for figurutformingen, både visuelt og fonetisk vil oppfattes som bokstavkombinasjonen EB. Samtidig er elementet GAMES i søkerens merke rent deskriptivt for de tjenester merket er søkt registrert for. På den bakgrunn finner Annen avdeling at merket EB Games er egnet til å bli oppfattet av gjennomsnittsforbrukeren som en

15 Annen avd. sak nr variant av søkerens merke og slik sett egnet til forlede ham til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. Med andre ord legges det til grunn at det foreligger en indirekte forvekslingsfare og at motholdet er til hinder for registrering av den opprinnelige søknaden med endret varefortegnelse. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ole-A. Rognstad (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Are Stenvik (sign.)